警告函在智財權利行使上之主要作用，在於可以使無故意或無過失之侵權行為 人，因收受警告函之侵權通知而陷於故意，導致收信者若不立即停止被指控之侵權行
76 此乃起因於華康文鼎案中，公平會認定華康公司以專利侵害為由，向檢察官告發而對文鼎公司發 動搜索扣押，權利行使過當而違反公平法，其後遭到行政法院 85 年度判字第 2891 號判決認定此為 專利權人行使權利之法律程序，依公平法第 45 條規定應無該法之適用，判決撤銷其行政處分。
為，即必須擔負損害賠償責任，包含懲罰性損害賠償在內。以專利案件為例，依照筆 者對於智慧財產法院成立至 2014 年 6 月底之判決見解實證研究顯示，在收到警告函之 前，智財法院通常認為下游一般零售商、網拍業者或量販店等，因其販賣商品種類繁 多，並不熟悉或特別關心系爭專利所處領域之產品與技術，因此縱使客觀上侵害系爭 專利，主觀上亦無過失，無須擔負損害賠償責任77。位於供應鏈中游的經銷商，其銷 售之產品品項具有一定之市場區隔，對於所經營的產品或市場有一定程度之認識與關 心，須盡善良管理人之注意義務以瞭解爭專利是否遭到侵害。不過中游經銷商對於所 販售產品之個別技術終究沒有透徹之瞭解，因此若上游製造商或進口商提出取得專利 保護或合法專利授權之外觀，致其善意信賴該產品並無侵權之虞，智財法院亦認定其 並無過失，無須就專利侵權負損害賠償之責78。
收信者在收到警告函告知專利侵權之後繼續為侵權行為，或侵權人先前曾因授權 談判等情形知悉系爭專利，智財法院往往據以認定侵權人乃係出於故意，須負損害賠 償責任79。然而對於何種內容的警告函才會使侵權人陷於故意，例如是否必須附上侵 害鑑定報告等，智財法院卻鮮少在判決之中對此加以討論著墨80。由於侵權人之侵權 故意，對於系爭專利之存在以及系爭產品如何構成侵害，在其主觀上都必須知悉認識 方足以當之，並非如同警告函先行程序所要求，將相關資訊透明化而使收信者可自行 判斷是否侵權，即為已足。就此有論者認為，倘若警告函中若未附上鑑定報告，對於 如何構成侵害之情形也未具體說明，由於專利技術及侵害判斷的複雜性，縱使收信者 是專業廠商，亦未必能夠以此判定其確實知悉構成侵權，何況收信者並非專業廠商之 其他情形。此時法院若直接以警告函之侵權通知作為基礎事實，不問其內容是否明確，
即據以認定收信者因此已知悉侵權情事，收信後之侵權行為乃係出於故意，即有速斷 之嫌81。因此在警告函中，應該以侵害鑑定報告或是其他方式，具體特定地表明被控 侵權人何項產品有如何侵害其何項專利之情形，唯有此時方才肯認專利權人得以收信 者已收受侵權通知，陷於故意侵權為由，得向侵權人請求收信後之實際損害與懲罰性
77 洪紹庭、王立達，「我國法上專利侵權損害賠償責任之主觀要件－以智財法院判決實證研究為中 心」，科技法學評論，第 12 卷第 1 期，72-75、79-80（2015）。
78 同上註，72-75、78-81。
79 同上註，75、82-83。
80 楊博堯，我國專利法懲罰性損害賠償制度之現況－以主觀要件為中心，交通大學科技法律研究所 碩士論文，44（2014）。
81 參見謝銘洋，「台灣專利侵害懲罰性損害賠償之實踐與分析－智慧財產法院 97 年度民專訴字第 3 號民事判決解析」，法令月刊，第 61 卷第 5 期，32（2010）。
損害賠償82。
美國專利法上，專利權人在專利物品上標示專利證號，或是對侵權人通知侵權情 事之後所發生的損害，可以請求賠償。此時可以請求賠償的損害期間，最長以訴訟提 起前之 6 年為限83。對於前述侵權通知，美國法上認為如果單純附上專利證書，表明 專利存在及自身為專利權人，並不足以當之。美國法院認為依照專利法該項規定之意 旨，專利權人在侵權通知中必須積極傳達對於特定侵權商品或行為之特定侵權指控，
方能啟動可以請求賠償損害之計算時點84。至於專利權人在侵權通知中對侵權人提出 的要求內容，可以是威脅提起侵權訴訟、要求停止侵權行為，也可以主動提出授權要 約，均無不可。無論侵權通知的內容如何措辭表述，對於專利侵害的描述都必須具有 足夠的特定性，方才符合前揭條文之要求85。美國法上此一要求專利權人侵權通知必 須具體敘明侵權情事之見解，與我國前述學說見解十分吻合。其法律效果雖係作為可 請求損害之計算起始時點，與我國法上作為故意之認定基礎及開始時點，有所不同，
不過兩者在專利人權利行使上之功能，都是讓侵權人清楚明白地瞭解其特定商品或行 為侵害他人專利之具體狀況，以便作為對之課予專利訴訟上不利效果之起點與基礎。
因此美國法上對於侵權通知的特定性要求，便非常值得作為我國法上有關故意侵權認 定基礎之警告函應該具備條件的重要參考。
比起直接認定資訊不夠透明的警告函發函行為違反公平法，讓內容不夠明確的警 告函無法發生使侵權人陷於故意侵權之效果，但不致使發函行為本身違反公平法，乃 是較為和緩折衷的管制方式，也不會否定警告函乃是智財權人專屬排他權利之一環的 權利本質定位。就其實效性而言，徵諸 2003 年我國專利法全面除罪化，警告函無法再 使收信者面臨刑事制裁，導致遭公平會處分的濫發警告函案件大幅下降的歷史經驗來 看86，調整警告函的權利行使效力，事實上的確具有抑制浮濫發送行為的實際成效。
同時如果先行程序規定過於嚴格，由於公平會警告函處理原則無法及於權利人法律程
82 Harold A. Borland, “The Affirmative Duty to Exercise Due Care in Willful Patent Infringement Cases:
We Still Want It,” 6 Houston Business & Tax Law Journal, 176, 204 (2005); 楊博堯，前揭註 80，
43-45。
83 35 U.S.C., 286, 287(a) (2014).
84 See, e.g., Gart v. Logitech, Inc., 254 F.3d 1334, 1345-1346 (Fed. Cir. 2001) (quoting Amsted Indus. v.
Buckeye Steel Castings Co., 24 F.3d 178, 187 (Fed. Cir. 1994); SRI Int'l, Inc. v. Advanced Tech. Labs., Inc., 127 F.3d 1462, 1470 (Fed. Cir. 1997)).
85 SRI Int'l, Inc., 127 F.3d, 1470.
86 參見本文二、（二）表 1 及圖 1。
序行為之管制缺陷87，將會導致智財權利人不再以警告函與侵權人事先進行協商，反 而直接向法院起訴，規避先行程序管制。相對而言，從專利訴訟上調整內容不明確警 告函之權利行使效果，使之無法令收信者陷於故意的做法，讓智財權人無法透過直接 訴諸專利訴訟程序而迴避相關管制，同時可以引導智財權人為求擴大損害賠償之請求 金額，而自行於警告函或起訴狀中將侵權情事清楚明確加以表述，應該是較為妥當可 行的有效管制方式。
智財法院若採納前述看法，建議將此一司法見解於個案判決理由中分析表述之 後，正式作成裁判要旨，對外界公開，表明其乃該院認事用法之一般性見解，俾能避 免收信者受到內容不明確警告函之不當威脅，以取代公平會現行之資訊透明化先行程 序管制。公平會廢除此類型之先行程序要求後，如仍遇有類似之濫發警告函案件，可 將智財法院之裁判要旨轉知收信者，令其心安而不致受到過度威嚇脅迫，模糊不清的 濫發警告函行為應可因此受到相當程度之合理規制。