5. 功能性商標可否取得識別性？
5.3. 運用立體商標之功能性判斷因素於所有商標類型 並不妥適
隨著商業活動之多元化，透過法律來保護各類新型態商標，更有其重要 性，故本法於 2003 年納入立體、單一顏色與聲音商標之保護規範122，而本 法在2011 年修法之後，商標保護客體之範疇更為擴大，亦即任何足以識別商 品或服務來源之標識，皆應賦予商標權之保護123，例如：本法第 18 條第一 項所例示：「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏 色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。」然商標保護 之客體，並不拘限於前揭條文所列舉者。申言之，商標保護之客體包括傳統 商標（例如：文字商標、圖形商標、記號商標等）及非傳統商標（例如：立 體商標、顏色商標、聲音商標、動態商標、全像圖商標、連續圖案商標、氣
119 侯啟麟，從我國實務判決探討立體商標與表徵之保護，中原大學財經法律學系碩士
論文，頁110（2010）。
120 陳昭華，前揭註 1，頁 6。
121 陳冠勳，前揭註 68，頁 41。
122 陳冠勳，前揭註 68，頁 41。
123 陳昭華，商標法之理論與實務，頁 7（2015）；楊于萱，前揭註 62，頁 76。
味商標124等）在內。
有鑑於此，智慧局將 2003 年訂定之「立體、顏色及聲音商標審查基 準」名稱，於 2012 年修改為「非傳統商標審查基準125」。特別將原來只針 對立體商標、顏色商標、聲音商標之審查基準，擴張審查之客體至動態商 標、全像圖商標、連續圖案商標、氣味商標、其他非傳統商標、聯合式之非 傳統商標等。
再者，商標功能性判斷之考量因素，乃分別規範在已廢止之「立體、顏 色及聲音商標審查基準」（以下簡稱「前者」）和新修訂「非傳統商標審查 基準」（以下簡稱「後者」）。只不過兩者不同之處，就前者規定之考量因 素包括：1.該形狀是否為達到該商品之使用或目的所必須；2.該形狀是否為達 到某種技術效果所必要；3.該形狀的製作成本或方法是否比較簡單、便宜或 較好；4.功能性的判斷係隨著時間的變遷、技術進步和市場的改變而有所不 同126。但後者就只少了上述第4 項考量因素127。至於兩者相同之處，乃是針 對實用功能性，而非針對美感功能性128。
除了後者之 3.2.4 乃明確列舉立體商標功能性判斷之參考因素外129，後 者之 4.2.4（顏色商標130）、5.2.4（聲音商標131）、6.2.4（動態商標132）、
7.2.4（全像圖商標133）、8.2.4（連續圖案商標134）、9.2.4（氣味商標135）
124 請參見非傳統商標審查基準 3.1-9.2.4。
125 請參酌非傳統商標審查基準 1。
126 請參見立體、顏色及聲音商標審查基準 2.5.2。
127 前揭註 78。
128 楊于萱，前揭註 62，頁 75。
129 前揭註 78。
130 請參見非傳統商標審查基準 4.2.4。
131 請參酌非傳統商標審查基準 5.2.4。
132 請參見非傳統商標審查基準 6.2.4。
133 請參酌非傳統商標審查基準 7.2.4。
134 請參見非傳統商標審查基準 8.2.4。
135 請參酌非傳統商標審查基準 9.2.4。
等，都並未再列舉具體之判斷功能性參考因素。甚至於審查傳統商標之基 準，即：「商標識別性審查基準」等規定136，也未有任何判斷功能性之明確 因素。
綜上所述，倘若現今智慧局或法院欲判斷傳統商標之功能性，其具體之 考量因素，卻仍沿用判斷立體商標功能性之參考因素，雙方在本質上多有所 差異，如此之適用並非妥適。是故，未來智慧局不但應增訂傳統商標判斷功 能性之考量因素，亦應增訂除了立體商標外，更提供判斷其他非傳統商標功 能性之考量因素。
5.4 小結
綜合本章節之內容，本文認為商標識別性與功能性間之關聯性，其實兩 者關係是非常微妙的，並非如本案內容中所提是兩者相容且無互斥關係。此 外，商標識別性、功能性與現行法規之互動關係，得以歸納成下列三者：1.
商標功能性與識別性得以並存之標準不一：本法第 30 條第一項第一款之規 定，相較於同法第36 條第一項第二款之規定，不僅欲防止將具備功能性之標 識註冊為商標外，本法阻止了具備功能性之標識註冊為商標，也不讓具有功 能性之商標發揮權利效力，所以功能性和識別性自不得以存在於同一商標 中；2.智慧財產法院判斷商標功能性之見解有必要再檢視：首先，智財法院 及智慧局有關商標功能性與識別性，兩者能否並存之見解不一致外，智財法 院在本案中，特別援引因超過提起評定之期間，且經過公示及長時間之市場 使用，應維持該鎖扣識別性之穩定為理由，乃忽略、否決系爭鎖扣具有功能 性，不應被註冊商標之推論。因為識別性及功能性是不同之概念，且兩者在 申請或提起評定之期間完全不同，所以智財法院於本案之論斷，似乎並不妥 適。再者，智財法院於本案之見解，乃明顯違反本法第30 條第一項第一款及
「非傳統商標審查基準」2.3 之規定，將美感功能性和實用功能性，一同納入 功能性。況且，針對發揮實用功能性及美感功能性之立體形狀，來為商標權
136 請參見智慧局於 2012 年 7 月 1 日發布生效之商標識別性審查基準。
之保護，並不符合本法維護市場公平競爭之立法目的；3.運用立體商標之功 能性判斷因素於所有商標類型並不妥適：智慧局未來不但應增訂傳統商標判 斷功能性之考量因素，亦應增訂包括判斷立體商標內所有非傳統商標功能性 之考量因素，以適應2011 年本法修法後擴張商標保護客體之現狀。
6. 結論
本文所主要論述之本案，實以被上訴人系爭商標（即鎖扣）縱使有發揮 其包身與包蓋之功能，其是否得以享有商標權？如此是本案之關鍵。雖然智 財法院認定兩者並不互斥，且由於被上訴人選用特定形式之鎖扣，又超過申 請系爭商標評定之時間，故系爭鎖扣得以受商標權之保護。
只不過，本案之首要爭議，實為具有功能性之鎖扣，是否可以同時具備 識別性，而被註冊為商標？這也正是本文所欲凸顯之關鍵，因為要解決此問 題，則必須從剖析商標註冊之積極要件識別性，來開始論述起。無論是原 來、本身擁有先天識別性之標識，抑或是經過不斷在市場上使用後，所具有 後天識別性之標識，雖然兩者皆得以被註冊為商標，只不過就判斷先天識別 性及後天識別性之關聯性時，乃是相互排斥者，亦即系爭標識被判斷具有先 天識別性者，就不必再判斷其是否具備後天識別性。唯有系爭標識被判斷不 具備先天識別性者，才須另行判斷其是否具有後天識別性。
另一方面，作為商標註冊消極要件之功能性，其目的包括為獲取公共利 益之平衡、為避免妨礙同業之公平競爭和社會進步，雖然其是限制商標註 冊，但對於商標註冊更有其重要性。本質上，商標功能性可以區分成：實用 功能性與美感功能性，且其起源自美國法院之相關判決、不公平競爭法整編 及美國專利商標局制定之「商標審查程序手冊」1202.02(a)(vi)等規範。是 故，本文主張未來我國智慧局或法院，在審查、裁決關於商標功能性之案 件，仍得以參酌美國「商標審查程序手冊」等相關規定。
至於，商標功能性與識別性之關係為何？本文認為商標功能性及識別性 兩者間之關聯性，其實並不如本案中所得出兩者間無互斥性，這麼簡單的推
論。據此而言，本文乃歸納出三點來論述商標功能性、識別性與現行法規間 之互動關係：1.商標功能性與識別性得以並存之標準不一：申請階段之本法 第 30 條第一項第一款規定，相較於同法註冊生效後之第 36 條第一項第二款 規定，除了應該嚴格地防止將具備功能性之標識註冊為商標外，更凸顯出本 法阻止具有功能性之標識註冊為商標，也不讓具備功能性之商標發揮權利效 力，自然功能性和識別性不得以存在於同一商標中。2.智財法院判斷商標功 能性之見解有必要再檢視：除了智財法院與智慧局關於商標功能性及識別 性，兩者能否並存之觀點不相同外，智財法院在本案之見解，特別援引因超 過提起評定之期間，且經過公示及長期之市場使用，應維持該鎖扣識別性之 穩定為由，乃忽略、否決系爭鎖扣具備功能性，不應被註冊商標之論述。因 為識別性及功能性不僅是不同之概念外，兩者在申請或提起評定之期間也不 同，所以智財法院就本案之判斷，似乎並不妥當。此外，智財法院於本案 中，乃違反現行法規將美感功能性和實用功能性，一併納入功能性之規定。
更何況，若讓發揮功能及美感之立體形狀，可以受到商標權之保護，實明顯 違背本法維護市場公平競爭之立法目的。3.運用立體商標之功能性判斷因素 於所有商標類型並不妥適：為適應2011 年本法修法後擴大商標保護客體之現 況，未來智慧局不但應增訂傳統商標判斷功能性之考量因素，也應增訂包含 判斷立體商標內所有非傳統商標功能性之考量因素。