John R. Allison 教授等人認為專利價值可以利用專利訴訟定義因為個別 專利透過訴訟過程而進行專利授權所得到的授權金為專利權人帶來實現該 專利的利益。以比較專利特質的方式區隔出具有價值專利的特點。根據 Allison 教授等人的研究36,訴訟專利即是有價值專利,就專利特質上具有 下列特點:
i.在取得專利權後不久即發生訴訟時間約在取得專利後二年就提出訴 訟。
ii. 專利權多為美國公司所擁有。
iii. 多次訴訟的專利權大多由個人或小企業所擁有(small entities)占多次 訴訟專利數的百分之四十七,產品製造公司占單次訴訟數量的百分之八十 三。
iv. 專利引用較多的專利引證案或技術文獻,而且被引用的次數也較多 (citation)。
v. 專利權項數較多申請專利範圍 (claims)。
vi. 專利申請過程 (prosecution period) 歷經較長的時間。
vii. 訴訟發生與特定技術領域相關:例如機械、電腦及醫療設備的訴訟 專利多於化學和半導體相關領域的訴訟。
本文將就上述研究結果逐一與半導體元件訴訟專利比對專利特質的差 異。
4.3 專利特質(Patent Characteristics)的定義
專利資訊的來源可以分成以下兩種:
35 楊格權, 高科技廠商專利策略與專利布局--以半導體封裝業為例,交通大學管理學院研究所,
(2004) ,頁 1
36 See John R. Allison et al., supra note3 at 439
4.3.1 專利本文
專利特質又稱專利資訊指在公開的專利公報上所揭露的所有專利相關 資料包含專利公開號,專利核准號,專利名稱,專利申請案號,公開日 期,獲權日期,專利權人,發明人,專利分類號包含國際專利分類號,美 國專利分類號,專利申請類別,引證案號,摘要,說明書,圖示,專利權 項數…等資料。這些資料都可以從美國專利局(USPTO)網站37取得。
4.3.2 專利申請歷史
專 利 的 基 本 要 件 包 含 新 穎 性 (Novelty) 與 非 顯 而 易 見 性 (Non-obviousness)38,就美國專利法規定專利申請人在申請過程中有義務揭露相 關技術的資訊包含專利前案或者相關的文獻39,專利審查官基於這些資訊 進而審酌發明技術的可專利性(Patentability)這些與官方答辯的資料都被涵 蓋在專利申請歷史紀錄中。
4.4 專利特質
本研究所欲探討的專利特質有以下數項
4.4.1 專利權利項數量(Claim Counts)
專利權人所提出之專利權利申請範圍其目的為定義專利的保護範圍,
該權利範圍必須能得到說明書所載的實質內容支持,專利獲權後該專利申 請範圍則成為專利權範圍,同時發明技術的權利項撰寫可以分成方法,結 構或裝置項等不同類型的專利申請範圍亦代表該專利有更多的權利項數,
因此越多的專利權項數代表該專利權人專利布局的範圍越廣。
4.4.2 專利家族數(Patent Family)
本 文 探 討 的 專 利 家 族 是 依 據 WIPO40定 義 的 INPADOC(International Patent Documentation Center)分類方法所分類的專利家族,其方法為檢視一 件發明案件的申請技術範圍與專利申請人資料是否為相似技術與相同申請 人以判別該類別專利是否為相同專利家族,相同一種技術領域的專利案件 集合與在不同國家申請專利的集合數量代表該專利技術對發明人的重要程 度。越多的專利家族代表該公司對該專利發明的注重程度越高。
37 USPTO Patent Full-Text Databases http://www.usitc.gov/ (Visited:2011/3/31 )
38 35 USC 102, 103
39 MPEP 609 - Information Disclosure Statement, MPEP 2001 - Duty of Disclosure, Candor, and Good Faith
40 International Patent Documentation Center http://www.epo.org/searching/subscription/raw/product-14-11.html (Visited: 2011/03/31)
4.4.3 專利權轉移次數(Patent Assignment)
專利權人將專利權移轉給他人的次數,在 USPTO 官方網站可以找到該 被揭露資訊。每一次專利權移轉代表該專利該專利權人因為需求而被移 轉,該需求必伴隨專利相關技術的評價,因此越多的專利權移轉次數代表 該專利的價值比較高。
4.4.4 專利獲權到訴訟時間(Time to Litigate)
專利權自專利獲權到訴訟案件提起的時間差,越短的獲權到訴訟時間 表示該專利技術的需求越高。
4.4.5 專利引證案數量(Cited Patent Reference)
專利發明引用先前專利技術用以揭露該發明與先前技術的差異,在專 利說明書的首頁記載該相關的資訊,其來源有該專利發明申請人所檢附之 專利引用資料與專利審查官為了核駁該申請案所引證之專利資料。
4.4.6 非專利引證案數量(Cited Non-Patent Reference)
專利發明引用先前於專利申請案之相關科學期刊或發明人所公開資訊 用以揭露該發明與先前相關技術的差異與該專利已公開的資訊。
4.4.7 引證案數量(Citing Patent Reference)
專利或專利申請案經公開後被相關的技術領域申請的專利後案引用該 專利或專利申請案的數量其數量因為該專利技術的需求度與該專利解決的 方式較為有效而被他人所引用成為該專利的前案。
4.5 專利特質比較
4.5.1 權利項數量(Claim Counts)
多次訴訟專利的專利權項數為二十四項數量上比單次訴訟專利有較多
4.5.2 專利家族數(Patent Family)
多次訴訟專利比單次訴訟專利有較多的專利家族數其差異達到倍數的 數量差異,該數量上的差異除了來自專利分割案(Divisional Application,
41 未訴訟專利之數據為所有未經過訴訟專利之數值.
42 “litigated patents include significantly more claims than issued patents”See John R. Allison et al., supra note 3 at 457
DA) 與 延 續 案 件 (Continuation Application , CA) 或 者 部 分 延 續 案 (Continuation in Part,CIP)等的專利申請案,同時也包含相對應在多個國 家的申請案件數。因此同一專利家族越多的專利申請案與越多國家的專利 申請案都代表該專利值得專利申請人付出更多的人力與資金以確定該專利 能獲權,也代表該專利對該申請人的價值更高。被專利的技術常常不斷的 修改以符合產品與客戶的需求,該技術演變可能形成原先申請的專利權範 圍無法完全涵蓋,專利權人可以利用專利說明書有支持的部分對專利權利 範圍經由延續案或是部分延續案的方式修正專利權範圍以涵蓋競爭對手的 技術,因此越多的專利家族代表該專利技術的價值越高 43。
4.5.3 專利獲權到訴訟發生時間(Time to Litigate)
單次訴訟專利的平均訴訟時間為 5.2 年比多次訴訟專利少約一年。令人 驚訝的是多次訴訟並不如預期般有較少的專利獲權到訴訟時間,相反的多 次訴訟專利擁有比較長專利獲權到訴訟發生時間的時間。本現象有可能為 半導體產業技術與專利權人的訴訟特質,本文將在後文解釋該現象。
4.5.4 專利引證案數量(Cited Patent Reference)與非專利引證案數 量(Cited Non-Patent Reference)
多次訴訟專利的引證案數量為單次訴訟專利的引證案數量的將近倍數 的差異在統計上有顯著的差異。專利引證案的目的在揭露相關技術領域與 區隔該發明技術與引證案之間發明技術的可專利性的差異,較多引證案的 專利申請案件表示該申請案在審查時將面臨更多專利有效性的挑戰也代表 專利申請人必須花更多的時間與專利律師討論也增加專利申請人的支出,
故其有效性比專利引證案較少的專利有較高的評價 44。
4.5.5 專利被引證案數量(Citing Patent Reference),
單次訴訟專利與多次訴訟專利的差異幾乎為將近百分之四十的差異,
專利申請案件在收集先前案件的搜尋時會將該專利申請案相關技術的專利 文獻當作參考技術以區隔該發明的專利申請案與該先前技術的代表專利的 差異,該技術領域的專利申請時程越早或者該已被專利的技術為重要突破 之瓶頸亦可能造成有比較多的專利被引證案數量,因為被引證案的行為係 第三人所為專利權人所能控制範圍有限,所以越多的引證案代表該專利的 價值越高,本專利特質可以當作外部對該專利評價的參考45。
43 “the most litigated patents made extraordinary use of patent continuations.”See John R. Allison et al., supra note 4 at 12
44 “the base result show that the most litigated patents are cited more than twice as often as the control set patents” Ibid. p.13x
45 “the most litigated patents cite nearly three times as many U.S. and foreign patents as other litigated patents”
Ibid. p. 15
4.6 專利特質小結:
由以上專利特質的分析結果對於單次訴訟專利與多次訴訟專利的專利 特質在經由 Z-test 分析其結果後發現該差異在統計學上是有意義的,歸納 上述資料可以得到專利的評價與前述專利特質的關係如下:
1. 越多專利權利項數量(Claim Counts)代表專利價值越高 2. 越多專利家族數(Patent Family)代表專利價值越高
3. 越多專利權轉移次數(Patent Assignment)代表專利價值越高 4. 從專利公開到訴訟時間(Time to Litigate)越長代表專利價值越高
5. 專利引證案數量(Cited Patent Reference)與非專利引證案數量(Cited Non-Patent Reference) 代表專利價值越高
6. 越多專利被引證案數量(Citing Patent Reference)代表專利價值越高 這些專利特質為公開的資訊因此可以藉由專利特質的資訊評估專利其 是否與訴訟專利的特質相近,作為是否值得進一步分析其專利技術內容與 專利的有效性判斷的一種參考方式。
本文將這些專利特質以專利權人是否可以控制該專利特質數量的因素 而區分成主觀因素與非專利權人控制的客觀因素。主觀因素的項目為專利 項數量,專利家族數,專利與非專利引證案數量。這幾項專利特質都是專 利權人在專利撰寫與申請歷程中可以因應公司研發策略而主動增加或者減 少該專利特質項次的數量,以美國專利案件為例一般的專利權項數量為二 十項,之後再增加專利權項數量則需要多付出超項費用46又例如專利家族 數量也因為專利申請人對該請求專利申請案的重視經過繳納規費後增加專 利權項數量或對該申請案提出分案的申請。專利被引證案數量則屬於客觀 因素,因為專利權人除了並無法約束其他人引用該專利引為前案的行為因 此與其他專利特質屬於一般同一技術領域者所認同該專利所具有的價值。
46 http://www.uspto.gov/about/offices/cfo/finance/fees.jsp(visited 2011/5/27)