最高法院長期以專利權人是否不當擴大專利核准之時間與範圍判斷 專利濫用之立論基礎，隨著專利權人實施專利權內容與方式之愈趨多樣 複雜，以及 1952 年專利法之修正而逐漸鬆動，至 1982 年國會以聯邦法 院 改 善 法 通 過 成 立 CAFC（United States Court of Appeals of the Federal Circuit）審理以專利法為訴訟基礎之上訴案件65後，已有調整基調之傾 向。以 CAFC 於 1986 年就 Windsurng 案66所作判決為例，法院於該案 判決闡明，判斷專利權人行為是否構成專利濫用，除視涉嫌侵權人能否
63 CHISUM, supra note 9, §17.02[8], 17-33~17-40.
64 嚴格而言，由於專利濫用原則之衡平效果並非金錢上的賠償而是使專利權 人無法實施其涉案專利權，其限制專利權人依法行使排他權的結果，形同 限制專利權人合法限制競爭的權利，與反托拉斯難謂全無關聯。
65 CAFC是美國所有上訴法院中唯一以事務管轄（專利訴訟案件）而非土地管 轄為管轄依據之法院，受理各地方法院原始訴訟（original action）包括依專 利法提出之爭訟事項的上訴案件，由於其判決對下級法院具拘束力，且若 最高法院選擇不對CAFC案件進行檢視，該判決即為終局判決，其見解自然 成為關注焦點。http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Court_of_Appeals_
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66 Windsurng Int’l, Inc., v. AMF, Inc., 782 F.2d. 995 (Fed. Cir. 1986).
證明專利權人行為構成非法擴張專利核准之實質或時間之範圍，尚須確 認該行為是否產生反競爭效果為斷，據此可看出 CAFC 以反托拉斯用語 作為改寫專利濫用認定標準之意向。法院進一步闡釋，判斷專利濫用之 關鍵，在於該行為之整體效果，是否傾向在一適當定義的市場內限制競 爭。CAFC 就認定專利濫用增加了專利政策以外的新構成要件，亦即該 逾越專利範圍之行為，必須產生反競爭效果，始構成專利濫用。
CAFC曾表示，其就涉案行為所進行反托拉斯分析之適用，將限於 最高法院未宣布為當然構成專利濫用之行為，顯示其確有意降低與最高 法院判斷依據之歧異，惟其見解既納入反托拉斯原則作為認定基礎，實 質上已趨於脫離最高法院長期以來以專利政策作為判斷專利濫用基礎之 走向，而採取借用反托拉斯原則限制專利濫用的立場。然而，在九個月 之後，1988 年專利修正法增訂第 271 條 (d) 項 (5) 款前，CAFC 修正了其 於 Windsurng 案67所表達異於最高法院之立場，展現其有意致力化解與 最高法院一貫先例之杆格局面68。
CAFC在 90 年代採取了與 1988 專利修正法極相似之判斷標準，特 別是要求適用反托拉斯合理原則支持專利濫用之認定。以 Windsurng 案69為例，CAFC 確實試圖避免公然違反最高法院之原則，表示只將反托 拉斯分析適用於最高法院先前未宣稱為當然專利濫用之行為，然而當判 決就本案適用專利濫用要件增加新判斷要件，將反托拉斯分析擴大適用 到搭售行為以外之案件時，不免招致背離最高法院以專利政策配合一項 基於反托拉斯原則之判斷標準，作為認定專利濫用依據的批評70。雖然 CAFC在九個月後便回歸最高法院之見解，然在 1988 專利修正法明訂僅 專利權人從事搭售行為時是否構成專利濫用，須以專利權人具市場力量
67 Id.
68 Feldman, supra note 13, at 419. CAFC甚至在Senza-Gel Corp. v. Seifhart, 803 F.
2d.661 (Fed. Cir. 1986) 案中表示，專利濫用之成立不以反托拉斯類型之認定 為必要。
69 Supra note 66.
70 Feldman, supra note 13, at 418.
為前提之規定下，CAFC 四年後就 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. 案71 所為判決，不但冒著逾越專利法將適用反托拉斯原則判斷專利濫用限於 搭售行為規範之風險，更再次挑戰專利法規以及最高法院以專利政策作 為分析專利權人以專利濫用為目的之行為的原則。
專利權人 Mallinckrodt 之專利係有關傳送一放射性或具療效之煙霧 劑至病患肺部診斷或治療肺疾之裝置。專利權人販售包括六個零件單一 成套工具，並附有供減低放射物外洩及安全丟棄之鉛包覆容器。專利權 人在工具箱標示有專利號碼以及“僅供一人使用”之說明。工具箱包裝 並附加“僅供單一病患使用”字樣，並指示該裝置應依丟棄危險廢棄物 之程序丟棄。醫院在使用專利權人之 manifold-nebulizer 配件後，運交被 告送放射消毒公司處理，經被告檢視確認並更新部分零件後，將經重新 整理工具送回原醫院。
本案專利權人主張 Medipart 公司使醫院得以規避一人使用之限制，
構成侵權及教唆侵權而對之提出告訴，地方法院以原告未能以專利侵權 訴訟執行其一人使用之限制，被告之行為係受允許之修繕（repair）而非 不被許可之重建（reconstruction）而不構成侵權。至於地方法院未就一人 使用之通知是否足以合法地構成專利權人將工具販售給醫院之授權或條 件、專利權人企圖發新通知是否能補正原始通知之不足、以及專利權人 可否以契約法執行其通知等爭點為判決，則由 CAFC 加以闡明。值得注 意的是，CAFC 延續其於 Windsurng 案72所訂出專利濫用以反托拉斯調 查作為判斷標準之見解，並在 Mallinckrodt 案73進一步擴大，將焦點集中 在系爭行為究竟是否落在專利範圍之內，決定以反托拉斯合理原則判斷 反競爭效果是否啟動。法院在判決中指出，妥適的判斷標準為：專利權 人之限制是否在專利核准範圍內為合理的，或專利權人是否冒著逾越專 利核准範圍之風險，大膽從事具反競爭效果而無法以合理原則作為正當
71 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
72 Supra note 66.
73 Supra note 73.
事由之行為。法院並強調以行為是否逾越專利核准範圍之二分法，再度 意味著其差異係取決於是否產生反競爭效果：若該限制被認定在專利核 准範圍內係合理，亦即該有關主體的限制合於專利請求項之範圍，調查 到此結束。然若調查結果係確實有逾越專利權人法定排他權利之反競爭 效果，這些效果不會自動地質疑這些限制，不是當然違法的反競爭效果，
會依合理原則予以檢視，專利權人因為擁有專利排他權利，相較於使用 在商業上之其他財產權人，不應居於劣勢74。
聯邦巡迴法院在 Mallinckrodt 案75之後，大致上已回復到專利濫用 為一有別於反托拉斯之不以違反反托拉斯法為必要判斷依據之原則的軌 跡，例如在 C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc.76一案，法院指出，因為專利權 人排他權可能衍生出來的經濟力量，使專利濫用被視為較反托拉斯違反 更為廣泛之錯誤，因此在反托拉斯違反不成立之情形下，專利濫用可能 成立。雖然 1988 年修正專利法增訂之第 271 條 (d) 項 (5) 款時，國會原 有意使所有涉及專利濫用之行為皆依反托拉斯原則判斷適法與否之立場 未獲採納，只保留搭售行為作為以反托拉斯原則作為認定是否構成專利 濫用之唯一行為態樣，CAFC 兩度試圖限縮專利濫用原則之適用範圍，
明確主張判斷專利濫用應以是否違反反托拉斯原則為據之立場，足見隨 着科技發展日新月異之趨勢下，專利權人為實施專利權，以各種授權契 約77，限制被授權人之行為，期在市場上爭取最大經濟效益的同時，後續
74 DONALD S. CHISUM, PATENT LAW DIGEST, Abstracts of Supreme Court and Federal Circuit Decisions 1982-2007, 25th Federal Circuit Anniversary Edition,vol.2 (2008), 5,000-1,404~5,000-1,407.
75 Supra note 71.
76 157 F3d 1340 (Fed. Cir. 1998).
77 專利權實施之概念，以國內現行專利法第56條及世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）轄下「與貿易有關智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights, TRIPS）第28條第1項(a)款規 定，固均明文定義其行為態樣為「製造、販賣、為販賣之要約、使用及進 口」，惟若進一步探究，可知專利權實施乃重在利用（exploit），舉凡行為 態樣符合民法物權之使用、收益及處分概念者，應可解釋為適法之實施專 利權行為態樣，據此而論，則專利授權契約內容屬性無論是否為專屬授權
（exclusive license），均應無悖於實施專利權之概念，而可認係實施專利權 之合法型態。至TRIPS協定所明定實施專利權態樣並未涵蓋專利授權，應係
因侵權訴訟引發之有關專利濫用爭議，究應以專利政策抑或以反托拉斯 原則為斷，成為法院能否在既有法律規範下理出實務上適當判斷準則時，
最難取捨而又無可迴避的挑戰。凡此也促成了美國專利成文法相關規定 分別於 1952 年、1988 年兩度修正至現今之規模。