侵權訴訟判斷有效性爭點之法理基礎

我國學界通說認為專利侵權訴訟中，對於專利權有效與否，並無判斷之 權限⁷⁵，其最主要之理由係基於我國係採公私二元化之司法體制，而關於核 准專利權之行政處分既已確定，即具有構成要件效力，縱有違法或不當，亦 非普通法院所得審究。利害關係人僅得依專利法所定之舉發程序，向專責機 關請求撤銷專利權。而在侵權訴訟中，依現行專利法第 90 條第 1 項、第 2 項 及民事訴訟法第 182 條第 1 項、第 2 項規定，如舉發程序業經提起，法院似 得裁量決定是否在舉發程序確定前停止訴訟程序。但行政訴訟法第 12 條第 1 項則規定民、刑事訴訟之裁判，以行政處分是否無效或違法為據者，應依行 政爭訟程序確定之。同條第 2 項並規定其行政爭訟程序已經開始者，於其程 序確定前，民事或刑事法院應停止其審判程序。上開法條間如何確定其適用 上之優先關係，學理上頗有疑問⁷⁶。而我國實務之裁判，則一貫地僅適用民

75 參見楊崇森，專利法理論與應用，頁 491（2003）；黃銘傑，「專利法修正後專利爭 訟制度應有之改革⎯⎯以專利權效力爭訟程序為中心」，政大智慧財產評論，第 2 卷第 1 期，頁 15（2004）；呂紹凡，「行政處分之構成要件效力於專利侵權事件之 適用⎯⎯兼評台灣高等法院台南分院九十年上易字第一五四七號刑事判決」，萬國 法律，第 138 期，頁 97（2004）。

76 專利法第 90 條第 1 項規定：「關於發明專利權之民事訴訟」，而行政訴訟法第 12 條第 1 項則係規定：「民事訴訟之裁判，以行政處分之違法或無效為據」，二者相 較，顯然前者較為廣義；但前者又係僅就專利事件而規定，後者則泛指一切民事訴

事訴訟法第 182 條及專利法第 90 條裁量停止之規定⁷⁷，並未論述與行政訴訟 法上開規定之關係。

而本文意見認為，即使舉發程序亦有賦與行政機關重行檢討原為核准之 處分有無錯誤之意義，亦未必須認為當然受行政訴訟法第 12 條之拘束。蓋專 利法具有兼跨公、私法之性質，而在公、私法交錯之領域中，權利或資格之創 設與剝奪，分屬行政與司法管轄者，其實所在多有，例如公司之成立，非經主 管行政機關核准登記之行政行為，即不能取得公司法人資格，但其剝奪法人 資格之解散，則除由主管機關為之外，亦得由法院裁定宣告之⁷⁸。又如因法 律行為而生之不動產物權變動，更須經地政機關核准登記之行政行為，始生 效力⁷⁹，但其變動生效後之權利內容認定，仍屬司法之職權⁸⁰。雖然我國係採

訟，在此意義下，前者又屬特別規定。則僅就此二條文之適用關係而言，即可能發 生究竟應採狹義法優於廣義法，抑應採特別法優於普通法之立場。而民事訴訟法第 182 條與行政訴訟法第 12 條之適用關係，同樣亦有疑問，但一般而言，如關於行政 處分之無效或違法，係屬民事訴訟之先決問題，而行政爭訟已提起時，學者通說仍 認為應尊重行政法院之專業審判，而依行政訴訟法第 12 條停止訴訟。參見沈冠伶，

「民事訴訟與行政訴訟之分工與合作（上）⎯⎯專業審判與權利有效救濟間之選 擇」，台灣本土法學雜誌，第 45 期，頁 40（2003）；呂紹凡，同前註，頁 97。

77 例如：最高法院 93 年度台抗字第 889 號、93 年度台抗字第 843 號、92 年度台抗字 第 585 號及 91 年度台抗字第 276 號民事裁定，司法院法學資料檢索系統：http://jirs.

judicial. gov .tw/Index.htm。

78 參見公司法第 10 條、第 11 條。

79 參見民法第 758 條。

80 我國之行政法學繼受自德國，但德國學者對於專利權賦與之行政行為，究竟是形成 的，抑係確認的性質，卻向有爭論，採前一看法者，固認專利權設定係屬國家之恩 惠，關於發明的私法秩序，在國家設定行為之前，係屬真空，例如：Otto Mayer。但 後者之見解者，則認為發明者權並非萬能的國家統治權所賦與之特權，而係如同不 動產所有權登記於登記簿一樣，係對既存權利之確認，例如：J. Kohler。相關理論發 展，請參見玉井克哉，特権許与から行政行為への史的発展⎯⎯ドイツ特許制度成 立過程の一断面「行政法の発展と変革『上』」（塩野宏先生古稀記念），頁 326

（2001)。

由行政機關就專利之有效性問題先進行第一次判斷之制度，但專利賦與行為 之性質，與其他國家之特許公權力行為，例如律師資格之授與，仍有所不 同。因專利賦與行為，固屬公權力作用之行政行為，惟其所創設者卻係私法 秩序中之財產權，而其所生紛爭之實質亦均屬對等私人間之私權爭執，原本 即應屬司法權判斷之範疇。至於舉發等行政程序之設計，毋寧認為僅係因專 利發明具有特殊專業之特性，由專門之行政機關先行判斷，較為迅速簡便而 已。且專利有效性之紛爭恆發生於私人間，並常與私權訴訟牽連甚深，當事 人如期待得利用同一訴訟程序徹底解決紛爭，復無意追求專利之對世性無效 宣告，而普通法院又非無判斷能力時，卻仍一律強求其須另外進行行政爭訟 程序，顯然不合於訴訟經濟原則⁸¹，更使原本係為實現專業效率的處理，而 設計司法與行政之專業分工，卻反而造成人民接近司法之障礙，實非得策。

而事實上，在專利刑責廢除以前，我國刑事審判實務上已經常就專利有效性 問題，自為判斷，而於如認定專利權確實欠缺新穎性時，即使未經舉發程 序，亦得逕為無罪之諭知⁸²。如再參照前述比較法上絕大多數國家均容許民 事侵權訴訟，得以一定方式為權利有效性之認定，尤其專利行政訴訟型態與 我國最相近之日、韓及中國大陸⁸³，亦均已改弦易轍，並以各種理論支持。

我國實有必要順應潮流，亦容許民事侵權訴訟就權利有效性之爭點一併為僅 具有相對效力之判斷。

81 此點亦係日本最高裁判所平成 12 年富士通事件判決容許審理侵權訴訟之法院，於專 利無效明顯時，得於判決中為判斷之重要理由。

82 參見司法院第 50 期司法業務研究會法律問題研討結論第 9 則（2001 年 8 月）、台灣 高等法院台南分院 89 年度上訴字第 1025 號刑事判決，司法院法學資料檢索系統：

http://jirs. judicial.gov.tw/Index.htm。

83 中國大陸仍係採取侵權訴訟就專利有效性之爭議原則上固無權自行認定，但如被控 侵權人提供的證據足以證明其使用的技術已經公知，承認得依公知技術抗辯，認定 為無侵權。請參見最高人民法院民事審判第三庭（2001）法釋字第 21 號司法解釋

（9），網址：http://www. chinaiprlaw.com/fgrt/fgrt116.htm、（11），網址：http://

www.chinaiprlaw.com/fgrt/fgrt114.htm。

至於容許專利民事訴訟中就權利之瑕疵為認定，其法理構成可能有以下 途徑⁸⁴：

1.採取權利範圍解釋說或公知技術除外說者，認為審理侵害訴訟之法 院，雖然不能認定專利無效，但在解釋專利權之權利範圍時，如包含公知技 術，得將該部分除去以確定請求權利範圍，於被疑侵權物件落於未除去部分 時，仍屬侵害。

2.採取自由技術抗辯說，認為被告之實施行為，如與公知技術相同，或 該領域之人基於公知技術可輕易推演出者，則基於公知技術應屬萬人共用，

不能被特定人獨占，自應認為無侵害。

3.採取當然無效說者，即已核准之專利權如明顯不備專利要件，即屬明 顯而重大之瑕疵，其原為核准之處分應屬無效，而無效之行政處分與得撤銷 不同，不必經行政爭訟，普通法院當然亦得審究。

4.採取權利濫用說者，認為屬全部公知技術之專利權行使，應視為民法 上之權利濫用而否准之，此為前述日本平成 12 年富士通事件判決所採立場。

在前述最高法院 93 年度台上字第 1073 號民事判決中，原審判決（臺灣 高等法院 91 上字第 546 號民事判決）認為「系爭電車線吊掛線組結構之相關 技術構造，為公開習用技術之集合，於上訴人申請專利之前，既經公開使 用，依法不能取得新型專利，其專利權並經智慧財產局撤銷，是遠○公司販 賣電車吊掛線組等材料予東工局，自不生侵害上訴人專利權之問題。」雖未 獲最高法院支持，但依其判決之說理似傾向於自由技術抗辯說。另司法 院第 50 期司法業務研究會法律問題第 9 則研討結論既謂「本於司法權獨立之 原則對於重大明顯錯誤之行政處分，可以逕行否定其效力」，似採當然 無效說。而本文意見認為我國專利法第 64 條並未如日本、韓國及其他國 家規定為請求認定為「無效」⁸⁵，且核准專利之行政處分縱有錯誤，通常亦

84 以下各說請參見小泉直樹、知的財產研究所共編，前揭註 7，頁 80 以下（2001)。

85 參見日本特許法第 123 條第 1 項規定：「特許符合下列各款情形之一時，就該特許

不易認為其瑕疵係屬重大而明顯，因此，當然無效說似非可採。另外，專利 權既經專責行政機關核准，即使其核准有瑕疵，似亦難認為專利權人行使 其權利，係構成權利濫用。相形之下，自由技術抗辯說在比較法上，支持 者較多⁸⁶，容許在民事訴訟中為自由技術抗辯，且其並未直接觸及專利是否 有效，仍與舉發之行政程序並無直接之權限衝突，缺點較少，似屬可採。惟 如經由專利範圍之解釋，得排除習知技術，而獲得未侵害之結論者，似亦無 不可。