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侵權訴訟與無效程序之合併

在法國,基於專業化的考量,審理專利案件的一審法院(TGIs)與二審 法院各限定只有 10 所。原告可選擇被告住所地(若被告於法國無住所地,則 以巴黎法院為管轄法院)或侵權行為發生地為管轄法院,而其一審法院可受 理專利侵權、專利有效性及不正競爭等案件。而就不服專利申請核駁之處分 所生爭議,固係對於行政處分所提起之行政訴訟,應由行政法院管轄68;但 對於已核准專利權之有效性爭議,則非屬行政法院職權,其與專利侵權訴訟 相同均專屬前述特定之普通法院管轄,除得直接向前述法院單獨提起宣告專 利無效之本訴69外,被控侵權之被告亦得在民事訴訟中以提起反訴之方式,

66 Säulenständer 案 , Reichsgericht [RG] [Federal Court of Justice 1988-1945], 140 Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen [RGZ] 366; Kellerfenster 案,RG, 157 RGZ,154; Formstein 案,Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice 1951-date], 1986 GRUR 803, 小泉直樹、知的財產研究所共編,前揭註 7,頁 298、301、305。

通 稱 此 為 「 Formstein estoppel 」 。 另 請 參 照 蔡 明 誠 , 發 明 專 利 法 研 究 , 頁 198

(1997)。

67 但發明欠缺進步性則德國完全不承認得在侵權訴訟中主張,亦不得以欠缺進步性而 減縮專利保護範圍,其最主要之理由係認為進步性欠缺之判斷,對於通常法官而 言,極為不易,相較之下,新穎性欠缺之判斷,則較為容易。請見 Kellerfenster 案,小泉直樹、知的財產研究所共編,前揭註 7,頁 301。

68 See French Industrial Property Code, Article L. 615-17, http://195.83.177.9/code/liste.

phtml?lang=uk&c=36&r=2577 (last visited on July 23, 2006).

69 See French Industrial Property Code, Article L. 613-27, http://195.83.177.9/code/liste.

請求法院就專利權之有效性進行判斷,而且實務上因為直接提起宣告專利無 效之本訴,其裁判期間非常長,而且極難獲得宣告專利權完全無效之勝訴判 決,故實際上在法國極少以本訴請求宣告無效。另外,就侵權訴訟之被告而 言,就該專利之無效提起反訴,只須取得專利部分無效或取得請求保護範圍 縮小之判決,即可能獲得侵權訴訟有利之判決結果(但在侵權訴訟中提起宣 告無效之反訴時,必須以原告就侵權事實時所主張之 claim 為限,始得提起 宣告無效之反訴),並無須直接以本訴請求宣告專利權無效70

當被告提出專利無效反訴之後,法院有權認定專利全部或一部有效,而 此項認定僅拘束訴訟當事人,此後在其他侵權訴訟,當事人不得再執同一理 由,爭執專利有效性,惟此並不限制非訴訟當事人之第三人以同一或類似事 由爭執專利有效性。反之,當法院認定專利一部或全部無效時,此項認定有 對世效力,任何第三人均得在專利權人提出之專利侵權訴訟中,據以抗辯專 利為無效71。且因為專利無效性之對世效力,此項判決一經確定,即應通知 法國專利局,並註明於國家專利登記處,以使公眾知悉。而如確定判決僅係 部分撤銷專利請求時,專利權人須依判決意旨向法國工業財產局提出修正專 利請求範圍,而工業財產局對於專利權人所提出之修正,有權以其與判決意 旨不符而予以核駁72

而在侵權訴訟本訴與專利無效之反訴,同時提出時,法院通常就專利是 否無效先行判定,而於認定專利為有效,或被告未抗辯專利有效性時,始進 行是否有專利侵權行為之判斷73

phtml?lang=uk&c=36&r=2567 (last visited on July 23, 2006).

70 See Cabinet Beau de Loménie conseils en propriété industrielle, Brochure on Patent Litiga-tion In France, 30 (2004).

71 See French Industrial Property Code, Article L. 613-27, http://195.83.177.9/code/liste.

phtml?lang=uk&c=36&r=2567 (last visited on July 23, 2006).

72 See Cabinet Beau de Loménie conseils en propriété industrielle, supra note 70, at 22.

73 Id. at 23.

2.7 小結

自上述各國之制度歸納而言,在英、美法系採司法一元制度之國家,並 無大陸法系司法二元制之行政第一次判斷權尊重之原則,因此,關於專利權 是否有效,當然得由普通法院於侵權訴訟中,以抗辯甚至反訴方式予以判 斷。雖英、美均仍設有在專責行政機關中處理專利有效性之程序,但其原因 係基於以訴訟處理之勞費過鉅,有必要另行設置處理有效性問題之行政程 序,以提供另一經濟簡便之選擇而已,法院與專責機關,原則上有平行之認 定權限,而且侵權訴訟通常仍然是專利有效性問題處理之主戰場。至於採公 私法分立之大陸法系國家,則呈現不同面貌,德、法等歐陸主要國家,均不 將專利賦與行為視為行政權具有判斷專權之一般行政處分,而無尊重行政 第 一次判斷權之問題,因此,允許爭執專利有效性之人,跳過專利專責行政機 關,而直接向一般法院或專業法院,提起無效訴訟,而以判決宣告專利無 效74,雖其中仍有維持侵權訴訟與無效訴訟嚴格區分其管轄者,如德國,亦 有允許在普通法院直接提起無效訴訟,或於同一侵權訴訟中,以反訴處理專 利無效,與英、美無異者,如法國。但德國之程序嚴格區分與其公私法二元 制度應無直接關係,僅係基於無效程序處理之專業效率考量,而集中由專業 之法院處理而已。但東亞之日、韓、中國大陸及我國,則直接或間接繼受歐 陸德國以往之制度,堅持專利賦與係屬國家恩惠之行政專權事項,因此專利 之剝奪亦應尊重專責機關之第一次判斷權,必須先向專責行政機關提出舉發 或無效程序,俟專責機關為處分後,再循行政爭訟程序處理。即使德國戰後 已轉變為無效訴訟,東亞國家卻仍然一如故往,其程序之嚴格區別,雖與德 國現制仍有類似,但東亞國家係因公私法二元制度,而不得不區分其審判 權,其實與德國已大異其趣。但因為專利有效性依行政爭訟模式處理時,爭 議經常循環延宕而不能終局確定,其遠不如德國無效訴訟之效率,已不能回

74 一旦專利權經無效訴訟判決無效確定,雖原核准專利之行政處分並未被撤銷,但自 然形同失效。

應東亞國家產業快速發展過程中之需求,而不得不改弦更張,雖然東亞國家 目前均未能接受歐陸之無效訴訟模式,因其涉及專利制度基本思想之轉變,

並非容易,但在維持相對效力之前提下,擴大侵權訴訟中法院判斷之權限,

在某種程度上達成糾紛之一次解決,卻是日、韓及中國大陸等東亞國家之共 同方向,則得以斷言。

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