關於拜杜法的問題,前面已經就其基礎理論上提出許多批判,包括其是 否真能達到其最初想要達到的目的,至今仍令人質疑。因此,在美國有不少 學者,都提出要加強落實拜杜法中的介入權,或者修改部分規定,來減少過 多的專利阻礙後續的研究。
4.3.1 修改例外情況限制或刪除受資助者專利
Arti K. Rai 和 Rebecca S. Eisenberg 教授認為,在「例外情況」條款部 分,由於現有的字眼「例外情況」,會讓人以為資助機關應該儘量避免使用 這個權力。而 Arti K. Rai 和 Rebecca S. Eisenberg 教授建議,應該在法條中刪 除「例外情況」個字眼,而保留「當資助機關認為,對研發成果限制其刪除 其保留研發成果專利權的權利,能更有助於促進本法的政策和目標……」。
此外,也應該簡化麻煩的行政程序,且當複審程序進行時,避免阻礙後續研 究的進展72。
4.3.2 行使介入權不因法院介入而停止
Arti K. Rai 和 Rebecca S. Eisenberg 教授認為,應修法讓資助機關的介入 權能夠更順利的行使。目前為止,美國聯邦的資助機關都沒有行使過介入 權。我們應該修改相關規定,當政府行使介入權時,若該受資助者向聯邦法 院上訴,並不暫時停止介入權的效力。因為若受資助者可以因為提出抗議,
則會拖延這個授權的進行,那麼與拜杜法中所提到的為了達到「在適當的時 間」和「解決健康或安全需要」所強調的精神相違背。但還是應該保留司法 審查機制,畢竟介入權是在研發已經出現了,才事後決定介入其授權的調
71 Id. at 309-10.
72 Id. at 310.
整,這往往會影響受資助者是否願意投資的意願與期待73。
4.3.3 授權價格不合理就該行使介入權
另外,Peter S. Arno 和 Michael H. Davis 教授認為,許多人都沒有認清拜 杜法介入權的真正用意。其是為了確保合理的條件(reasonable term)授權,
更重要的精神,就在於授權價格,必須是合理的價格。也就是說,價格控制
(price-control)是介入權的重要精神所在。但大多數人都沒有把握這個重 點,而不肯多採用介入權74。在一個最重要的案例,1994 年 Johns Hopkins 大 學和其他人聯合控告 CellPro 公司,認為他們侵害了 Johns Hopkins 大學受政 府資助而申請的專利。1997 年 CellPro 公司決定向 NIH 提出行使介入權的要 求,他們主張這項授權是為了解決健康和安全需求,且 Johns Hopkins 大學並 沒有採取「實際應用」,所以符合介入權的條件。但 NIH 在其決定中,卻說 CellPro 公司主張的是 Johns Hopkins 大學「沒有採取合理步驟將其科技商業 化」。NIH 認為 Johns Hopkins 大學有將其專利授權出去,並且很積極的在法 院保護自己的專利,這樣已經算是有「實際應用」,因而 NIH 認為 Johns Hopkins 大學已經採取了積極的步驟達到實際應用,而駁回 CellPro 公司提出 的申請75。
Peter S. Arno 和 Michael H. Davis 教授認為,NIH 誤解了介入權的意思,
並不是有授權、有製造,就符合了實際應用的要求,其必須讓該專利「以合 理條件供公眾取用」(available to the public on reasonable terms),才滿足其
73 Id. at 311.
74 Arno & Davis, supra note 18, at 680-81.
75 關於該案例的英文評析,可參考 Mary Eberle, March-In Rights Under the Bayh-Dole Act: Public Access to Federally Funded Research, 3 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 155 (1999). 中文介紹與評析,可參考鄧曉芳,前揭註 64,頁 16-21;范文昇,前揭註 7,頁 235-249;王偉霖,前揭註 27,頁 26-30;吳東洋,國家創新系統下研發成果 規範之研究:以智慧財產權歸屬與行政介入權為探討核心,中央大學產業經濟所碩 士論文,頁 59-73(2002)。
條件76。而且拜杜法的目的應是為了保護公眾,避免創新未使用(nonuse)
或者未合理的使用(unreasonable use)。而所謂的合理條件的使用,就是授 權價格必須合理77。既然這些研發是政府花錢資助的,民眾已經支付過一次 錢,若允許專利權人以高價授權,則是讓人民再受二次剝削,所以拜杜法才 更要求必須授權價格合理,而不能讓專利權人有意外之財78。
4.3.4 加強政府監督授權行為的人力
拜杜法要求,受資助者對於其乃因受資助的研發成果申請專利後,必須 在專利上標示其乃受政府資助,且標示政府擁有部分權利79。但若受資助者 可能會不誠實,認為其研發成果並不是受資助的範圍,而不肯標示80。調查 發現,受資助者有許多的研發成果都未標示其乃受政府資助81。
資助機構只能在發現六十天內必須、立即行使介入權,否則就不能行 使。但因為各資助機構只有很少的能力能夠監督各受資助機關的授權行為。
每一個人要監督的授權這麼多,根本沒有能力即時發現有違背拜杜法的授權 情形。例如美國 NIH 只聘了兩位專員來監督每年資助的上千件的專利案的授 權情況82。
因此,Peter S. Arno 和 Michael H. Davis 教授認為,應該加強聯邦政府資 助機構的監督人力,來監督這些受資助機構是否按合理條件授權。且要求受 資助機構必須確實報告他們的研發成果與授權情況,若有違規者也有處罰規 定83。
76 Arno & Davis, supra note 18, at 682-83.
77 Id. at 683.
78 Id. at 684.
79 35 U.S.C. § 202(c)(6) (2002).
80 Arno & Davis, supra note 18, at 674, 677-79.
81 Id. at 686-88.
82 Id. at 674-76.
83 Id. at 687.
4.3.5 讓所有受政府資助者都可以免費使用政府資助的研發 成果
Terry K. Tullis 認為,為了避免在奈米科技或生醫科技的上游專利,造成 專利叢林問題,而阻礙後續的研發活動,可以考慮擴大援用拜杜法中的政府 使用授權這個概念。亦即前面介紹的,在拜杜法 35 U.S.C. § 202(c)(4)中,雖 然受資助者擁有專利,但政府享有一個非專屬的免費授權。而其條文中,可 以看到「為美國政府或代表美國政府行使專利」。Terry K. Tullis 認為若能擴 大解釋其意涵,將所有後來受政府資助的研究者,都看做代表美國政府實施 專利,就可以免費使用過去受政府資助的研發成果專利,這樣就能夠避免過 去的專利造成後續研發的阻礙84。
不過,Terry K. Tullis 認為,讓後續受政府資助者援用這項政府免費授 權,不能過度廣泛。他建議其只能在專利訴訟中,若後續資助者被控告時,
可以作為一項抗辯,但不應該是免費授權的,而應該採用類似強制授權的制 度,給予一個合理的授權金。至於這個合理的授權金,則視後續資助者各別 的使用情況而定。若是為了開放商業產品,則合理授權金較高;若只是為了 實驗使用,則授權金較低85。
Aaron Miller 也採取類似的建議。不過他的出發點,主要是因為美國專 利法上的實驗豁免權,在法院判決 Madey v. Duke University 案後,已經所剩 無幾。所以,其建議為了讓後續的受政府資助者可以不會受到之前專利的限 制,也是建議政府對其資助成果之專利保留非專屬的授權,讓後續的受資助 者,可以自己選擇,若選擇免費使用前人的專利,則其研發成果也不得申請 專利,但可以保留發表論文的權利;但若想保留申請專利的權利,則就不能 免費使用前人專利86。他的建議與 Terry K. Tullis 不同點在於,要免費使用前
84 Tullis, supra note 61, at 306-07.
85 Id. at 307-09.
86 Aaron Miller, Repairing the Bayh-Dole Act: A Proposal for Restoring Non-Profit Access to
人的專利,必須自己的研發成果也不能夠申請專利。但 Aaron Miller 認為,
以學術圈而言,本來申請專利就不是他們的研發誘因,發表論文及升等才是更 重要的研發誘因,所以大學內的學者會傾向選擇放棄研發成果申請專利87。