5.1 申請專利範圍文字⎯⎯公示性
在 Hughes 一案，CAFC 認為 NASA 太空船執行定位程序中，ISA 訊號 之 處 理 運 用 雖 與 申 請 專 利 範 圍 中 的 location external to said body 與
synchronism 這兩項特徵不同，但這並不影響兩者均等之認定。在 Pennwalt
一案，CAFC 認為 Durand-Wayland 所製造的分類器利用微處理器儲存被分 類品重量與顏色相關資料而非儲存其位置，與申請專利範圍中的連續指示
（continuously indicating）特徵不同，均等不成立。
法院在 Pennwalt 一案進行均等分析之前，引用了 Perkin-Elmer Corp.一
案中法院對均等論之論述30：「……這不意味著法院可以忽略申請專利範圍 中文字所記載的限定特徵。……在運用均等論時，法院不能忽略漠視申請專 利範圍中所記載的有意義的結構（meaningful structure）以及功能性限定特 徵（functional limitations），因為公眾有權依賴具公示性之特徵記載以避免 侵害31。……適用均等論時，必須從申請專利範圍整體脈絡中（in the context of the entire claim）來審視每一個限定特徵，專利範圍中的每一項限 定 條 件 都 是 重 要 與 不 可 或 缺 的 。 … … 要 構 成 實 質 均 等 （ substantial equivalent），被控物品中所用以替代專利範圍中相對應之技術特徵，不能 對發明專利執行功能之方式產生實質性的改變。」由此可看出法院在
Pennwalt一案中對申請專利範圍公示性的重視。
5.2 整體觀察之必要性 5.2.1 無須一一對應
全要件原則（all elements rule）同時適用於字義侵害與均等認定。嚴格 的全要件原則要求申請專利範圍的技術特徵與被控物所實施的對應部分
（matching parts）技術內容進行比較，然而在 Corning Glass Works 一案 中，CAFC 突破了這樣嚴格的限制。法院主張，只要在被控對象中找到申請 專利範圍的某些技術特徵（limitation）即可，而無須一一對應（one-to-one correspondence）。無須一一對應之要求，除了隱含侵害判斷須進行整體觀 察之特性外，其有別於「構成要件」之「限定特徵」觀念的提出，也大大的
30 Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Elec. Corp., 822 F.2d 1528 (Fed. Cir. 1987).
31 「當初『連續指示』加入申請專利範圍之中是用來克服先前技術的，與可專利性有 關。CAFC 認為『連續指示』屬於一種功能性限定特徵，當初 Pennwalt 加入此一限 制特徵是為了克服先前技術獲准專利的，現在想忽略此一限定特徵而擴大均等之範 圍是不被允許的。均等論的建立是為實現衡平（equity），使專利權人不至於受到 文字之限制，但也不是用來大幅改寫申請專利範圍，將它延伸超出非實質性差異
（insubstantial difference）範圍之外。」參閱劉尚志、陳佳麟，《電子商務與電腦軟 體之專利保護》，二版（2000）。
解決了構成要件至今尚無法獲得完整而明確定義所帶來之困擾32。
5.2.2 構成要件失去可辯示性
在 Texas Instruments 一案，專利的所有構成要件皆用手段功能用語表 示，欲成立 35 U.S.C. § 112 ¶ 6 之侵害，必須參考專利說明書中執行特定功 能（claimed function）的對應結構（corresponding structure），以界定專利 所保護的範圍。該案出現了一種與其他案件不一樣的情形，那就是被控對象 實施了申請專利範圍所有的構成要件，導致從專利說明書中去界定實施特定 功能的對應結構發生困難。由於對應結構失去了可辨識性，CAFC 認為應從 被控物與申請專利範圍整體來判斷有無侵害。雖然理由書中有提到，若對個 別構成要件進行比較，有可能獲得非侵害的結論，但因個別構成要件差異所 累積的結果，最後法院作出被控物不構成對 Texas 專利侵害的結論。
5.2.3 先前技術之抗辯
在 Wilson 一案，CAFC 採用了「假想申請專利範圍是否具備可專利 性」的方式，來決定均等論所保護權利範圍的大小。當修改後的申請專利範 圍具備可專利性時，均等範圍可涵蓋被控物對應的技術內容，侵害成立；反 之，當修改後的申請專利範圍不具備可專利性時，均等範圍無法涵蓋被控物 對應的技術內容，侵害不成立。值得注意的是，在適用均等論時，是以個別 構成要件為比較對象，但是，利用假想申請專利範圍是否具備可專利性時，
卻是以申請專利範圍整體來判斷，也就是說，在先前技術抗辯之下，均等適
32 目前，常見到 limitation 與 element 交互使用，例如全要件原則有人稱之為 all elements rule，也有人稱之為 all limitations rule，但究其起源，兩者仍有區別。本文 將前者譯為限定特徵，而後者則譯為構成要件，以玆區別。另關於構成要件的討 論，可參閱 Philip M. Nelson, NOTES & COMMENTS: Definition for “Limitation” in the Context of Prosecution History Estoppel and the All Elements Rule: A Proposed Solution to the Troubling Dictum in Kustom Signals v. Applied Concepts, 2003 B.Y.U.L.
REV. 353 (2003).
用與否是以申請專利範圍整體來進行判斷的。若欲採取逐項測試法來解決先 前技術抗辯的問題，其結果將是不構成侵害，原因是幾乎所有的構成要件都 是習知技術，而假想申請專利範圍的方式是「修改構成要件使之涵蓋被控 物」，那麼原構成要件將因修改後與被控物相同，而無可專利性之可能。另 一方面，專利所保護的對象是構成要件所組成的請求標的整體，而非單一構 成要件，習知構成要件單獨存在並無保護之必要，而是其組合符合了法定專 利實體要件之後才受到保護。
5.2.4 爭論未熄⎯⎯專利權人利益 v.公眾利益
關於 Wilson 一案，另一個值得提出的討論是，在保護專利權人與公示 性的天秤上，似乎可看出 CAFC 比較偏向保護專利權人，也就是說重視申 請專利範圍文字的程度不若 Pennwalt 一案中所強調的「連續指示」及
Warner-Jenkinson 一案中所強調的「pH6」來的強烈。在 Wilson 一案中，申
請專利範圍已經明白表示，6 個大圓與所有的小凹洞「皆不相切」（do not
intersect any dimples），那麼依照 Pennwalt 一案中，法院所強調之所有出現
在申請專利範圍中的文字皆同等重要的話，那麼依「大圓與小凹洞皆不相 切」這一項構成要件，早就可以排除 Dunlop’s balls 侵害專利之可能，無須 再利用所謂的「假想申請專利範圍」可專利性之測試法，對專利與先前技術 兩者相似程度進行比較，來決定均等是否適用！雖然在 Wilson 一案中，法 院並未對於小凹洞的相切長度與相切數目之差異究竟要大到何種程度以上，
方足以與先前技術形成區別而具備可專利性，卻也顯示了 CAFC 試圖避免 過分強調申請專利範圍文字意義，造成無法適切地保護專利權人之意圖。