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逐項測試法與整體觀察法之比較

採用逐項測試或是整體判斷將會對均等認定產生截然不同的結果,其 差異可分以下幾點討論:

(1)在申請專利範圍方面:逐項測試法將焦點集中在構成要件上,有限

縮專利範圍的效果,比較不易構成侵權;整體判斷則從發明整體看待,有擴 張專利範圍的效果,比較容易構成侵權。

(2)以被控對象複雜性區分:逐項測試法適用於簡單結構,容易進行判 斷;整體判斷則適合比較複雜的結構,特別是在構成要件不易劃分的場合。

(3)在陪審團之水平方面:先由法官解釋專利所涵蓋的權利範圍,並將 結果告訴陪審團,其次由陪審團根據法官所確認的權利範圍,綜合考量證 據,進行被控對象是否構成字義侵害或成立均等。鑑於均等認定屬於事實問 題,需交由陪審團認定,採逐項比對,可將雙方爭議焦點集中在構成要件 上,有助於簡化問題,幫助陪審團的瞭解;若採整體觀察法,容易將不具爭 議的部分也納入考慮,將考驗陪審團的能力。

(4)新興科技(after-rising technology)就是一個很恰當的,採整體觀察 法優點之處。隨著技術演進,在更要求「整合性」的趨勢之下,請求專利範 圍中的構成要件,將隨著技術整合,其角色與重要性將日見模糊。

(5)進行均等判斷之前,要先確認字義侵權與否,而確定字義侵權,則 首先要檢視構成要件是否存在。在專利申請核准後經過一段時間,因技術演 進,一新產品將原本專職特定功能的兩個要件整合為一,結果將使新產品因 缺少一項構成要件而不構成字義侵害。不構成字義侵害而是用均等論時,前 提是系爭物品其中一項構成要件不落在申請專利範圍的字義範圍,若是完全 在申請專利範圍內找不到,是無法進行均等判斷的。此時整體觀察法就有其 優點。案例指出,將兩個以上要件整合為一,或將一個要件分解為二,只要 仍執行原有的功能,仍無法避免成立均等構成侵害。

(6)逐項比對著重個別技術特徵之結果,常會忽略與其他技術特徵連結 關係與綜效33;整體判斷著重發明整體所發揮之功能與達成之目的,常會忽 略技術特徵的文字表述34(例如 Hughes 一案的 external location 與 Hilton

33 見 Corning Glass Works v. Sumitomo Electric U.S.A.一案之討論。

34 見 Hughes 案第一項申請專利範圍的 external location 與 synchronism。

Davis案的 pH 下限值 6 等),而遭致申請專利範圍欠缺公示性之批評。

7. 結論

專利所保護的是整個申請專利範圍,而非其個別構成要件,本文認為 主要理由在於,在眾多的發明創作中,申請專利範圍的個別構成要件幾乎是 習知技術或元件,請求標的之所以具備可專利性,在於這些構成要件之組合 具備法定專利實體要件。另一方面,當被控對象具備申請專利範圍每一項技 術特徵,亦即在進行侵害判斷時,被控物每一項技術特徵構成全要件原則下 的字義侵害或均等判斷時,侵害成立,此時比對之對象卻是在申請專利範圍 的構成要件上。

首先,本文從美國聯邦巡迴上訴法院在專利案例侵害判斷上回顧與均 等論有關的議題,從不同的角度探討均等判斷採取逐項測試法的適切性。從 前面的討論可以發現,當不要求一一對應時,採用整體觀察法能夠正確的將 專利內容的重要的技術特徵加以呈現;當與被控物所實施的技術內容不只一 項時,採用整體觀察法能夠顧及技術差異的累積效應並克服構成要件的辨識 性問題,凸顯了逐項測試法的侷限性。

其次,除了比對對象(逐項 v.整體)之外,尚有其他情形會影響均等的 適用範圍,先前技術(prior art)的抗辨就是其中例子之一。當被控侵權者 主張被控對象為先前技術所涵蓋時,考慮到決定先前技術的抗辯對均等範圍 的限制方法,被控對象與先前技術之間相似程度越大,均等擴張範圍越窄,

此處將均等的成立與否回歸可專利性的判斷,而發明創作的可專利性是將申 請專利範圍作整體判斷,與均等判斷要求逐項測試的方式不盡相同,出現了 與一般均等認定狀況不一致之處。因此本文認為,整體觀察法能夠符合更多 不同情況之要求,因此較逐項測試法更能獲致正確的專利侵害與否的結論。

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