本文之研究動機、研究目的、研究架構以及研究方法。
第二章 「專利適格標的」於美國專利訴訟中的發展
本文藉由以往美國境內發生的案例，瞭解美國 CAFC 或最高法院 對於專利適格標的之判決，與專利適格標的之歷史發展與演進。
第三章 Bilski 案例與相關影響
本文回顧整個 Bilski 案件的案例事實、法院判決以及其衍生的相關 議題，並進一步探討USPTO 所做出的回應與試圖建立的審查流程。
第四章 實證研究分析
本文採用實證研究方式，分為量化統計與質性分析兩部分，瞭解 美國專利申請實務受到的影響，以及美國法院對於專利標的適格性的 判斷準則之發展。
第五章 結論與建議
本文將目前觀察到的成果做一個概略總結，並提出本文之建議。
1.4 研究方法
本文藉由判決與文獻回顧，確定相關爭議的問題意識，並透過量 化研究與質性研究的方式，進一步瞭解美國專利申請實務最新的發展。
在量化統計部分，針對BPAI 的訴願決定，瞭解美國專利申請實務，受
Bilski 案件的實際影響；在質性分析部分，藉由分析最高法院 Bilski 判
決出爐後一些值得注意的判決，試圖觀察美國法院對於專利標的適格 性的判斷準則之發展。4
第二章 「專利適格標的」於美國專利訴訟中的發展
美國專利法第101 條規定：「任何人發明或發現任何新且有用的程 序（process）、機器（machine）、製造物（manufacture）、組成物（composition of matter）或其新且有用的改良，皆可依規定獲得專利9。」
本條文只有正面表列專利適格標的，並沒有明確說明哪些發明態 樣會被排除於專利適格標的之外，但是在實際判決案例中，對於非專 利適格標的判斷方式卻持續發展。藉由以往美國境內發生的案例，可 瞭解美國 CAFC 或最高法院對於專利適格標的之判決，一窺專利適格 標的之歷史發展與演進，進而瞭解現行專利實務與運用。
2.1 心智步驟原則— In re Abrams (1951)
Abrams 案
10是一個關於石油探勘方法的專利申請案，其主要在於 利用測量每單位面積地表面因各鑿孔內地下氣體擴散致壓力升高的比 例，與所得到的標準參考壓力值決定各鑿孔的壓力上升比率，再比較 各鑿孔所測得的數據，若有異常值則可能暗示有油氣存在。美國關稅暨專利上訴法院（CCPA）在判決書中表示，Abrams 案 單純是心智概念的描述，而心智概念非專利適格標的，並提出了心智 步驟（mental step）的審查標準11。因為科學觀念或抽象概念並不符合 美國專利法第 101 條的規範，任何方法或裝置的功能如以人類心智作 用來進行，則該發明非專利適格標的12。Abrams 案建立了心智步驟原 則（mental step doctrine）的審查標準，接下來二十年間，USPTO 均以 其作為審查標準。
9 35 U.S.C. § 101 (“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent thereof, subject to the conditions and requirement of this title.”).
10 In re Abrams, 188 F.2d 165 (CCPA 1951).
11 See id. at 168.
12 See id. at 166 (“If all the steps of a method claim are purely mental in character, the subject matter thereof is not patentable within the meaning of the patent statutes.”).
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2.2 MoT (Machine-or-Transformation)的濫觴— In re Benson (1972) 1972 年的 Gottschalk v. Benson 案13，是在一般用途之電腦中，把十 進位的二位數碼格式（binary-coded decimal numerals, BCD）轉換為純 粹二位數碼格式（pure binary numerals）的步驟，所涉及的方法是將二 進位編碼透過暫存器的運作，以轉換成二進位數的演算法。
美國最高法院判決指出：「該申請案除了與電腦相關之外，並無任 何具體用途，不得為專利適格標的。其理由為若承認系爭發明為專利 適格標的，等於讓該專利獨占了該數學演算法的所有功能14。」也就是 說，數學演算法僅是類似一種抽象概念（abstract ideas），僅透過電腦 執行該演算法並企圖藉由專利來先占（pre-empt）該演算法時，該專利 範圍並非美國專利法第 101 條所欲保護之標的。否則若核准該專利，
其實際的效果等於是將該演算法變成專利15。
最高法院在本案判決理由中，另外指出「對於未包含有特定機器 的程序請求項中，其專利要件的提示（the clue）在於是否讓某一物件 轉換（transformation）及變化（reduction）成另一狀態（state）或物（thing）」
16；雖然最高法院當時並未有意將之作為方法項之專利適格標的判斷準 則17，但是該理由卻在三十多年後的 In re Bilski 案中被 CAFC 所引用18。
2.3 Point of Novelty— In re Flook (1978)
1978 的 Parker v. Flook 案19，是關於一種用來在碳氫化合物的觸媒 反應過程中監控參數的方法，當製程參數，例如溫度、壓力，超出預
13 In re Benson, 409 U.S. 63 (1972).
14 See id. at 71-2 (“The mathematical formula involved here has no substantial practical application except in connection with a digital computer, which means that if the judgment below is affirmed, the patent would wholly pre-empt the mathematical formula and in practical effect would be a patent on the algorithm itself.”).
15 Id. at 72.
16 Id. at 70 (“Transformation and reduction of an article ‘to a different state or thing’ is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines.”).
17 Id. at 71 (“It is argued that a process patent must either be tied to a particular machine or apparatus or must operate to change articles or materials to a ‘different state or thing’.”).
18 In re Bilski, 545 F.3d 943, 954 (2008) (“The Supreme Court, however, has enunciated a definitive test to determine whether a process claim is tailored narrowly enough to encompass only a particular application of a fundamental principle rather than to pre-empt the principle itself. A claimed process is surely patent-eligible under § 101 if: (1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing. See Benson, 409 U.S. at 70, 93 S.Ct. 253.”).
19 In re Flook, 437 U.S. 584 (1978).
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定的警示值時，即會產生警示結果表示有不正常情況產生。
美國最高法院指出，先前技術與本案系爭方法唯一的差異，即在 於本案系爭方法第二步驟中，參數的調控係以某特定數學方程式來計 算與調整警示結果的設定20。但是，由於在 Benson 案中已經指出「發 現新穎且實用之數學公式並非可專利之標的」21，故本案的爭點在於，
若 該 系 爭 請 求 項 限 縮 在 特 定 應 用 中 ， 或 該 解 決 方 法 之 後 續 應 用
（post-solution applications），是否就可以使得該新發現之公式成為適格 之專利標的22。
最 後 ， 最 高 法 院 認 為 ， 該 解 決 方 法 之 後 續 應 用 （post-solution applications），並不能將原本不可專利的方法轉變為專利適格標的；另 外，本申請案僅提供了一個新的且可能為較佳的數學方程式，而該方 程式就是本申請案的唯一新穎性特徵，但是該方程式並非可專利的標 的23。但是，法院也進一步說明，本申請案非為專利適格標的，並非因 為其包含有自然法則或數學演算法，而是因為其唯一的新穎性元件（the only component found novel）並非美國專利法第 101 條所列舉的範疇
24。
自此而後，由於 Flook 案判決理由，指出不論該數學演算法是多新 穎且有用，或是使用於特別定目的或應用，該演算法若為唯一的新穎 性特徵，均無法使所請專利之發明符合專利適格標的，即所謂的「point of novelty」判斷準則，對當時電腦相關發明之專利申請意願造成嚴重 影響。
2.4 生物科技標的可專利— In re Chakrabarty (1980)
1980 年的 Diamond v. Chakrabarty 案25，系爭專利請求項是關於一 種可降級分解（degradation）原油（crude oil）之人造細菌，其用途在 於當原油洩漏時，該細菌能比使用自然之細菌更有效率的將原油分解 為水中生物之食物並避免污染擴散。申請人以三種請求項形式提出專
20 Id. at 585.
21 Id. at 585 (“In Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 93 S.Ct. 253, 34 L.Ed.2d 273, we held that the discovery of a novel and useful mathematical formula may not be patented.”).
22 Id. at 586.
23 Id. at 584.
24 Id. at 594.
25 In re Chakrabarty, 447 U.S. 303, 307 (1980).
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利申請，分別為該細菌的製造方法、利用該細菌降級分解石油的方法 以及該細菌本身。其第三種請求項為：「一種假單細胞屬（Pseudomonas）
之細菌，其至少包含兩個穩定產生能量之質體，每一該質體提供個別 的碳氫降級分解途徑。」
USTPO 在專利審查過程中，認為 Chakrabarty 的專利僅為發現
（discovered）一種新的，且為自然存在的細菌；而美國專利法第 101 條規範中，並未將細菌這種生物物種列舉在適格之專利標的中；況且，
國會在制定專利法時，並未能預見基因科技的發展，因此在國會未能 明確界定微生物是否可享有專利保護之前，微生物非為法定保護之專 利標的。但BPAI 卻有不同的見解，認為該微生物為其係為 Chakrabarty 所製造出之人工細菌，並非自然產物，但仍非美國專利法第 101 條所 保護的專利適格標的。然而，CCPA 並不認同 BPAI 的意見，認為自然 的微生物、人工培養的生物以及其他標的（subject matter），在法律上 未作出區分，故均應該包含在第 101 條專利標的的種類（categories）
中。
在上訴至美國最高法院後，最高法院認為Chakrabarty 所製造的細 菌所擁有的特徵，明顯的與自然界所發現的不同，具有新穎性，此種 微生物可為專利的標的。並進一步指出：判斷是否為專利適格標的，
其 標 準 在 於 該 標 的 是 否 為 人 為 ， 而 不 在 於 該 標 的 是 否 有 生 命 。 Chakrabarty 所製造的細菌確實為人工製造，應該將其納入專利保護範 圍。美國最高法院還引述國會委員會（Congressional Committee）的報 告，指稱：「國會意指的專利適格標的包括在太陽底下由人類所製造的 任何東西」26，專利法第101 條應做廣泛的解釋。
自 Chakrabarty 案後，美國政府的政策有重大轉折；在此之前，人 造微生物是否屬於專利法 101 條之「製造物」及「組成物」定義，尚 不明確，而對於該人造細菌是否屬於專利適格標的產生爭議。但在本 案判決之後，動植物品種均可為專利適格標的，使生物科技專利審查 邁入一個新的里程碑。
26 Id. at 308 (“[I]nclude anything under the sun that is made by man.”).
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2.5 電腦程式可申請專利的曙光— In re Diehr (1981)
1980 年 Diehr 案27，系爭專利請求項是關於一種製造橡膠產品時控 制壓力與時間之方法，主要是依據阿瑞尼斯方程式（Arrhenius equation）
反覆計算橡膠硬化時間，待前述計算時間值等於實際時間值時，電腦 發出一打開壓模機之訊號，如此可以得到最佳化之開模時機。
USTPO 核駁本案所持理由為：「本案的新穎性部分在於利用電腦 處理程式控制的步驟，但依 Benson 案之最高法院判決，認定電腦程式 為數學演算法，屬於抽象概念，非屬專利之適格標的。」其後，CCPA 推翻了USTPO 的決定，認為本案為利用電腦程式改進了先前須以人工 方式完成之方法，可為專利法所保護的適格標的。
本案的爭點在於使用電腦軟體程式（阿瑞尼士方程式）來計算橡
本案的爭點在於使用電腦軟體程式（阿瑞尼士方程式）來計算橡