國
立
交
通
大
學
管理學院科技法律學程
碩士論文
美國程序類專利適格性判斷之實證研究
─以美國聯邦最高法院 Bilski 判決為中心
An Empirical Study on Determining Subject Matter Eligibility for
Process Claims in United States
─
The Impact of U.S. Supreme Court Bilski v. Kappos Decision
研 究 生：陳忠偉
指導教授：劉尚志 教授
美國程序類專利適格性判斷之實證研究
─以美國聯邦最高法院 Bilski 判決為中心
An Empirical Study on Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in United States
─
The Impact of U.S. Supreme Court Bilski v. Kappos Decision研 究 生：陳忠偉 Student ：Jong-Woei Chen 指導教授：劉尚志 博士 Advisor ：Dr. Shang-Jyh Liu
國 立 交 通 大 學 管理學院科技法律學程
碩 士 論 文
A Thesis
Submitted to the Institute of Technology Law College of Management
National Chiao Tung University in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws in
Technology Law July 2011
Hsinchu, Taiwan, Republic of China 中華民國 100 年 7 月 1 日
i
美國程序類專利適格性判斷之實證研究
─以美國聯邦最高法院 Bilski 判決為中心
中
文
提
要
研究生：陳忠偉 指導教授：劉尚志 教授 國立交通大學管理學院科技法律學程摘 要
2008 年美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在 In re Bilski 案判決中，認為 大宗商品交易之避險策略方法不應准予專利，並建立「機器或轉換測試法」 （Machine-or-Transformation Test）作為程序類發明是否為美國專利法第 101 條所言之專利適格標的之檢驗方法，提高了商業方法、軟體發明等類別被 認可為適格專利標的之門檻。全案上訴後，最高法院維持原判決，認為該 申請案屬抽象概念（abstract idea），非專利適格標的；但認為機器或轉換測 試法係可適用但並非唯一的檢測方式。最高法院 Bilski 判決出爐後，美國專 利商標局（USPTO）公告了 2010 年臨時性審查指南，以協助專利審查官作 為審查準則。本文藉實證的方式，在該審查指南公告前後之一定期間內， 對USPTO 內部之專利訴願暨衝突委員會（BPAI）之訴願決定進行計量分析， 探討新判斷流程之使用比例以及適用該流程對專利申請獲准率之影響性。 本文並分析最高法院 Bilski 判決後一些值得注意的判決，試圖觀察專利標的 適格性的判斷準則之發展。本研究發現，專利訴願暨衝突委員會有明顯提 高新的兩階段判斷流程之比例，但是第二階段的抽象概念測試法，對專利 申請的獲准並沒有實質的幫助，形同虛設；而聯邦巡迴上訴法院截至目前 為止仍未發展出「抽象概念」的判斷準則，還是以機器轉換測試法為主要 依據。顯示專利發明人仍應在撰寫專利說明書以及專利請求項時，將機器 或轉換的部分描述清楚，以提高專利標的適格性被認可的機率。 關鍵字：程序類專利、方法專利、專利標的、機器或轉換測試法、抽象概 念ii
An Empirical Study on Determining Subject Matter Eligibility for
Process Claims in United States
─The Impact of U.S. Supreme Court Bilski v. Kappos Decision
英
文
提
要
Student： Jong-Woei Chen Advisor：Dr. Shang-Jyh Liu Institute of Technology Law
National Chiao Tung University
Abstract
In 2008, the United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) affirmed the rejection of the patent claims involving a method of hedging risks in commodities trading in In re Bilski, 545 F.3d 943. For process claims, the CAFC reiterated the machine-or-transformation (MoT) test as the solely applicable test for patent-eligible subject matter under 35 U.S.C. §101. In Bilski v. Kappos, 130 S.Ct. 3218, though the U.S. Federal Supreme Court affirmed the judgment of the CAFC, but it held that Bilski’s application was ineligible for patent protection because it was an unpatentable abstract idea. The Supreme Court also clarified that though “MoT” test is an important tool for determining the patentability of a process, however it is not the sole test as the Federal Circuit had held. After the Bilski case is made, the USPTO made an Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in view of Bilski v. Kappos (Interim Bilski Guidance, 2010) for its personnel when determining subject matter eligibility. With quantitative analysis, this article will review the decisions of the Board of Patent Appeals and Interferences (BPAI) with certain periods before/after the announce date of the Interim Bilski Guidance to analyze the impact of the Bilski case based on the changes of the adopted test flow and of the allowance rate of patent claims. In order to understand the development of the rules on determining subject matter eligibility for process claims, this article also reviewed some notable decisions after the Bilski case. It is found that there is a significant increase in use of the new “two-stage process” in the BPAI decisions, however, the abstract idea test did not help with the determination of subject matter eligibility. Up to now, CAFC decisions still cannot establish the standard of the abstract idea test. Therefore, it is suggested that the patent applicants should still focus on the supports of the machine-or-transformation part in the patent description and claims to increase the allowance rate of the process claims.
iii
誌
謝
十年多前，身為一個初出茅廬的電路設計工程師，曾天真的以為，只要電路 設計成功，就可以讓產品銷售至全世界。然而，在被指派協助公司所面臨的專利 訴訟之後，才驚覺還有一個法律的框架，亦可以影響企業的興衰與存亡。在追求 一個更有系統的跨領域知識的學習動機下，有幸踏入了交通大學科技法律研究所 的大門。坦白說，身為一個在職進修的學生，必須要同時兼顧工作、家庭、學業 三方面的時間分配，以我的能力而言，實在不容易，因此不得不承認我並非一個 用功的學生；幸好，在科法所各位老師的循循善誘下，讓我能夠在這幾年一路摸 索過來。 在此，特別要感謝劉尚志老師給予的指導，包括論文的重點方向與個人特質 發展上的提點；也要感謝三元老師傳授我民法相關課程的必要知識、志潔老師在 刑訴課程活潑的教學法與不同角度的切入點、敏銓老師在美國法上的啟蒙、立達 老師在行政法與資訊通訊法上的盡心教導。另外，在此也向洪瑞章老師在專利實 務上的無私分享說聲道謝、以及胡均立老師在法律經濟分析提供了另一種思考面 向。此外，也要感謝我的論文口試委員-李貴敏老師與胡亦台老師，兩位老師皆具 有相當豐富的實務經驗，在論文口試時也給予了相當寶貴的建議與鼓勵。 同時，也要感謝求學期間許多幫助過我的學長與同學們，愛蓮、原毅、國泉、 維德、卓毅、育彬、育輝、東郁等在學業上的相互砥礪。特別是修法學論文寫作 課程時同組的柏宏、遠青與宏宇學長，有你們的全力協助蒐集判決資料與分析， 才能讓這篇論文的菁華部分應運而生；還有協助我校稿的愷致，謝謝你的支援才 能讓這篇論文更完整。 《禮記‧學記》：「學然後知不足」，在交大科法所這幾年，更讓我感受學海之 無涯；緊接著，我將到台灣大學EMBA 財金所探索不同領域的知識。特別感謝抱 持著永續學習精神的黃永河學長，願意撥空分享職涯經驗與人生規劃，也讓我能 鼓起勇氣尋求下一段學習之旅。 一路走來，因為妻子真儀對整個家庭的付出，以及對彥綸與宥朋的照顧，才 讓我能無後顧之憂完成這個學位；還有，辛苦奔波於台北與新竹之間的岳母與大 舅子俊亮，謝謝您們願意幫忙照料這兩個頑皮的小男孩；更要謝謝我的母親，您 長久以來的支持與諒解，一直是我從小到大的支柱。在此，謹以這篇論文與這個 學位，獻給我最親愛的家人！ 謹誌於2011 年夏iv
目
錄
中文提要 ... i 英文提要 ... ii 誌謝 ... iii 目錄 ... iv 圖目錄 ... vi 表目錄 ... vii 第一章 緒論 ... 1 1.1 研究動機 ... 1 1.2 研究目的 ... 2 1.3 研究架構 ... 2 1.4 研究方法 ... 3 第二章 「專利適格標的」於美國專利訴訟中的發展 ... 4 2.1 心智步驟原則— In re Abrams (1951) ... 42.2 MoT (Machine-or-Transformation)的濫觴— In re Benson (1972) ... 5
2.3 Point of Novelty— In re Flook (1978) ... 5
2.4 生物科技標的可專利— In re Chakrabarty (1980)... 6
2.5 電腦程式可申請專利的曙光— In re Diehr (1981) ... 8
2.6 FWA 測試法— Freeman-Walter-Abele test (1978-82) ... 9
2.7 有用的、有形的及具體結果之特定機器— In re Alappat (1994) ... 11
2.8 商業方法可專利性的確立— State Street Bank (1998) ... 12
2.9 實體轉換僅為一種例示而非必要— AT&T v. Excel (1999) ... 13
2.10 MoT Test 復出之徵兆— In re Comiskey (2007) ... 15
2.11 小結 ... 16 第三章 美國Bilski 案例與相關影響 ... 18 3.1 Bilski 相關案件發展 ... 18 3.1.1 案例事實 ... 18 3.1.2 In re Bilski - CAFC 判決摘要與相關爭議 ... 19 3.1.3 Bilski v. Kappos - 最高法院判決摘要與相關爭議 ... 21 3.2 USPTO 的回應與作為 ... 23 3.2.1 CAFC 判決後的相關回應(2009 年) ... 23 3.2.2 最高法院判決後的相關回應（2010 年） ... 27 3.3 小結 ... 30 第四章 實證研究分析 ... 32 4.1 量化研究 ... 32 4.1.1 專利訴訟暨衝突委員會（BPAI）簡介 ... 33 4.1.2 量化研究樣本區間與分析方法 ... 35 4.1.3 量化研究結果 ... 38 4.1.4 小結：量化統計結果之觀察 ... 42 4.2 質性研究 ... 44
v
4.2.2 Prometheus v. Mayo ... 46
4.2.3 Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen IDEC ... 47
4.2.4 小結：質性分析之觀察 ... 48
第五章 結論與建議 ... 50
vi
圖
目
錄
圖1 UPC Class 705 專利獲權數量統計 ... 2
圖2 BPAI 組織架構(As of 4 Oct, 2009) ... 33
圖3 BPAI 訴願決定中有引用 Bilski 案件的數量分佈 ... 36
圖4 USPTO 2010 年臨時性審查指南建立的兩階段檢驗流程 ... 43
vii
表
目
錄
表1 BPAI 採用檢驗方法計次分佈 ... 38 表2 採用機器或轉換測試法時，BPAI 是否採用抽象概念測試法分佈 ... 39 表3 在 Period X 區間 BPAI 的適格性檢驗結果計次分佈 ... 40 表4 在 Period Y 區間 BPAI 的適格性檢驗結果計次分佈 ... 411
第一章 緒論
1.1 研究動機 從產業發展的歷史可以觀察到，傳統的產業仰賴土地、勞力與機 械來創造財富；在邁入電子商務時代之後，擁有知識與資訊的優勢， 才具有足夠的競爭力。而在近年來網際網路快速發展的階段，使交易 行為模式數位化與產品虛擬化，更將技術的創新與商業方法（Method of doing business）相互結合。也因為這樣的商機快速發展，現今的企 業也一直試圖透過專利制度予以保護其創新，透過專利制度的排他權， 維持其競爭力1。 美國聯邦最高法院於1980 年 Diamond v. Chakrabarty 一案2，指出 「凡在太陽底下由人類所製造的任何事物均可做為專利之申請標的3。」 以來，便引發產學各界對於商業方法與電腦軟體在專利適格性上的不 同看法，二、三十年來爭論不斷。然而，自1998 年美國的 State Street Bank 案4以來，進一步確立了商業方法的可專利性。商業方法專利被分類在美國專利分類制度（United States Patent Classification, USPC）之 Class 7055，而根據美國專利商標局（USPTO）的統計6，如圖 1 所示， 包括電子商務、銀行業務、金融商品操作、保險、稅務等計算或繳款 方式等諸如此類的商業方法專利申請與核准件數，近年來呈現極為快 速之成長趨勢。 商業方法和軟體程式是否具可專利性之標的，判斷困難的原因在 於其申請專利範圍往往包含數學方法、公式或演繹法則，聯邦最高法 院就曾表示科學真理及數學表達之方式非為可專利性之發明。因此一 旦准予專利權人專利，是否會造成某項數學方法或演繹法則的獨占？ 1 劉尚志、陳佳麟，電子商務與電腦軟體之專利保護─發展、分析、創新與策略，頁 2（2000）。 2 In re Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).
3 Id. at 309 (“[I]nclude anything under the sun that is made by man.”).
4 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (CAFC 1998). 5 See The definition of class 705 (Jun. 30, 2000), available at
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/def/705.htm (last visited Jun. 20, 2011).
6 See Class 705 Application Filing and Patents Issued Data (May 5, 2011), available at
甚而 院也 的專 1.2 研 發展 演進 聯邦 議題 實證 提供 1.3 研 7 In r 8 Bils 而阻礙科技 也是呈現各 專利標的適 研究目的 本文之研 展歷程、法 進，藉由探 邦最高法院 題，予以系 本文之研 證研究，探 供專利申請 研究架構 本文研究 第一章 re Bilski, 545 F ski v. Kappos, 5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 技之發展 各說各話 適格性的判 圖 的 研究的主要 法理、判斷 探討美國聯 院 Bilski v. 系統化的整 研究之另一 探討該判決 請人在申請 構 究架構共分 緒論 F.3d 943 (CA , 130 S. Ct. 32 0 500 000 500 000 500 000 500 000 2002 ？關於這 ，判斷標 判斷方式與 圖1 UPC Cl 要目的在 斷基準等 聯邦巡迴上 Kappos 案 整理與歸納 一目的，即 決對於美 請相關專利 分為五章 AFC 2008). 218 (2010). 2003 2004 2 這項問題長 標準不一的 與檢驗方 lass 705 專 在於提供對 等全面廣泛 上訴法院 案8（Bilsk 納。 即試著以 美國專利申 利時應注 ，各章主 2005 2006 長期以來困 的情形出現 方法的演進 專利獲權數 對美國專利 泛性的了解 院最近的 In ki 案）之判 Bilski 案件 申請實務的 注意的相關 主要研究內 2007 2008 困擾著法院 現。因此 進，值得注 數量統計 利中專利標 解，就美國 n re Bilski 判決以及其 件的判決為 的影響，希 關規定與判 內容摘節如 2009 2010 院，多年來 ，在美國專 注意與探討 標的適格性 國法院判決 i 案7以及美 其衍生的相 為中心，透 希望能進一 判斷準則。 如下： 來法 專利 討。 性的 決的 美國 相關 透過 一步 。
3 本文之研究動機、研究目的、研究架構以及研究方法。 第二章 「專利適格標的」於美國專利訴訟中的發展 本文藉由以往美國境內發生的案例，瞭解美國 CAFC 或最高法院 對於專利適格標的之判決，與專利適格標的之歷史發展與演進。 第三章 Bilski 案例與相關影響 本文回顧整個 Bilski 案件的案例事實、法院判決以及其衍生的相關 議題，並進一步探討USPTO 所做出的回應與試圖建立的審查流程。 第四章 實證研究分析 本文採用實證研究方式，分為量化統計與質性分析兩部分，瞭解 美國專利申請實務受到的影響，以及美國法院對於專利標的適格性的 判斷準則之發展。 第五章 結論與建議 本文將目前觀察到的成果做一個概略總結，並提出本文之建議。 1.4 研究方法 本文藉由判決與文獻回顧，確定相關爭議的問題意識，並透過量 化研究與質性研究的方式，進一步瞭解美國專利申請實務最新的發展。 在量化統計部分，針對BPAI 的訴願決定，瞭解美國專利申請實務，受 Bilski 案件的實際影響；在質性分析部分，藉由分析最高法院 Bilski 判 決出爐後一些值得注意的判決，試圖觀察美國法院對於專利標的適格 性的判斷準則之發展。
4
第二章 「專利適格標的」於美國專利訴訟中的發展
美國專利法第101 條規定：「任何人發明或發現任何新且有用的程 序（process）、機器（machine）、製造物（manufacture）、組成物（composition of matter）或其新且有用的改良，皆可依規定獲得專利9。」 本條文只有正面表列專利適格標的，並沒有明確說明哪些發明態 樣會被排除於專利適格標的之外，但是在實際判決案例中，對於非專 利適格標的判斷方式卻持續發展。藉由以往美國境內發生的案例，可 瞭解美國 CAFC 或最高法院對於專利適格標的之判決，一窺專利適格 標的之歷史發展與演進，進而瞭解現行專利實務與運用。 2.1 心智步驟原則— In re Abrams (1951) Abrams 案10是一個關於石油探勘方法的專利申請案，其主要在於 利用測量每單位面積地表面因各鑿孔內地下氣體擴散致壓力升高的比 例，與所得到的標準參考壓力值決定各鑿孔的壓力上升比率，再比較 各鑿孔所測得的數據，若有異常值則可能暗示有油氣存在。 美國關稅暨專利上訴法院（CCPA）在判決書中表示，Abrams 案 單純是心智概念的描述，而心智概念非專利適格標的，並提出了心智 步驟（mental step）的審查標準11。因為科學觀念或抽象概念並不符合 美國專利法第 101 條的規範，任何方法或裝置的功能如以人類心智作 用來進行，則該發明非專利適格標的12。Abrams 案建立了心智步驟原 則（mental step doctrine）的審查標準，接下來二十年間，USPTO 均以 其作為審查標準。
9 35 U.S.C. § 101 (“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or
composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent thereof, subject to the conditions and requirement of this title.”).
10 In re Abrams, 188 F.2d 165 (CCPA 1951). 11 See id. at 168.
12 See id. at 166 (“If all the steps of a method claim are purely mental in character, the subject matter
5
2.2 MoT (Machine-or-Transformation)的濫觴— In re Benson (1972)
1972 年的 Gottschalk v. Benson 案13，是在一般用途之電腦中，把十 進位的二位數碼格式（binary-coded decimal numerals, BCD）轉換為純 粹二位數碼格式（pure binary numerals）的步驟，所涉及的方法是將二 進位編碼透過暫存器的運作，以轉換成二進位數的演算法。 美國最高法院判決指出：「該申請案除了與電腦相關之外，並無任 何具體用途，不得為專利適格標的。其理由為若承認系爭發明為專利 適格標的，等於讓該專利獨占了該數學演算法的所有功能14。」也就是 說，數學演算法僅是類似一種抽象概念（abstract ideas），僅透過電腦 執行該演算法並企圖藉由專利來先占（pre-empt）該演算法時，該專利 範圍並非美國專利法第 101 條所欲保護之標的。否則若核准該專利， 其實際的效果等於是將該演算法變成專利15。 最高法院在本案判決理由中，另外指出「對於未包含有特定機器 的程序請求項中，其專利要件的提示（the clue）在於是否讓某一物件 轉換（transformation）及變化（reduction）成另一狀態（state）或物（thing）」 16；雖然最高法院當時並未有意將之作為方法項之專利適格標的判斷準 則17，但是該理由卻在三十多年後的 In re Bilski 案中被 CAFC 所引用18。
2.3 Point of Novelty— In re Flook (1978)
1978 的 Parker v. Flook 案19，是關於一種用來在碳氫化合物的觸媒 反應過程中監控參數的方法，當製程參數，例如溫度、壓力，超出預
13 In re Benson, 409 U.S. 63 (1972).
14 See id. at 71-2 (“The mathematical formula involved here has no substantial practical application
except in connection with a digital computer, which means that if the judgment below is affirmed, the patent would wholly pre-empt the mathematical formula and in practical effect would be a patent on the algorithm itself.”).
15 Id. at 72.
16 Id. at 70 (“Transformation and reduction of an article ‘to a different state or thing’ is the clue to the
patentability of a process claim that does not include particular machines.”).
17 Id. at 71 (“It is argued that a process patent must either be tied to a particular machine or apparatus or
must operate to change articles or materials to a ‘different state or thing’.”).
18 In re Bilski, 545 F.3d 943, 954 (2008) (“The Supreme Court, however, has enunciated a definitive test
to determine whether a process claim is tailored narrowly enough to encompass only a particular application of a fundamental principle rather than to pre-empt the principle itself. A claimed process is surely patent-eligible under § 101 if: (1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing. See Benson, 409 U.S. at 70, 93 S.Ct. 253.”).
6 定的警示值時，即會產生警示結果表示有不正常情況產生。 美國最高法院指出，先前技術與本案系爭方法唯一的差異，即在 於本案系爭方法第二步驟中，參數的調控係以某特定數學方程式來計 算與調整警示結果的設定20。但是，由於在 Benson 案中已經指出「發 現新穎且實用之數學公式並非可專利之標的」21，故本案的爭點在於， 若 該 系 爭 請 求 項 限 縮 在 特 定 應 用 中 ， 或 該 解 決 方 法 之 後 續 應 用 （post-solution applications），是否就可以使得該新發現之公式成為適格 之專利標的22。 最 後 ， 最 高 法 院 認 為 ， 該 解 決 方 法 之 後 續 應 用 （post-solution applications），並不能將原本不可專利的方法轉變為專利適格標的；另 外，本申請案僅提供了一個新的且可能為較佳的數學方程式，而該方 程式就是本申請案的唯一新穎性特徵，但是該方程式並非可專利的標 的23。但是，法院也進一步說明，本申請案非為專利適格標的，並非因 為其包含有自然法則或數學演算法，而是因為其唯一的新穎性元件（the only component found novel）並非美國專利法第 101 條所列舉的範疇
24。 自此而後，由於 Flook 案判決理由，指出不論該數學演算法是多新 穎且有用，或是使用於特別定目的或應用，該演算法若為唯一的新穎 性特徵，均無法使所請專利之發明符合專利適格標的，即所謂的「point of novelty」判斷準則，對當時電腦相關發明之專利申請意願造成嚴重 影響。 2.4 生物科技標的可專利— In re Chakrabarty (1980) 1980 年的 Diamond v. Chakrabarty 案25，系爭專利請求項是關於一 種可降級分解（degradation）原油（crude oil）之人造細菌，其用途在 於當原油洩漏時，該細菌能比使用自然之細菌更有效率的將原油分解 為水中生物之食物並避免污染擴散。申請人以三種請求項形式提出專 20 Id. at 585.
21 Id. at 585 (“In Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 93 S.Ct. 253, 34 L.Ed.2d 273, we held that the
discovery of a novel and useful mathematical formula may not be patented.”).
22 Id. at 586. 23 Id. at 584. 24 Id. at 594. 25
7 利申請，分別為該細菌的製造方法、利用該細菌降級分解石油的方法 以及該細菌本身。其第三種請求項為：「一種假單細胞屬（Pseudomonas） 之細菌，其至少包含兩個穩定產生能量之質體，每一該質體提供個別 的碳氫降級分解途徑。」 USTPO 在專利審查過程中，認為 Chakrabarty 的專利僅為發現 （discovered）一種新的，且為自然存在的細菌；而美國專利法第 101 條規範中，並未將細菌這種生物物種列舉在適格之專利標的中；況且， 國會在制定專利法時，並未能預見基因科技的發展，因此在國會未能 明確界定微生物是否可享有專利保護之前，微生物非為法定保護之專 利標的。但BPAI 卻有不同的見解，認為該微生物為其係為 Chakrabarty 所製造出之人工細菌，並非自然產物，但仍非美國專利法第 101 條所 保護的專利適格標的。然而，CCPA 並不認同 BPAI 的意見，認為自然 的微生物、人工培養的生物以及其他標的（subject matter），在法律上 未作出區分，故均應該包含在第 101 條專利標的的種類（categories） 中。 在上訴至美國最高法院後，最高法院認為Chakrabarty 所製造的細 菌所擁有的特徵，明顯的與自然界所發現的不同，具有新穎性，此種 微生物可為專利的標的。並進一步指出：判斷是否為專利適格標的， 其 標 準 在 於 該 標 的 是 否 為 人 為 ， 而 不 在 於 該 標 的 是 否 有 生 命 。 Chakrabarty 所製造的細菌確實為人工製造，應該將其納入專利保護範 圍。美國最高法院還引述國會委員會（Congressional Committee）的報 告，指稱：「國會意指的專利適格標的包括在太陽底下由人類所製造的 任何東西」26，專利法第101 條應做廣泛的解釋。 自 Chakrabarty 案後，美國政府的政策有重大轉折；在此之前，人 造微生物是否屬於專利法 101 條之「製造物」及「組成物」定義，尚 不明確，而對於該人造細菌是否屬於專利適格標的產生爭議。但在本 案判決之後，動植物品種均可為專利適格標的，使生物科技專利審查 邁入一個新的里程碑。
8 2.5 電腦程式可申請專利的曙光— In re Diehr (1981) 1980 年 Diehr 案27，系爭專利請求項是關於一種製造橡膠產品時控 制壓力與時間之方法，主要是依據阿瑞尼斯方程式（Arrhenius equation） 反覆計算橡膠硬化時間，待前述計算時間值等於實際時間值時，電腦 發出一打開壓模機之訊號，如此可以得到最佳化之開模時機。 USTPO 核駁本案所持理由為：「本案的新穎性部分在於利用電腦 處理程式控制的步驟，但依 Benson 案之最高法院判決，認定電腦程式 為數學演算法，屬於抽象概念，非屬專利之適格標的。」其後，CCPA 推翻了USTPO 的決定，認為本案為利用電腦程式改進了先前須以人工 方式完成之方法，可為專利法所保護的適格標的。 本案的爭點在於使用電腦軟體程式（阿瑞尼士方程式）來計算橡 膠的最佳硬化製程的方法專利及電腦裝置專利，是否為適格之專利標 的？最後，美國最高法院以 5 比 4 的一票之差，肯認本案屬於美國專 利法第101 條所保護的專利適格標的，並引用 Benson 案之「對於未包 含有特定機器的方法請求項中，其專利要件的提示在於是否有讓一物 件轉變及變化成另一狀態或物」28。最高法院更進一步指出，本案雖然 運用了阿瑞尼斯特定方程式，但用意非在先占該方程式，而是利用該 公式固化橡膠的整個製程；更重要的是，不能僅因申請專利範圍涉及 數學公式或數位電腦即認為非屬專利保護之適格標的。同時指出，於 Benson 案與 Flook 案中利用不特定用途之數位電腦執行演算法係為自 然法則，非屬法定適格標的；但若將數學公式或演繹法與特定目的所 設計的裝置或機器結合時，認為應就申請專利範圍的整體（as a whole） 進行審查，仍有可能成為適格的專利標的29。
Diehr 案的判決，揚棄了 Flook 案中的「point of novelty」判斷準則， 亦確立了「專利申請範圍不會因為包含數學公式或電腦程式即喪失其
可專利性」，而應該整體觀之，就其是否有讓一物件轉變及變化成另一
27 In re Diehr, 450 U.S. 175 (1981).
28 Id. at 184 (“Recently, in Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 93 S.Ct. 253, 34 L.Ed.2d 273 (1972), we
repeated the above definition recited in Cochrane v. Deener, adding: “Transformation and reduction of an article ‘to a different state or thing’ is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines.””).
29 Id. at 192 (“On the other hand, when a claim containing a mathematical formula implements or applies
that formula in a structure or process which, when considered as a whole, is performing a function which the patent laws were designed to protect (e.g., transforming or reducing an article to a different state or thing), then the claim satisfies the requirements of § 101.”).
9 狀態或物來做判斷。也因此，Diehr 案在電腦軟體取得專利的發展上具 有相當重要的地位，修正當時對電腦軟體、數學演算法之專利申請案 一律非屬專利適格標的之限縮見解；同時，也埋下了 In re Bilski 案中 CAFC 所引用的「Machine-or-Transformation」法則中的「transformation prong」的種子，其適用於未包含有特定機器的方法請求項。
2.6 FWA 測試法— Freeman-Walter-Abele test (1978-82)
隨著 Chakrabarty 案、Diehr 案的對於專利標的較為開放的判決結 果以及雷根政府採取重視專利（pro-patent）政策，在 1982 年通過司法 改革法案後，隨即成立聯邦巡迴上訴法院（CAFC）取代美國關稅暨專 利上訴法院（CCPA），作為專利案件之專屬上訴法庭，自此開始專利 法規一元化的體制。而 CCPA 在落幕前的最後幾年，亦仍致力於根據 最高法院在 Benson 案之後的幾個判例中的所闡述的判決理由，嘗試著 建立一套明確的判斷步驟，亦即在接下來幾年的 In re Freeman、In re Walter 以及 In re Abele 等案中逐漸發展出所謂的「Freeman-Walter-Abele test」，也就是針對含有數學演算法之電腦軟體建立出一套兩步驟的測 試法。 首先，1978 年的 Freeman 案30，係在前述同年的 Flook 案前所作成， 系爭專利是關於一種利用電腦控制所連結之照相排字機進行排字的方 法，其可由字型庫記憶體中擷取數字或符號，並可於顯示及列印時加 以定位。美國專利商標局認為申請專利範圍中提及定址演算法，且其 新穎的部份為電腦程式，依最高法院更早之前於 Benson 案的判決要旨， 判斷本案非為專利適格標的。CCPA 推翻美國專利商標局的裁定，並提 出「二步驟測試法」（two-step test）的概念作為判斷專利適格標的之準 則。其兩步驟為：(1)申請專利範圍中是否直接或間接主張（recite）演 算法；(2)若是，進一步整體觀之該發明是否企圖先占（pre-empt）該演 算法31。 在1980 年的 Walter 案32中，系爭專利為地震的預警與逃生系統， 30 In re Freeman, 573 F.2d 1237 (CCPA 1978).
31 Id. at 1245 (“First, it must be determined whether the claim directly or indirectly recites an “algorithm”
in the Benson sense of that term, for a claim which fails even to recite an algorithm clearly cannot wholly preempt an algorithm. Second, the claim must be further analyzed to ascertain whether in its entirety it wholly preempts that algorithm.”).
10 請求項為將一系列的地震波轉換為數位取樣信號的演算法。CCPA 在本 案中，更進一步將第二個步驟修正為，判斷演算法是否藉由物品專利 範圍的實體元件，或由方法專利範圍之步驟所限定。也就是說，若申 請專利範圍若僅表現或執行數學演繹法，且無足夠的後續之活動，或 僅於前言敘述數學演繹法之使用領域，則非專利之適格標的33。 最後，在 1982 年的 Abele 案34，系爭發明技術為有關於在電腦斷 層掃描時，如何將掃描時的 X 光衰減數據經過數學演算後，轉換為掃 描影像結果顯示於螢幕上。本案其中一個請求項，對於電腦斷層掃描 機在平面區域所取得的 X 光衰減資料的影像資料顯示之運算方法，由 於並未限制其應用，被認為非屬專利適格標的。但對於另一個請求項， 由於限定於電腦斷層掃描以及 X 光資料的應用，因此屬於專利適格標 的。本案中，CCPA 運用前述判決中的「二步驟測試法」檢視後，認為 第一個步驟沒有爭議，符合 Benson 案與 Flook 案的判決意旨，可繼續 沿用35；但第二個步驟可以進一步修改，從另一個角度看，如果去除掉 該演算法，系爭請求項無論變得如何無效或者較為無效用時，仍為專 利適格標的，則系爭請求項在包含該演算法時，應該還是可以成為專 利適格標的36。CCPA 更進一步解釋，這種「二步驟測試法」的目的， 就是為了回答「申請人到底發明了什麼？」這個問題，若請求項是演 算法本身，則不能成為專利標的，反之若請求項是演算法的實際應用， 則專利法第101 條並不會成為獲得專利的阻礙37。
「Freeman-Walter-Abele test」的發展始自 Freeman 案，並經 Walter 案確認以及經 Abele 案修正。可歸納如下：第一步，法院必須先探知請 求範圍是否直接或間接的陳述了自然定律、科學公式或數學運算法； 第二步，再整體觀之所請專利發明之申請專利範圍，是否完全地先占 了該自然定律或數學演算法。該二步驟測試法之後被法院稱之為 「Freeman-Walter-Abele test」或簡稱「F-W-A test」，自此成為審查數學 演算法相關發明或電腦軟體相關發明是否為專利適格標的之重要檢測 方式，並一直沿用至1994 年 In re Alappat 案之後，才逐漸被廢棄38。
33 Id. at 767 (“If, however, the mathematical algorithm is merely presented and solved by the claimed
invention, as was the case in Benson and Flook, and is not applied in any manner to physical elements or process steps, no amount of post-solution activity will render the claim statutory; nor is it saved by a reamble merely reciting the field of use of the mathematical algorithm.”).
34 In re Abele, 684 F.2d 902 (CCPA 1982). 35 Id. at 906, n.5.
36 Id. at 907. 37 Id.
11 2.7 有用的、有形的及具體結果之特定機器— In re Alappat (1994) 在 1994 年的 Alappat 案39，發明人請求關於一種有關示波器 （oscilloscope）在螢幕上所出現的圖像為平滑曲線之方法，其發明係 利用新的數學公式及演算法將示波器上之顯示方式得以將點的顯示變 成線的顯示，且其線條顯現相當穩定而沒有波動與雜訊。USTPO 認為 系爭專利請求所涵蓋之範圍過廣，且排除他人使用此種演算之方法， 其違反專利法第101 條非為專利適格標的。
其後 Alappat 上訴，CAFC 以全院聯席（en banc）的意見判決上訴 人勝訴，並認為最高法院從未意圖於自然法則、自然現象及抽象概念 之外，建立第四種法律例外排除標的，且此項發明是利用特定的機器 使用演算法或數學公式，並未排除他人使用該演算法，應授予其專利。 至於其他一般電腦也可以用來執行該演算法，不應排除此種發明的專 利性。在此特殊情況下，一般電腦裝上演算軟體，儼然變成一個新型 功能之新機器，具有相當特殊存在的目的，因此符合專利給予之條件。 CAFC 的結論是，本案發明並非是一個會被認定為抽象概念的脫離現實 之數學概念（disembodied mathematical concept），而是一種能夠產生有 用的（useful）、有形的（concrete）及具體的（tangible）結果的特定機 器，確實符合專利適格標的40。 自 Alappat 案後，CAFC 認定以往用來判斷專利格標的的二步驟測 試法（F-W-A test）並非合適的判斷方法；數學演算法或電腦相關發明 不應拘泥於數學演算法本身是否實際應用於申請專利範圍內容，而是 應就整體內容（as a whole）判斷其是否具備專利法第 101 條可專利性 的實體效益。 在1994 年，CAFC 其他判決也開始認為，如 In re Warmerdam41、 In re Lowry42等涉及儲存電腦軟體的記憶體或磁碟片之案件類型，這種 有資料結構之記憶體也是專利適格標的，過去很少對於這一類問題有 這麼多的判例自同一時期出現，這一年可以說是對於軟體發明很重要 的一年。USPTO 也在 1998 修訂 MPEP 第 2106 節，指出只有電腦軟體
Street Bank & Trust Co. V. Signature Financial Group, Inc., 85 CORNELL L.REV. 1118, 1135-40 (2000).
39 In re Alappat, 33 F.3d 1526 (CAFC 1994).
40 Id. at 1544 (“This is not a disembodied mathematical concept which may be characterized as an
‘abstract idea’, but rather a specific machine to produce a useful, concrete, and tangible result.”).
41 In re Warmerdam, 33 F.3d 1354 (CAFC 1994). 42 In re Lowry, 32 F.3d 1579 (CAFC 1994).
12 本身（per se）並非專利適格標的，但若有一實際用途（practical application）的電腦相關發明則可為專利適格標的43。因此，解決了長 久以來USPTO 以及地方法院間對於電腦相關發明之可專利性的爭辯， 確認電腦軟體相關發明不屬法律排除例外標的（judicially recognized exception）。自此數學演算法或電腦相關的廣義軟體專利迅速蓬勃發 展。
2.8 商業方法可專利性的確立— State Street Bank (1998)
緊接著電腦軟體業的發展，由於網路時代的來臨與電子商務的興 起，商業方法之發明專利的專利適格性判斷方法，也漸漸引起各界之 注意。在1998 年的 State Street Bank 案44，系爭發明為利用手段功能用 語（means-plus-function）來請求關於一種軸幅式金融服務資訊配置處 理系統（Hub and Spoke Financial Services Configuration），其主要內涵 為透過電腦運算將不同的共同基金（mutual funds）匯集成唯一個單一 的「投資組合」（portfolio），從而以「合夥投資」的方式來分散管理與 稅務支出，並且可以透過這套系統來從事複雜的演算，在每個交易日 結束後的一個半小時之內標定其中每項共同基金的當日股價45。本案是 CAFC 第一次有機會可以探討使用數學演算法之「商業方法」的案件是 否符合專利適格標的。
CAFC 一反其前身 CCPA 發展出來的「Freeman-Walter-Abele test」 立場，並指出該測試法為造成許多困擾的源頭46。
又聯邦最高法院在 Diehr 一案中曾經指出三項不受專利保護的對 象，即「自然法則、自然現象及抽象概念」（laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas），且認為數學演算法只有在完全是在表彰 抽象概念時才無法獲得專利。換言之，如同之前CAFC 在 Alappat 案中 指出的，如果一項數學演算法能夠有任何的實用價值，也就是能夠產 出任何「有用的（useful）、有形的（concrete）及具體的（tangible）結 果」，便可受到專利的保護。因此，本案發明系一部透過一系列的數學 演算而把由抽象數字所代表的資訊予以轉化（transformation of data）
43 USPTO Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Sec. 2106 (Dec. 18, 2008), available at
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2106.htm (last visited Jun. 20, 2011).
44 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (CAFC 1998). 45 Id. at 1370-71.
13 為最終股價（share price）的機器，是在專利法所意欲保護的標的範圍 之內，也就是表示本案專利所使用的數學演繹或運算已產出了「有用、 有形與具體的結果」47。 自本案後，明確放棄以二步驟測試法（F-W-A test）作為專利適格 標的判斷的準則，CAFC 並再次強調，在聯邦最高法院的 Diehr 案判例 中已經指出，國會在制定專利法時，便明示專利的保護應及於「任何 在太陽下的人為事物」，因此對於專利保護的標的或對象，不宜任意設
限，即並無所謂數學演算法例外（mathematical algorithm exception）或 商業方法例外（business method exception）條款48。
由於美國專利法第 101 條條文之「有用（useful）」的概念，在本 案中被更進一步的強調，因此，在先前判例中對於電腦軟體與商業方 法專利可能造成某個抽象概念被先占的擔心與顧忌，已經不再列為考 量，自此專利適格標的之認定範圍確定被擴大。自本案之後，越來越 多的專利申請人，針對有關電腦軟體或商業方法的專利請求項，都會 把計算策略、管理方針、投資模式等原本可能被歸納為抽象的概念以 「有用、有形與具體的結果」之「特定機器」的方式呈現，從而受到 專利的保障，將不再侷限於現實世界中具體的機器或裝置。 2.9 實體轉換僅為一種例示而非必要— AT&T v. Excel (1999)
在 AT&T v. Excel 一案49中，系爭之發明為上訴人AT&T 公司所擁 有之方法專利，為一種利用手段功能用語（means-plus-function）之請 求項，內容為關於一種電話系統中的對話使用紀錄電腦程式，可供不 同長途電話公司所共用的通信系統使用之計費方法，其方法主要係在 長途電話紀錄中插入資料以便於計費，並讓電話公司依據發話端與受 話端來決定不同費率。
AT&T 於 1996 年控告 Excel 公司侵權，Excel 則反訴 AT&T 的專利 其方法權利項實為數學演算法，並無物理轉換或將物質進行狀態改變 為由，主張 AT&T 的方法應不具專利性，從而所取得的專利權亦應為 無效。審理本案之德拉瓦地方法院指出，系爭專利乃一種數學演算法 （mathematical algorithm），此種數學演算法為一種解決資料搜 集 47 Id. at 1373. 48 Id. at 1373, 1375.
14
（data-gathering）之具體步驟，儘管此專利中需要轉接器及電腦，但除 非上述的轉接器及電腦能在資料格式化中有非實體上（non-substantive）
的變化，否則無法將一個「非專利標的」轉成「專利標的」，所以地方
法院判決AT&T 的專利並非適格之專利標的50。
CAFC 認為最高法院在 In re Diehr 案中所述的實體轉換（physical transformation）僅為實際應用的一種例示而已，並非必要之排他要件51。 因此，雖然系爭專利主要涉及資料的交換而非轉換，但審查之重點並 不在於發明是否包含有數學演算法，而是發明的整體是否產生了「有 用的（useful）、有形的（concrete）及具體的（tangible）結果」，而非 僅為抽象概念。CAFC 更解釋了對於「數學演算法」的看法：「本院特 別指出，任何一步接一步(step-by-step)的步驟，包括電子、化學或機械 等類的步驟，皆是廣義的運算之意」52，況且本案的請求項最終產生了 有特殊意義的數字（a number which had specific meaning），並非一種數 學之抽象概念（mathematical abstraction），因此認為系爭發明可為專利 適格標的53。
雖然 State Street Bank 案三個月後，本案判決才做成，就商業方法 之承認而言，後者之重要性不如前者，但後者更強化了前者之見解， 意即美國法院已經很明確的認定，一個發明若能產生實際有用的效果， 就可以成為專利標的，不論其是否包含有數學演算法，或者是否有與 硬體結合，亦或為商業方法。
同時，在1999 年美國國會制訂了「美國發明家保護法案」（American Inventors Protection Act），即把「從事或經營生意之方法」（method of doing or conducting business）置入該法案下之「首位發明人抗辯法案」 （The First Inventor Defense Act of 1999）54，其具體內容之後即成為現 行美國專利法第273 條中有關商業方法之規定55，等於是間接認可商業 方法的專利標的適格性。 鑑於專利適格標的範圍有擴大的趨勢，USPTO 也於 2000 年公布 50 Id. at 1355. 51 Id. at 1358-59.
52 Id. at 1356 (“This court recently pointed out that any step-by-step process, be it electronic, chemical,
or mechanical, involves an “algorithm” in the broad sense of the term.”).
53 Id. at 1359.
54 First Inventor Defense Act of 1999, Pub. L. No. 106-113, 113 Stat. 1501A -555 (1999), available at
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=106_cong_public_laws&docid=f:publ113.10 6 (last visited Jun. 20, 2011).
15 了商業方法專利白皮書56，也承認了商業方法專利的實用性（utility）， 更再次修訂其MPEP 第 2106 章，只要發明具有「有用的、有形的及具 體的結果」即應認為其符合專利適格標的，而商業方法與電腦軟體之 專利適格標的判斷方式，不應與其他專利標的有所不同。 在這樣開放性的政策之後，USPTO 陸續開始收到大量的電腦軟體、 商業方法發明申請案，但是緊接著讓USPTO 一直頭痛的是，該如何有 效的區分哪些是可專利的電腦軟體、商業方法專利，而哪些是不可專 利的抽象概念、數學公式。而最為人所詬病的是，該類申請案的前案 搜尋資料庫的缺乏、適當撰寫方法之規範以及能否獲准專利的可預測 性。
此外，近年來專利地痞（patent trolls）、專利授權公司（non-practicing entities, NPE）的興起，也引起浮濫授予專利的議題。例如：在 2006 年的 eBay 案57中，最高法院就指出某些商業方法專利的範圍模糊不清 且有效性存疑；另外，在 2006 年 Metabolite 案58，最高法院雖然撤銷 了本案移審令之請求，但在不審理本案之不同意見書中，有三位最高 法官極力主張，系爭專利不具標的適格，應裁定無效，其中Judge Breyer 特別在不同意見書中指出，給予專利過多的保護反將阻礙「科學進展 與實用藝術之促進」59，並撇清最高法院與 State Street 案之「有用、具 體且有形結果」測試的關係60，間接表達出最高法院對於CAFC 發展出 該測試方法之不滿。
2.10 MoT Test 復出之徵兆— In re Comiskey (2007)
在 Metabolite 案之後一年，CAFC 似乎也察覺了最高法院的意見， 而接著在2007 年的 Comiskey 案61調整立場，並對未來 In re Bilski 案有 更進一步的影響。
Comiskey 案系爭之發明為利用手段功能用語（means-plus-function）
56 USPTO White Paper - Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business
Methods) (Dec. 28, 2006), available at http://www.uspto.gov/web/menu/busmethp/index.html#intro (last visited Jun. 20, 2011).
57 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 126 S.Ct. 1837 (2006).
58 Laboratory Corp. of America Holdings v. Metabolite Laboratories, Inc., 548 U.S. 124 (2006). 59 Id. at 126-27.
60 Id. at 136-37.
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來請求關於一種在法律文件中強制仲裁（mandatory arbitration）的方法 與系統。CAFC 認為該方法僅為心智活動（mental process）與抽象概念 （abstract idea），未涉及任何技術（technology），因其基本上僅是在兩 造之間藉由仲裁人來解決法律爭議，就像進行拍賣的新方法一樣，非 屬專利適格標的。也就是說，當申請專利的發明僅涉及人類心智過程， 而未與專利法第 101 條中具專利標的適格性的其他範疇有所結合時， 即使該發明具有實際用途，也非專利適格標的，並進一步指出「將不 可賦予專利保護之發明慣常的加入現代電子學，通常會構成顯而易知 的表面證據（prima facie evidence）」。換言之，若某抽象概念連結一般 用途之電腦，這樣的發明或可具有專利適格性，但也可能會因顯而易 知而不具可專利性62。 本案明確的闡釋商業方法能否作為專利適格標的，只有將該涉及 人類心智步驟的方法與特定裝置結合時，或該方法用來操作改變材料， 而使材料成為不同狀態或變成另一物品時，如此的方法方被認為是符 合美國專利法第101 條所規定的專利適格標的。由本案觀察到：CAFC 的論點開始偏離 State Street Bank 和 AT&T 案，而趨向於最高法院在 Benson 和 Diehr 案的判決意旨。 2.11 小結 在探討專利標的適格之判斷時，應該回歸專利制度的精神與目的， 儘管某些發明是新的、有用的，但可能並不適宜以專利制度保護，而 必須成為法律排除例外標的。美國政府對於專利適格標的採取最高包 容與接納的立場，從美國憲法與最高法院的角度來看，是相當自然、 合理的。然而，自 Alappat 案以來，CAFC 與 USPTO 之專利適格標的 審查似乎走出自己的路，漸漸偏離最高法院的前案判例；這種情形， 就如同在專利顯而易知性（obviousness）的判斷準則上 CAFC 自行發 展出一套TSM 方法（teaching, suggestion, or motivation），最後在 KSR 案中被最高法院點名過於狹隘、僵化的情形類似63。 由以上案例的回顧，可以看出當專利請求項包含有數學演算法、 電腦軟體操作，或為商業方法等內容，較易產生專利適格標的爭議， 而且牽涉了電腦軟體、電子商務、電子通訊、生醫療法等產業。但美 62 KSR v.Teleflex, 550 U.S. 398(2007). 63 In re Comiskey, 499 F.3d 1365 (CAFC 2007).
17
國對於專利法第 101 條適格標的之態度似乎一直在寬鬆與嚴格之間搖 擺，一直很難有一個明確而放諸四海皆準的審查標準；而在最近的 Bilski 相關案件判決，是否能進一步提出明確的判斷準則，值得更進一 步探討。
18
第三章 美國 Bilski 案例與相關影響
3.1 Bilski 相關案件發展
3.1.1 案例事實
Bernard L. Bilski 與另外一個發明人 Rand A. Warsaw 在 1997 年 4
月 10 日提出一種能能源價格風險管理方法之專利申請，其申請號為 08/833,892，其內容是應用於大宗商品能源交易時，一種避險的策略與 方法64。其避險的交易方法，就是在原本的能源市場交易市場上，透過 一個交易中間人，分別與商品收購商和商品供應商各訂定一個交易價 格，該交易價格分別對收購商與供應商有相對的交易風險，進而使收 購商與供應商可以依照約定的交易價格買進賣出該商品，而免於天氣 變化等其他不確定因素造成價格波動而蒙受損失。而該交易中間人， 透過該上述的交易方法，可以從中套利而獲利；當然，除了現貨交易 之外，本方法也可適用於選擇權之交易。 美國專利商標局在1999 年開始對本申請案進行實質審查，認為本 申請案的請求項僅為一人為操作的抽象概念及使用數學演算法（蒙地 卡羅演算法）解決一個抽象問題，且沒有限於任何實際應用，不屬於 科技藝術（technological arts），最後以本申請案不符合專利法第 101 條 的可專利性標的予以核駁。 Bilski 與 Warsaw 不服這個審定結果，於是至專利訴願暨衝突委員 會（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）提出訴願。BPAI 指出，USPTO 的審查委員在核駁理由中錯誤引用了「科技藝術」的方 法，因為從沒有任何判例採用過該判斷準則65。不過，BPAI 同時用了 三種方法來檢驗該專利申請項，分別為「轉換測試法」（transformation）、 「抽象概念排除法」（“abstract idea” exclusion）與「有用的、具體的且 有形的結果」（useful, concrete and tangible result）。最後 BPAI 認為，系 爭專利並沒有能夠讓物體從一種狀態轉換到另一狀態之實質轉變，也
64 See Ex parte Bilski, No.2002-57, 2006 WL 5738364 (B.P.A.I. Sep. 26, 2006). 65
19 沒有產生有用的、具體的且有形的結果，故BPAI 仍然維持美國專利商 標局的核駁審定66。專利申請人仍然不服 BPAI 的決定，因此在 2006 年11 月上訴至美國聯邦巡迴上訴法院。 3.1.2 In re Bilski - CAFC 判決摘要與相關爭議 美國聯邦巡迴上訴法院在 2007 年 10 月就本案進行言詞辯論，但 是沒有直接做出裁決意見，直至2008 年 5 月 8 日，以召開全院聯席會 （en banc）審理本案，最後 12 位法官以 9：3 的比例做出本案不是可 專利適格標的的判決，判決中推翻 Alappat 案與 State Street Bank 案中 採用「有用的、具體的及有形的結果」的測試法。CAFC 在本案中，回 顧了許多美國法院在專利適格性判斷上的許多判決，最後決定採用 Benson 案、Flook 案及 Diehr 案等案件中最高法院的判決，確立採用「機 器或轉換測試法」（machine-or-transformation test）來決定一專利請求 項是否為適格標的。
首先，CAFC 指出，在先前最高法院的判決中，已經確立了「基本 原理」（fundamental principles），也就是所謂的「自然法則、自然現象 與抽象概念」（laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas），不 得為授予專利之適格標的67。而這些不予專利的「基本原理」，和美國 專利法第101 條規定的「新穎且有用的程序」（new and useful process） 應該如何區分，正是本案的重要關鍵。而 CAFC 認為，依照最高法院 之前的判例，已經建立了一套決定性的測試方式（definitive test），也 就是要求程序（process）專利請求項必須滿足(1)必須附著在一特定的 機器或設備上；或(2)將一特定物品轉換為不同的狀態或事物，才能符 合專利的適格標的68。 CAFC 並指出，上述之「機器或轉換測試法」是由美國最高法院發 展而來的69；甚至，為了回應諸多外界質疑，CAFC 還特別指出該方法 是最高法院認為用來判斷這類專利標的適格性的「唯一」方法，因為 66 Id. 67 Id. at 951-52.
68 Id. at 954 (“The Supreme Court, however, has enunciated a definitive test to determine whether a
process claim is tailored narrowly enough to encompass only a particular application of a fundamental principle rather than to pre-empt the principle itself. A claimed process is surely patent-eligible under § 101 if: (1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing.”).
20
最高法院在 Benson 案判決書中所使用的是「the clue」而非「a clue」70， 以杜眾多法院之友（amici）的悠悠之口。 在使用「機器或轉換測試法」的時候也有限制，CAFC 的法官引用 Benson 案的見解，指出「附著」在特定機器上或將特定標的作「轉換」 必須對該程序方法標的產生有意義的限制（meaningful limits）；而且引 用 Flook 案的意見，指出這樣的「附著」與「轉換」亦不可僅為額外之 活動（extra-solution activity），也就是說不能僅是該發明所欲解決問題 以外錦上添花式的點綴而已71。 而在本案中CAFC 的大多數法官認為，Bilski 所申請的專利請求項 中的避險交易方法未能實現在特定的機器上；而且，因為法律義務與 商業風險並非有形物體或物質，故對於法律義務、商業風險等之轉換 並非能夠通過轉換測試法的測試。因此，Bilski 的專利申請案在 CAFC 又受到一次不可授予專利的判決，接著Bilski 將全案上訴至最高法院。 如同前述，本判決是以9 比 3 的比例通過的，由 Judge Newman、 Judge Mayer 以及 Judge Rader 提出的三份不同意見書，就比多數意見 書的頁數還要多出1.5 倍；另外，由各界所提出的數十封法院之友書更 是意見紛歧。本判決受到許多質疑主要原因是，CAFC 所採用的「機器 或轉換測試法」，對於商業方法的可專利性造成很大的衝擊，因為許多 藉由電腦運算或網路連結來處理的商業方法，均有可能被排除在專利 適格標或之外，很多已經核准的專利在這樣的標準下，可能會面臨專 利無效的挑戰，造成這類專利的不確定提高。至於電腦軟體的專利請 求，CAFC 本案中則試圖切割，認為系爭專利以及相關的事實不能用來 幫助判斷軟體請求項的判斷72。另外，本案的判決，也間接擴及生技醫 藥產業，尤其是醫療診斷方法的專利（diagnosis method claims）73。
近幾年來，美國最高法院陸續在其判決中駁斥 CAFC 的「簡單明
70 Id. at 954, n.11 (“We believe that the Supreme Court spoke of the machine-or-transformation test as
the “clue” to patent-eligibility because the test is the tool used to determine whether a claim is drawn to a statutory “process”-the statute does not itself explicitly mention machine implementation or
transformation. We do not consider the word “clue” to indicate that the machine-or-implementation test is optional or merely advisory. Rather, the Court described it as the clue, not merely “a” clue. See Benson, 409 U.S. at 70, 93 S.Ct. 253.”).
71 Id. at 961-62.
72 Id. at 960, n.23 (“We also note that the process claim at issue in this appeal is not, in any event, a
software claim. Thus, the facts here would be largely unhelpful in illuminating the distinctions between those software claims that are patent-eligible and those that are not.”).
73 參見蔡昕皓，在 In re Bilski 之後的生技醫療診斷方法專利，北美智權報第 25 期：
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瞭測試法」（bright-light test）74，因此在 Metabolite 案之後，CAFC 即 有自知之明，自 Comiskey 案以來開始修正立場，進而在本案判決中正 式向最高法院的判決靠攏，把 State Street Bank 案發展出來的「有用的、 具體的及有形的結果」測試法廢棄，還進一步指出 CAFC 並未試圖用 該方法來取代最高法院的測試75。但是，對於闡述最高法院的判決意旨， 卻又戰戰兢兢，還事先打了預防針指出「因應未來的科技發展，我們 有體認最高法院也可能會改變或甚至捨棄此測試法，我們也不排除將 來我們自己也會修正、擴增或如何適用此測試法76。」也就是說，CAFC 的判決看似建立了一個明確的判斷準繩，但實際上自己也不確定是否 能被最高法院認可，而且在造成專利界紛紛擾擾不同看法的爭議下， 各界亦均希望最高法院能夠重新檢視本案，能找出較為明確的準則。 3.1.3 Bilski v. Kappos - 最高法院判決摘要與相關爭議 最高法院在各界壓力下，於2009 年 6 月 1 日終於正式受理本案。 經過一年的審理後，2010 年 6 月 28 日最高法院終於對本案做出了判決， 九位大法官一致認為，Bilski 的專利請求項屬於抽象概念（abstract idea） 77，並非專利適格標的，不得授予專利。雖然最高法院維持了CAFC 的 判決，仍符合一般預期的結果，但由其 5 比 4 的表決結果，以及多數 意見書中的論點與協同意見書、不同意見書的法理分析，可以發現最 高法院法官們的意見仍然紛歧。 首先，最高法院在判決書中肯定了自然法則（laws of nature）、物
74 Kevin E. Noonan, The Supreme Court, In re Bilski and the Lingering Question of Labcorp v.
Metabolite, Patent Docs (Jun.1, 2009), available at
http://www.patentdocs.org/2009/06/the-supreme-court-in-re-bilski-and-the-lingering-question-of-labcorp-v-metabolite.html (last visited Jun. 20, 2011) (“This should not be much of a surprise, since the Federal Circuit once more crafted a "bright-line" test for method claim patentability, and the Supreme Court (by temperament and inclination) does not favor bright line rules. Indeed, almost the entire history of the Court's recent patent jurisprudence reversing the Federal Circuit has come in nullifying such bright line rules. In KSR International Co. v. Teleflex Inc.; eBay Inc. v. MercExchange, LLC; Quanta Computer, Inc. v.
LG Electronics, Inc.; Microsoft Corp. v. AT&T Corp.; Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.; Dickinson v. Zurko; and Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc., the Court has rebuked the Federal
Circuit for developing and enforcing “bright line” rules where the Court believes a “totality of the circumstances” approach is more flexible and more consistent with the public interest that affects patent rights.”).
75
In re Bilski, 545 F.3d 943, 959-60 (CAFC 2008) (“And it was certainly never intended to supplant the
Supreme Court's test. Therefore, we also conclude that the “useful, concrete and tangible result” inquiry is inadequate and reaffirm that the machine-or-transformation test outlined by the Supreme Court is the proper test to apply.”).
76
Id. at 956.
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理現象（physical phenomena）及抽象概念（abstract idea）並非專利的 適格標的；另一方面，最高法院雖然肯定機器或轉換測試法是一種有 用的測試法，是一種判斷專利請求項是否為可專利標的的重要原則， 但是以機器或轉換測試法作為一程序方法專利是否適格的「唯一方法」 （sole test）並不適當78。而就本案而言，在參考過去在 Benson 案、Flook 案及 Diehr 案中對於抽象概念的見解之後，Bilski 所提出的避險交易方 法，屬於數學公式（mathematical formula），即為不可授予專利的抽象 概念79。 此外，為了避免大家誤認最高法院不認可商業方法之可專利性， 最高法院多數意見也指出，商業方法也並非完全無法成為可專利的標 的，因為商業方法的可專利性可從專利法第273 條得到支持80。但是， 此一論點則有四位大法官持不同的論點，這四位法官以Stevens 大法官 為首，認為判決的多數意見對於專利法第 101 條及第 273 條的解釋是 不完美的，希望專利法能夠回歸憲法的歷史本意來解釋，這幾位大法 官的主張是商業方法不應該成為可專利性的標的，否則會因為少數人 的壟斷而阻礙了合法的競爭與創新81。
但是，最高法院直接引用 Benson 案、Flook 案及 Diehr 案中對於抽 象概念的原則來認定 Bilski 的專利主張不可授予專利，但是並沒有對 於何謂「抽象概念」給予更進一步的明確解釋與定義。誠如Stevens 大 法官的在協同意見書的批評一樣，法院只給了結論，對於分析的過程 卻付之闕如82。簡而言之，在沒有明確指引的情形下，「抽象概念」標 準恰如其名，也是一種非常空泛的「抽象概念」，這留下了很大的模糊 空間。 78
Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 3227 (2010) (“This Court's precedents establish that the
machine-or-transformation test is a useful and important clue, an investigative tool, for determining whether some claimed inventions are processes under § 101. The machine-or-transformation test is not the sole test for deciding whether an invention is a patent-eligible “process”. ”).
79 Id. at 3231. 80 Id. at 3228. 81 Id. at 3255. 82
Id. at 3236 (“The Court, in sum, never provides a satisfying account of what constitutes an
unpatentable abstract idea. Indeed, the Court does not even explain if it is using the
machine-or-transformation criteria. The Court essentially asserts its conclusion that petitioners’ application claims an abstract idea. This mode of analysis (or lack thereof) may have led to the correct outcome in this case, but it also means that the Court's musings on this issue stand for very little.”).
23 3.2 USPTO 的回應與作為 作為美國專利的審查與核發機關，USPTO 自然希望能藉由 CAFC 與最高法院的判決中，找到比較明確的判斷法則可以遵循。但是法院 的判決，似乎並沒有能給出一個完整的答案。舉例來說，CAFC 雖然試 圖建立MoT 測試法，但是對於當請求項當中提及電腦設備時，是否就 滿足「附著」在「特定機器」上的要求83？而最高法院不但對這部分沒 有進一步說明，還更進一步提出沒有明確定義的「抽象概念」，也應該 一併列入專利標的適格判斷之考量。USPTO 對於這些判決的回應與作 為，則影響到內部專利審查官員以及BPAI 的行政專利法官，該如何繼 續處理各式各樣的專利申請案以及行政救濟的訴願決定。 3.2.1 CAFC 判決後的相關回應(2009 年) 3.2.1.1 2009/01/07 的備忘錄 對於 CAFC 的判決，USPTO 在 2009 年 1 月 7 日公布了一份備忘 錄84，指明專利的審查基準將會依據「機器或轉換測試法」重新修訂。 3.2.1.2 2009//08/24 的臨時性審查指示（2009 審查指示） 半年多之後，USPTO 於 2009 年 8 月 24 日公布修訂之臨時性審查 指示（下稱「2009 審查指示」）85，此一審查指示基本上是依據 2009 年 1 月 7 日的備忘錄中指出的原則進行的修改。但是，這時候美國最 高法院已經在同年的6 月 1 日接受 Bilski 案的調卷令請求，因此 USPTO 特別指明，審查指示僅為最高法院對於 Bilski 案判決結果公布前，用來 83 雖然 CAFC 指出這樣的「附著」與「轉換」，必須是有意義的限制，且不可僅為額外之後續活動 （見前揭註71），但這樣的解釋仍不足以對所有的專利申請案能有明確的判斷準則。
84 See Memorandum from USPTO on Guidance for Examining Process Claims in view of In re Bilski
(Jan. 7, 2009), http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/documents/bilski_guidance_memo.pdf (last visited Jun. 20, 2011).
85 See Memorandum from USPTO on Effective Today: New Interim Patent Subject Matter Eligibility
Examination Instructions (Aug. 24, 2009),
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf (last visited Jun. 20, 2011).
24 取代MPEP 中第 2106 章、2106.01 章與 2106.02 章有關專利標的之適格 性判斷，其內容摘要如下： 第一部分 — 專利適格標的的判斷： 步驟一：先檢查專利請求項是否屬於四個法定的專利標的的一種， 這四個法定的專利標的種類包括：程序（process）、機器（Machine）、 製成物（manufacture）和組成物（composition of matter）。 這四個法定的專利標的定義如下: 程序（process）：為一行動（act）或一連串的行動（acts）或步驟 （steps）連結在一特定的機器或裝置上，或將一特定物品轉換成另一 狀態或事物。 機器（machine）：為一具體物（concrete thing），由零件、元件或 組件構成，其包括任何機器元件（mechanical device）或機械動力元件 與元件之結合物（combination of mechanical power and device），用以執 行某種功能（function）以產生特定效果或結果（effect or result）。
製成物（manufacture）：以人工（hand-labor）或機器（machinery） 的方式，將一物品（article）使其由從原始（raw）或處理過之材料 （prepared materials），賦予新型式、品質、特性或其組合（new forms, qualities, properties, or combinations）。
組成物（composition of matter）：所有兩種以上的物質（substances） 之組合（compositions）以及合成物（composite articles），可以為化學 合成或機械組合，或者是氣體、流體、粉末或固體的組合等等。 另外，以下列舉（但不限於）之專利請求項不屬於法定專利標的： 1.傳輸信號的暫時狀態，例如:傳輸信號的電子或信號本身（signal per se）。 2.自然產生的有機體。
3.人類本身（human per se）。 4.兩造之間的法律協定。
5.以一系列規則所定義的遊戲。
6.電腦軟體本身（computer program per se）。 7.公司。
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而審查委員在檢視專利範圍時，要以最寬廣的方式予以檢視，如 果一專利範圍以此標準檢視時，會同時涵蓋到法定及非法定的專利標 的時，則該請求項就會被認為無法通過步驟一的檢驗。
例如，如果一申請的專利範圍其標的為電腦可讀媒體（computer readable media），此一可讀媒體可為一光碟片或載波（carrier wave）， 因為載波不是可專利的標的，此時，該專利請求項就會被認定無法通 過專利法第101 條的檢驗。如果一專利請求項無法通過步驟一的考驗， 但是根據專利說明書內容的揭露，專利請求項可以被修正為可專利的 標的，則此時應該繼續考慮步驟二的檢測方法。 步驟二：所申請專利的發明是否完全包含（wholly embrace）法律 不允許獨佔的例外標的，或者是一種法定例外標的之特定實際應用？ 也就是說，如果專利請求標的完全指向法定例外標的（judicially recognized exception），無論是用哪些詞彙（terms）呈現（例如抽象概 念、心智程序、自然法則、自然現象、科學原理、數學演算法與方程 式等等），只要反映出法院認為屬於科學與技術的基礎工具（basic tools）， 則會被認為非專利適格標的而被核駁。反之，若所申請之專利範圍限 定在法定例外標的之特定實際應用（limited to a particular practical application），則會被認可是專利保護的適格標的。
第二部分 — 特定實際應用（particular practical application）之判斷： 針對上述的「特定實際應用」該如何判斷，2009 審查指示將專利 法第 101 條中的四個種類，區分為兩個族群，分別為產品（products） 與方法（methods）： （1）產品 — 機器、製成物和組成物： 這三類的專利標的的適格性通常是比較容易的。如果請求項並未 包含法定例外標的，則為專利適格標的；反之，若請求項中有包含法 定例外標的，則必須判斷在該產品中，法定例外標的是否實際應用在 該產品中。 一旦認定申請專利範圍在該產品中具有實際應用，則所申請的專 利標的不再抽象，不會獨佔了自然法則或自然現象的所有應用。例如： 一茶杯是裝載液體裝置的實際應用，電磁門閂是電磁學的一種實際應 用，不會獨佔了電磁學的所有應用。
