工作成果豁免權之棄權

因為工作成果豁免權之權利主體，為預期有訴訟而準備相關文件之律 師，故僅有律師之行為，方可能造成對工作成果豁免權之棄權⁸³。相較於律 師－委託人特權之棄權，工作成果豁免權之棄權的解讀往往較嚴格，範圍通 常限於有爭議之特定主題（subject matter）上。此外，只有在拒絕對造對於 該主題要求揭露係不公平時，才會被認定棄權成立。因為工作成果豁免權的 目的之一，即在保護律師對於訴訟之考量與策略免於被其委託人之對造所使 用，故只有在有爭議之行為，實質上增加了對造獲取前述資訊的機會時，才 會被認定對工作成果豁免權棄權⁸⁴。

如前所述，在面對故意侵權之控訴時，被告可能自願放棄律師－委託

82 BLACK’S LAW DICTIONARY, supra note 1, at 1575.

83 DOBRUSIN & WHITE, supra note79, § 10:10.

84 UPCHURCH, supra note 20, § 13:19.

人特權，而提出律師對於專利有效性與侵權與否之法律意見，以資抗辯。在 被告放棄律師－委託人特權的同時，是否也等於放棄了工作成果豁免權？實 務上有不同的見解。

(1)

肯定說

在 1992 年加州北區聯邦地方法院之 Mushroom Associates v. Monterey

Mushrooms, Inc.

⁸⁵案中，法院雖表示，當事人對於律師－委託人特權棄權，

並不必然表工作成果豁免權所提供之保護亦受到破壞；然而在當事人對某律 師之意見工作成果，直接產生爭議，且對該工作成果之需求係屬迫切時，則 該意見工作成果便成為發現程序中得加以揭露者。法院並進而表示，在大多 數情況下，若當事人對律師建議產生爭執時，請求揭露方當事人多能符合

F.R.C.P. RULE 26(b)(3)

中，關於請求揭露工作成果豁免權之文件所課予之標

準。此乃因為了使請求揭露方當事人得適當評估對造律師建議之抗辯，對工 作成果之實質需求便已存在。此外，因雙方乃直接對該特定工作成果產生爭 議，故請求揭露方當事人必無法取得其他實質等同物；而在對造以律師建議 為抗辯時，請求揭露方當事人唯一能攻擊之方法，便是藉由對於與對造律師 做成該建議有關的情勢與因素，有接觸的機會，故請求揭露方當事人對此資 訊之需求，乃屬迫切。因而在此情況下，以律師建議為抗辯之一方，應當對 其賴以抗辯之律師建議加以揭露，而不受工作成果豁免權保護⁸⁶。而在 1992 年喬治亞州北區聯邦地方法院之 FMT Corp. Inc. v. Nissei ASB Co.⁸⁷案中，法 院亦表示，在專利侵權訴訟中，被告得選擇以信賴律師建議，做為其對原告 故意侵權指控之抗辯，雖此種信賴乃法所允許，但其並非必要；一旦被告決 定使用此抗辯，原告便被賦予基於準備此案件之目的，得要求「全面揭露」

85 Mushroom Associates v. Monterey Mushrooms, Inc., 24 U.S.P.Q.2d 1767 (N.D. Cal.

1992).

86 Id. at 1170-71.

87 FMT Corp. Inc. v. Nissei ASB Co., 24 U.S.P.Q.2d 1073 (N.D. Ga. 1992).

之權利⁸⁸。

(2)否定說

在 1987 年佛羅里達州南區聯邦地方法院之 Board of Trustees of Leland

Stanford Jr. University v. Coulter Corp.

⁸⁹案中，法院首先表示，因專利侵權訴

訟被告已審慎地將其律師建議帶入訴訟中，做為對原告故意侵權指控之抗 辯，故被告便已對律師－委託人特權表示棄權，並無爭議⁹⁰。然而，在法律 建議相關之文件中，有些仍得另以獨立之豁免來源加以保護，此即為工作成 果豁免權。基於 F.R.C.P. RULE 26(b)(3)對工作成果豁免權之指示，法院認為 該規定明確提供了內心印象應受保護的依據，即便有證據顯示對於某文件的 其他部分，有實質之需求與困難；法院並採納上述規定之用語，乃創造了對 於訴訟文件中所發現的內心印象，提供了絕對豁免的解釋方法。故法院判定 被告，應提出所有構成、參照或與系爭專利合法性或侵權與否之法律建議相 關之文件，但對於律師之內心印象、結論、意見或法律見解的部分，仍得保 留而免於揭露⁹¹。

而在 1993 年德拉瓦州聯邦地方法院之 Thorn Emi North America, Inc. v.

Micron Technology, Inc.

⁹²案中，該專利侵權訴訟之原告主張，當被告以信賴

律師建議為故意侵權指控之抗辯時，該被告即同時對律師－委託人特權與工 作成果豁免權棄權。法院則表示，此種看法對善意信賴律師意見之主張所造 成的棄權範圍，做了太廣的界定⁹³。無論形成被告律師意見之基礎抑或其實 際能力，皆非決定訴訟結果的事項，決定故意侵權之指控所賴以判斷之事

88 Id. at 1074.

89 Board of Trustees of Leland Stanford Jr. University v. Coulter Corp., 4 U.S.P.Q.2d 1652 (S.D. Fla. 1987).

90 Id. at 1653.

91 Id. at 1653-54.

92 Thorn Emi North America, Inc. v. Micron Technology, Inc., 837 F.Supp. 616 (D. Del.

1993).

93 Id. at 621.

實，與被控侵權人之心理狀態有關，除非律師之內心印象、結論、意見與法 律見解，已被傳達給身為委託人之被告，否則該等事項並無法做為被告心理 狀態之證明，而無須加以揭露⁹⁴。

(3)

小結

對於被告面對故意侵權之控訴時，在自願放棄律師－委託人特權，而 提出律師對於專利有效性與侵權與否之法律意見，以資抗辯的情況下，被告 是否也等於放棄了工作成果豁免權？因目前聯邦最高法院或聯邦巡迴上訴法 院，對此問題似仍無判決加以統一見解，而聯邦地方法院各有持正、反意見 者，故有學者認為各聯邦地方法院間，對此見解仍有分歧⁹⁵。惟亦有學者觀 察實務見解後，認為較多數之聯邦地方法院並不認為律師－委託人特權與工 作成果豁免權間，其中一者棄權會導致另一者亦隨之棄權⁹⁶，亦即其認為實 務多傾向視此二種保護之棄權應為各自獨立的。因此，此問題仍有待將來上 級法院藉由對個案之審理，於判決中加以釐清，方能定紛止爭。

4. 結論

雖然律師－委託人特權在美國司法制度中之發展歷史已相當久遠，工 作成果豁免權之原則亦已被建立並適用超過五十年，然而在目前之專利訴訟 上，二者在適用時，仍有若干未有定論之處。例如，適用於專利律師之律師

－委託人特權，是否亦得適用於專利代理人，以保護專利代理人與其委託人 間之溝通？或者，工作成果豁免權之效力，是否及於專利申請過程中，專利 律師所製作之文件？原則上，依照律師－委託人特權以及工作成果豁免權之 基本定義，律師－委託人特權並不適用於保護專利代理人與其委託人間之溝 通，因為律師－委託人特權中，委託人溝通之對象，限於在法院中得執業之

94 Id. at 622.

95 UPCHURCH, supra note 20, § 13:19.

96 DOBRUSIN & WHITE, supra note79, § 10:10.

律師；而工作成果豁免權之效力，亦不及於專利申請過程中，專利律師所製 作之文件，因為工作成果豁免權之適用前提，乃在律師有預期到訴訟時所準 備之相關文件。然而，在若干特殊之例外情況下，聯邦地方法院已有採納例 外保護的趨勢，使得考量外國法律有明文課予外國專利代理人負有保密義 務，且基於國際禮讓原則時，或國內外專利代理人係在委託人之律師的授 權、監督與指揮下，與委託人進行溝通的情況下，例外使律師－委託人特權 得保護專利代理人與其委託人間之溝通。而當專利律師基於個案案情下，有 可能關注到未來之訴訟或性質類似訴訟之專利訴願暨爭議委員會程序的情況 下，亦有聯邦地方法院使工作成果豁免權之效力，例外及於專利申請過程 中，專利律師所製作之文件。惟上述例外保護的情形，乃各聯邦地方法院所 持之見解，目前似仍無聯邦最高法院或聯邦巡迴上訴法院對此種議題，作出 統一性見解的判決。故實務上，在有上述情形時，是否得例外適用律師－委 託人特權或工作成果豁免權加以保護，仍視各聯邦地方法院所持之態度而 定。雖可認為聯邦地方法院有逐漸採納例外保護之趨勢，惟尚難謂已達統一 而無爭議之見解。因此，對於此二特權與豁免權在專利訴訟之適用上，仍值 得繼續觀察分析。

在文檔中 美國專利訴訟中關於「律師－委託人特權」與「工作成果豁免權」之探討 (頁 29-33)