第四章、 中國專利侵權訴訟訴前禁令的實務運作分析研究
第二節、 中國專利侵權訴訟訴前禁令案例說明
(Interlocutory Injunction or Interim Injunction),TRIPS協議第 9 條稱為 臨時措施(Provisional Measures),中國《專利法》中稱之為“停止侵犯
專利權有關行為”。雖然名稱不同,但是實質內容是基本一致的,即在 業,擁有專利號為 01145044.4 的“可變取樣頻率的過取樣數位類比轉換器"發明專利權,該專利 的申請日為 2001 年 12 月 31 日,授權日為 2005 年 5 月 11 日。申請人發現矽瑪特有限公司向中國 境內銷售侵犯申請人 01145044.4 發明專利權的STMP35xx系列多媒體播放器主控晶片;東莞市歌美 電子科技有限公司在進口、使用前述侵犯申請人專利權的多媒體播放器主控晶片,並銷售包含這些 晶片的MP3 播放器等產品;黃忠達在銷售包含這些晶片的MP3 播放器等產品。申請人經對上述晶片 產品進行技術分析得知,該產品包含了申請人 01145044.4 專利的全部技術特徵,落入了申請人的 專利保護範圍。申請人認為,被申請人未經申請人許可,實施申請人專利,侵犯了申請人專利權。
鑒於IC設計行業需要投入巨大的研發資源,知識產權的保護對於申請人具有生死攸關的意義。被申
此案件為中國專利修正以來第一件涉外案件裁定訴前禁令給中國 企業,該裁定也使雙方結束了長達 3 年來的專利訴訟競爭,同時可知,
該 美 國 矽 碼 特 公 司 在 2006 年 3 月 美 國 ITC 行 政 法 官 於 initial determination 裁定珠海炬力的產品侵犯美國矽碼特的兩個美國專 利,同時給于勝訴取得有限度禁制令 (LEO)。在美國專利訴訟發生的 有限公司停止侵犯申請人 01145044.4 號發明專利權的行為,包括:停止向中國境內銷售侵犯申請 人 01145044.4 號發明專利權的多媒體播放器主控晶片產品;2、東莞市歌美電子科技有限公司停止 侵犯申請人 01145044.4 號發明專利權的行為,包括:停止進口、使用、銷售矽瑪特有限公司侵犯 申請人 01145044.4 號發明專利權的多媒體播放器主控晶片產品; 3、黃忠達停止侵犯申請人 01145044.4 號發明專利權的行為,包括:停止銷售矽瑪特有限公司侵犯申請人 01145044.4 號發明 專利權的多媒體播放器主控晶片產品。 01145044.4 號發明專利權的行為,即停止向中華人民共和國境內銷售侵犯專利號為 01145044.4 的“可變取樣頻率的過取樣數位類比轉換器"發明專利權的產品; 二、被申請人東莞市歌美 電子科技有限公司在收到本裁定後立即停止侵犯申請人炬力積體電路設計有限公司 01145044.4 號 發明專利權的行為,即停止進口、使用、銷售侵犯專利號為 01145044.4 的“可變取樣頻率的過取 樣數位類比轉換器"發明專利權的產品; 三、被申請人黃忠達在收到本裁定後立即停止侵犯 申請人炬力積體電路設計有限公司 01145044.4 號發明專利權的行為,即停止侵犯銷售專利號為 01145044.4 的“可變取樣頻率的過取樣數位類比轉換器"發明專利權的產品。 本裁定送達後
美國矽碼特分別為全球 mp3 的製造大廠,其所生產的產品銷售遍佈 全球各地。雙方在商業競爭下,以專利訴訟作為一商業競爭的手段,
當時珠海炬力因產品開發及市場行銷策略得當,公司也年年穩定成 長,預定於 2005 年 11 月正式於美國證券交易所 (NASDAQ: ACTS) 掛牌上市,正式成為一個國際性的公司。
在此之前,身為競爭者的美國矽碼特當然想盡辦法一定要在珠海 炬力上市前,給對手重重的一擊。以專利訴訟的方式不但有法律為後 盾以技術為根本,若獲勝對對手的商業及產品市場的打擊比起任何一 種商業方式如降價搶市場、重金挖角破壞對手的競爭力、給經銷商高 額的佣金等都是絕對的大。另外有趣的是,珠海炬力所生產的產品原 本屬叫低階的運用,但因美國矽碼特公司所興起的專利訴訟使珠海炬 力內部研發工程師發現專利的重要性,同時激起公司內部上上下下團 結一心希望要能夠在該法律競爭中,找到一條生路。如此一來,除了 建立了珠海炬力內部的研發能量,也讓珠海炬力的產品再度成為市場 上的焦點。
原本,美國矽碼特公司希望藉由美國專利訴訟程序讓珠海炬力在 美國 NASDAQ 上市時程受阻,但美國矽碼特再再沒想到此一訴訟反倒 打響了珠海炬力的產品使其在 2005 原不到 12% 的產品佔有率,到 了 2007 上升到 50%。。 當然期間更順利在美國 NASDAQ 掛牌上 市。粉碎了美國矽碼特以專利權為手段的商業競爭方法,不過雙方雖 然在激戰中和解收場,專利權交互授權,也到達市場合作的目的,當 然其中最大的贏家應該是下游的客戶端。
所以在當前中國企業在國外屢屢遭受訴前禁令的情況下,中國企 業如何利用訴前禁令這一措施,保護自己的合法利益同時保持商業競 爭的優勢,本論文研究最為主要的目的。 為何選擇此案作為一研究的 對象,其原因有幾:
一、 此為一涉外企業在中國進行專利訴訟裁定訴前禁令的案例 二、 珠海炬力與美國矽碼特均為產品製造商,有實質的生產行為 三、 美國矽碼特為一相當重視研發的公司,同時其專利強度比珠海
炬力高許多,完全是一個以專利手段進行商業競爭的對手 四、 珠海炬力為一中國企業,不過其經營團隊是台灣知名的半導體
設計公司
五、 美國矽碼特近年來因生產成本的增加不敵珠海炬力的低價產
品的競爭
六、 珠海炬力產品營業額的快速成長,嚴重影響美國矽碼特的生存 空間
七、 該案件被西安中級法院列為 2007 十大知識產權代表案件。149 八、 該案件被深圳中級法院列為 2007 十大知識產權代表案件。150
雙方公司簡介:
美國矽碼特 SigmaTel Inc.:
公司大事紀:
公司成立於 1993 年,一直致力為消費電子和電腦市場的眾多數位 多媒體產品設計、開發並銷售密集類比、混合信號半導體解決方案。
矽瑪特為客戶提供完整的系統級解決方案,包括高度集成半導體、可 客制化的硬體及軟體、參考設計、軟體發展工具、以及應用支援。公 司憑藉在混合信號設計方面的專長為客戶提供系統級解決方案,使其 能夠迅速設計並推出外型小巧輕便、低功耗、性能可靠且具成本效益 的產品。 知識產權不僅是矽瑪特業界領先解決方案的基石,也是矽瑪 特的客戶能夠為全球消費者提供多性能、高品質、又具競爭力的產品 的根本。矽瑪特會致力保護其知識產權以及客戶全球性的技術投資。
矽瑪特的各種半導體解決方案是專為設計和生產可擕式多媒體播放 器、筆記本及桌上電腦、數碼視頻照相機、多功能外設產品、數位相 框、數位電視以及機頂盒的客戶而開發的。
矽瑪特利用其混合信號技術的專長為音頻、多媒體、無線和影像 市場提供先進創新的解決方案。矽瑪特 可擕式系統級晶片解決方案能 夠幫助設備生產商和設計商創造出突破普通 MP3 播放器的可擕式多媒 體產品。矽瑪特可擕式視頻 產品系列提供了高度集成的半導體解決方 案,能夠同時實現數位攝像機(DCC)、數碼相機(DSC)及 DCC/DSC 兩用產品所需的高品質活動視頻以及低功耗要求。矽瑪特高解析度音 頻編解碼器 能夠為消費音頻系統和個人電腦提供業界領先的影院級 品質音效。而矽瑪特多功能外設解決方案能夠提供核心系統控制,實 現在單一設備上集合印表機、照片印表機、影印機、掃描器和傳真機
149 (2007)陝西省西安市中院公佈十大知識產權案件,
http://www.xawb.com/big5/news/2008-04/26/content_1450637.htm。
150入深圳市2007年度知識產權事件前十名排行榜, http://www.xooob.com/294494.html。
的各項功能。作為混合信號半導體解決方案的創新開發商,矽瑪特擁 有良好聲譽,並正努力在矽碼特所有的業務市場上成為全球領導廠 商。矽瑪特已通過 ISO 9001:2000 標準認證,不僅能夠生產性能卓越、
品質可靠的產品,亦提供上乘的配套客戶服務。
矽碼特進行了兩件的收購,其一為 Protocom,另一為 D&M Holdings,其中相關收購內容彙整於表一,換句話說,藉由國際併購,
珠海炬力 Actions Semiconductor Co., Ltd.
公司位置: 廣東省珠海市唐家灣鎮哈工大路 1 號 15 棟 1 單元 1 號
2007/12 被 CCID 及中國半導體行業協會評為“中國十大 IC 設計公 司”之一
2007/10 可擕式多媒體音視頻處理晶片 ATJ213X 系列被授予“中國 半導體創新產品和技術”稱號
2007/09 “炬力牌多媒體播放解碼晶片”獲得廣東省名牌產品 2007/07 獲得“廣東省自主創新企業”稱號
2007/05 通過德國 TUV 認證機構的 ISO9001 品質保證體系的審 核,獲得國際認證的 ISO9001 品質保證體系認證證書 2007/05 獲得珠海市對外貿易經濟合作局認定的“珠海市先進技術企
業”稱號
2007/04 被珠海軟體行業協會評定為“十強軟體企業”之一
2007/02 推出新一代 13 系列多媒體音視頻播放器主控晶片產品,支 援 MPEG4、WMV、H.264 等標準
2006/12 被 CCID 及中國半導體行業協會評為“中國十大 IC 設計公 司”之一,並名列第一
2006/11 主打產品 ATJ2097 榮獲資訊產業部“中國芯”最佳市場表現 獎
2006/08 推出最新使用 0.18µm 工藝技術的 ACU 75 系列晶片 2006/03 獲得珠海市外經貿局的“珠海大型出口企業”三等獎 2006/02 獲得珠海唐家灣地區“納稅大戶”稱號
2006/02 完成以 32bit CPU+DSP 為新一代技術平臺開發
2005/12 被 CCID 及中國半導體行業協會評為“中國十大 IC 設計公 司”之一,並名列第一
2005/11 總公司開曼炬力在美國納斯達克(NASDAQ, ACTS)掛牌 上市
2005/07 與 MIPS 強強聯合,採用 MIPS 核心技術開發針對可擕式數 位多媒體應用的下一代系統晶片
2005/06 被廣東省資訊產業廳授予“廣東省積體電路產業化重點示範 單位”
2005/06 攜手 Microsoft 共推數位版權保護,發佈了可以支援微軟
2005/06 攜手 Microsoft 共推數位版權保護,發佈了可以支援微軟