科技法學評論，12 卷 1 期，頁 57（2015）
科法新論
我國法上專利侵權賠償責任之主觀要件
──以智財法院判決實證研究為中心
洪紹庭
*、王立達
**摘 要
我國過去專利侵權賠償責任之主觀要件，由於舊專利法中並未明文規 定，學者與實務多認應回歸民法侵權行為之主觀要件，然而，該主觀要件之 故意過失，究竟採取何種標準，當時尚存有爭議。經過學術與實務見解逐漸 統一後，如今2013 年新專利法已經明定採取過失責任，亦即專利侵權損害賠 償之成立，除系爭專利有效、系爭產品落入專利權範圍外，被控侵權人仍需 要有主觀上故意過失，始負專利侵權之賠償責任。侵權行為之過失責任概 念，係採善良管理人注意義務，基於專利制度的特殊性，此一注意義務之概 念在專利法中應該如何適用，不同專利侵權案件的潛在侵權人應負注意義務 的範圍為何，以及侵權故意如何認定，係本文欲探討之對象。本文實證研究 針對智慧財產法院成立以來之專利民事判決，探討我國審判實務上專利侵權 DOI：10.3966/181130952015061201002 * 國立交通大學科技法律研究所碩士班研究生。筆者感謝兩位匿名審查人對於本文提 出的寶貴建議。 ** 國立交通大學科技法律學院副教授；美國印第安那大學布魯明頓分校法學博士。 投稿日：2014 年 8 月 3 日；採用日：2014 年 11 月 25 日 －57－賠償主觀要件的判斷標準。研究結果發現，智財法院將過失概念予以客觀化 及類型化，對於不同類型之被控侵權人採用高、中、低等三種不同強度之注 意義務判斷標準，殊值注意。
Cite as: 12 TECH.L.REV., June 2015, at 57.
Subjective Criteria of Patent
In-fringement Compensation in Taiwan:
Focusing on Empirical Investigation of
Intellectual Property Court’s Decisions
Shao-Ting Hong
*, Richard Li-dar Wang
**Abstract
Previously, subjective elements of patent infringement compensation were not stipulated in Taiwanese patent law. Most scholars and courts referred to tort law for guidance. They initially disagreed on the issue whether the compensation for patent infringement should be strict liability, negligent liability, or the latter with assump-tion of negligence, but over time their view converges and largely considered it as a type of negligent liability, which is explicitly adopted by the patent law in 2013. In other words, even though the patent at bar in a litigation is valid and infringed, the patent owner still has to prove the defendant’s intent or negligence as to the in-fringement to recover monetary damages. This paper investigates decisions of the Intellectual Property Court since its establishment in 2008, in search of practical standards that the court exploits to assess intent and negligence in patent cases. The
*
LL.M. Candidate, Institution of Technology Law, National Chiao Tung University.
**
Associate Professor, National Chiao Tung University School of Law; S.J.D., Indiana Uni-versity Maurer School of Law, U.S.A.
findings of this survey indicate that when determining negligence, the scope and content of the duty of care that the defendant should bear plays a critical role. The court categorizes defendants with various backgrounds into groups and differs their duty of care accordingly. In this way, the court actually utilizes multiple standards in assessing negligence. The judicial practice objectivizes the concept of negli-gence, stratifies it for different groups of defendants, and therefore worthy of notice.
Keywords: Patent Infringement, Subjective Criteria, Negligence,
Will-fulness, Duty of Care
1. 前言
我國現行專利法第 96 條第二項規定：「發明專利權人對於因故意或過 失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」明文規定我國專利侵權行為損害賠 償係採過失責任，即專利侵權人須有主觀上故意或過失，始須負損害賠償之 責。反之，若專利侵權人無主觀上故意過失，即使專利權人之系爭專利有效 且實施之侵權行為係落入專利權範圍，仍無須負損害賠償之責。 若 與 美 國 相 比 ， 美 國 專 利 法 對 於 侵 權 行 為 係 採 嚴 格 責 任 （strict liability），或稱無過失責任，一旦專利權有效且落入專利權範圍，即構成專 利 侵 權 ， 無 庸 置 論 專 利 侵 權 人 主 觀 上 有 無 故 意 過 失1； 如 證 明 故 意 侵 權 （willful infringement）2，則需負懲罰性損害賠償責任。在我國，專利侵害排 除及防止侵害請求權3亦採嚴格責任，惟攸關專利權人救濟之損害賠償係採取 過失責任，即須證明專利侵權人有主觀上故意過失，始得請求損害賠償，對 於專利權人之專利權保障，其影響之重大可見一斑。舉例來說，零售業者或 網路拍賣業者，在美國販賣侵權物品，一經證明專利有效且落入專利權範 圍，即須負擔損害賠償之責，然在我國卻可能於主觀要件認定上，因零售商 或網路拍賣業者之注意義務較低之緣故，法院認定其主觀上無故意過失，判 決被控侵權人無須負損害賠償責任4。由此可見兩國對於主觀要件之認定差 1Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997) (“If the es-sential predicate of the doctrine of equivalents is the notion of identity between a patented invention and its equivalent, there is no basis for treating an infringing equivalent any dif-ferently than a device that infringes the express terms of the patent. Application of the doc-trine of equivalents, therefore, is akin to determining literal infringement, and neither re-quires proof of intent.”).
2
35 U.S.C. § 284 (2006) (“the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed”). 3 新專利法第 96 條第一項：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有 侵害之虞者，得請求防止之。」 4 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 94 號民事判決，司法院法學資料檢索系統：
異，足以影響到專利權人得以請求損害賠償之對象與範圍，並決定其獲得損 害賠償與否，甚而影響技術持有人是否有尋求專利保護的誘因。 有鑑於此，本文以我國專利侵權行為主觀要件作為研究對象，從民法侵 權行為過失責任的基本概念出發，蒐集智慧財產法院歷年來之專利判決，整 理對於專利侵權過失責任的看法，將涉及專利侵權主觀要件之個案事實與判 決，進行類型化分析與統計，試圖從判決實證研究之中，尋找出我國智財法 院對於專利侵權行為故意過失認定之一般性態度與立場。在第二部分，本文 簡介我國專利侵權主觀要件於學術與實務上之爭論與變遷，探討我國專利侵 權之過失概念。接著在第三部分，筆者以智財法院2008 年 7 月成立至今所累 積的專利侵權判決作為實證研究之素材，嘗試透過判決見解分析與量化統 計，架構出智財法院目前對於專利侵權行為主觀要件之判決見解趨勢。筆者 在第四部分提出具體檢討與建議，並以第五部分總結全文。
2. 專利侵權行為之過失責任
2.1 專利侵權主觀要件之演變
專利侵權行為之主觀要件，在智財法院成立前存在許多不同的見解，法 院判決見解包含無過失責任5、推定過失責任，以至於目前現行法下的過失責 任。本時期司法實務對於主觀要件見解之歧異與反覆，可從最高法院93 年度 台上字第2292 號民事判決及其後之發展得以窺見。該判決略以：「……按修 正前專利法第八十八條第一項（即現行法第八十四條第一項）前段規定： 『發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害』，其性質為侵權行為損 http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm。 5 我國採無過失責任之見解較少，僅見於臺灣高等法院臺中分院 91 年度上字第 55 號 判決：「……上開專利法規定，係為鼓勵、保護新型專利權人……，依上開法律規 定，要不問其有無故意、過失，只要有侵害專利權之行為，即應負此損害賠償責 任，為一無過失之損害賠償責任，以貫徹對於專利權之保護中認定為無過失責 任。」該判決嗣後經最高法院 93 年度台上字第 2292 號判決廢棄。害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。原審為相反之認定，認侵害專利 權之損害賠償，不以行為人有故意或過失為成立要件，就上訴人侵害被上訴 人之專利權究竟有無故意或過失未予調查審認，遽為上訴人不利之判決，自 有未合。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。」最高法院似 乎認為修正前之專利法第84 條第一項，應輔以民法第 184 條第一項，以主觀 上有無故意過失作為判斷是否須負侵權責任之依據，係採過失責任原則。 然而，本案經廢棄發回至原高等法院審理後，再度上訴至最高法院。該 院 94 年度台上字第 1340 號民事裁定表示：「……又按專利法第五十六條規 定，物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製 造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。旨在保障專利權人之智慧 財產權，倘未經專利權人之同意而製造專利權之物品，即難謂其未違反保護 他人之法律，依修正前民法第一百八十四條第二項之規定，即應推定其有過 失。」「被上訴人之新型專利……，業於……，刊登於中華民國專利公 報，……已生公示之效果，上訴人未經被上訴人同意，……製造該專利權之 清潔刷物品，即違反上開保護專利權人之專利法，自應推定其過失……。」 本裁定對於專利侵權之損害賠償，採取完全不同的請求權基礎，認為專利法 第56 條係保護專利權人之法律，應輔以民法第 184 條第二項之規定，當行為 人未經專利權人同意銷售具專利權之產品，應推定其有過失。此見解採取介 於嚴格責任與過失責任中間的「推定過失責任」，由行為人負擔證明其無過 失之責，利用舉證責任之倒置以減輕專利權人之訴訟負擔。 對於此一案件，許多學者為文加以討論。有學者認為故意、過失等主觀 要件是否為我國專利侵權損害賠償之前提，遲至本案才開始釐清，最高法院 93 年度台上字第 2292 號判決係為一姍姍來遲的判決6。亦有學者認為最高法 院於 95 年度台上字第 1177 號判決又再度採用民法第 184 條第一項之規定， 6 黃銘傑，專利侵權損害賠償訴訟「故意、過失」之要否與損害賠償額之計算方 式—兼評最高法院九十三年度台上字第二二九二號判決，月旦法學雜誌，第 128 期，頁 197-214（2006）。
對於專利侵權賠償回復到過失責任原則，如此反覆之下，最高法院究竟是以 後見解更新前見解，抑或是尚無定見，仍有待持續觀察7，惟多數學者認為， 最高法院94 年度台上字第 1340 號民事裁定直接援用民法第 184 條第二項違 反保護他人法律之規定，應當有所違誤8。智慧財產法院 100 年度民專上易字 第32 號民事判決，清楚指出本條不適合作為請求權基礎之理由：「……按民 法第一百八十四條第二項固規定違反保護他人之法律，致生損害於他人者， 負損害賠償責任。然所謂違反保護他人之法律，係指行為義務之違反，雖其 法律之定義包括法律或其他法律授權制定之行政命令等，惟其重點在於該特 定之法律必須具有個別保護性質，即係保護個人或單一特定之人範圍內，且 其法律用語應為禁止法條或命令法條，是以不能僅以專利權之本質或其立法 目的，即認違反專利法即係違反保護他人之法律，否則在現代社會中，所有 法律規範幾乎均係保護他人之法律，如此將造成侵權行為過失體系之空洞 化。」 由於過去專利法並未明文規定主觀要件，除了學說上之探討外，經濟部 智慧財產局內部會議中多數學者亦認為應採民法第 184 條第一項故意過失為 要件之過失責任原則9。智財局本於此一原則，於 2008 年提出專利法修正條 文草案，立法院於 2011 年 11 月 29 日三讀通過10，行政院核定自 2013 年 1 月 1 日開始施行。對於專利侵權之主觀要件，新專利法為避免適用上之疑 義，區分民事救濟之態樣，明定「排除、防止侵害」之類型，不以行為人主 7 熊誦梅，「專利侵權民事判決簡析」，月旦法學雜誌，第 105 期，頁 248-261 （2004）。 8 蔡明誠，「專利侵權之過失要件與違反保護他人法律問題」，全國律師，第 10 卷第 12 期，頁 6-16（2006）；黃銘傑，前揭註 6，頁 197-212。 9 專利侵權修法相關議題，經濟部智慧財產局：http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment /%E9%96%93%E6%8E%A5%E4%BE%B5%E6%AC%8A%E8%AB%AE%E8%A9%A2 %E6%9C%83%E8%AD%B0%E8%B3 %87%E6%96%99971023%E4%BF%AE%E6%AD %A3%E7%89%88.pdf（最後點閱時間：2014 年 2 月 5 日）。 10 立法院三讀通過「專利法」修正案，經濟部智慧財產局：http://www.tipo.gov.tw/ct.asp ?xItem=318468&ctNode=7123&mp=1（最後點閱時間：2014 年 2 月 5 日）。
觀上有故意或過失為必要。至於「損害賠償」之類型，須以行為人主觀上有 故意或過失為必要。而即使在2013 年新專利法尚未正式上路之前，智慧財產 法院判決亦逐漸形成共識，在損害賠償部分採過失責任，以民法第 184 條第 一項須有主觀上故意過失，作為專利侵權行為之主觀要件11。在專利侵權案 件中，雖然故意與過失乃是不同的主觀要件，具有不同的意義與內涵，惟法 院在論及主觀要件時，乃係以是否存在故意或過失其中之一作為被告應否負 擔損害賠償責任之標準，通常不會特別區分故意與過失。至於被告是否具有 「主觀上故意」則係是否負擔懲罰性損害賠償之問題，若原告並未主張故意 侵權之懲罰性損害賠償，基於民事訴訟採取當事人進行主義，縱有故意之情 事，法院亦不會進一步認定被告有無故意12。
2.2 故意過失的定義與注意義務
故意、過失的定義為何，由於民法並未明確加以描述，學者多認為應援 引刑法第 13 條與第 14 條。惟刑事犯罪與侵權行為之規範意義並不相同，前 者著重於行為人主觀上惡意之懲罰，後者旨在填補被害人客觀上所受損害。 因此，在認定故意、過失是否存在時，在刑法上係以對於構成要件事實之認 識或注意為基礎，在民法上則以對於損害發生之認識或注意為依據。基於上 述理由，侵權行為之故意，乃係行為人對於系爭損害，明知並有意使其發 生，或預見其發生而其發生並不違背其本意者。而過失侵權，則是行為人對 於損害之發生雖無認識，但按其情節應注意，並能注意，而不注意者13。 11 此為本文實證結果，可參見本文 3.2.2 及表 5。 12 參見智慧財產法院 98 年度民專上易字第 27 號判決：「……嗣被上訴人公司……存 證信函通知……上訴人……，足見被上訴人等於接獲前開通知後，業已知悉……侵 害系爭專利權之虞，卻仍繼續製造販賣……，尚難謂其無侵害系爭專利權之過 失。」 13 陳聰富，論侵權行為法上之過失概念─最高法院九十年度台上字第一六八二號民 事判決評釋，臺大法學論叢，第 33 卷第 4 期，頁 145-204（2004）；邱聰智，新訂 民法債編通則（上），輔仁大學法學叢書，頁 152（2013）；鄭玉波，民法債編總 則，頁 161-162（1990）。我國民法上的過失概念，採取如同刑法的「應注意，能注意，而不注意 者」，或是「怠於交易上所必要之注意」14。針對這些抽象概念，學者參考 英美侵權法，提出「注意義務之存在」與「注意義務之違反」作為過失概念 的兩個重要構成因素與判斷依據15。對照於我國刑法上之過失概念，所謂 「注意義務之存在」，相當於行為人在個案中具有「應注意」之情狀；而 「注意義務之違反」則相當於行為人「能注意，而不注意」之情形。在具體 個案當中，隨著當事人間不同之互動關係而發生不同之注意義務。原則上行 為人對於陌生人並不存在注意義務，必須行為人有所作為，而該作為創造了 社會生活之危險時，行為人始負有防範該危險發生之注意義務。 過失責任之成立，除須行為人對被害人存在注意義務外，尚須「違反其 注意義務」而生損害於被害人，至於行為人何時違反其注意義務，而須負擔 過失責任，應考察行為人是否適度運用其注意能力。對於侵權行為人應具備 之注意能力，最高法院係採取「善良管理人注意義務」之標準16。所謂善良 管理人注意義務，乃是依據該行為人所屬職業、社會活動或年齡層通常所具 的智識能力，以該所屬群體當中，一般具有良知、理性而謹慎小心之人所具 有之注意能力為其標準，屬於一種客觀化或類型化的判斷基準17。最高法院 100 年度台上字第 328 號判決對於侵權行為人應擔負之善良管理人注意義 務，亦清楚予以敘明：「……在侵權行為方面，過失之有無，應以是否怠於 善良管理人之注意義務為斷（本院十九年上字第二七四六號判例參照），亦 即行為人僅須有抽象輕過失，即可成立。而善良管理人之注意義務，乃指有 一般具有相當知識經驗且勤勉負責之人，在相同之情況下是否能預見並避免 或防止損害結果之發生為準，如行為人不為謹慎理性之人在相同情況下，所 應為之行為，即構成注意義務之違反而有過失，其注意之程度應視行為人之 14 王澤鑑，侵權行為法，頁 308（2011）。 15 陳聰富，前揭註 13，頁 146。 16 王澤鑑，前揭註 14，頁 311；陳聰富，前揭註 13，頁 188；最高法院 19 年上字第 2746 號判例，司法院法學資料檢索系統：http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm。 17 陳聰富，前揭註 13，頁 190。
職業性質、社會交易習慣及法令規定等情形而定。而專門職業人員，基於與 當事人之信賴關係，並本於其專業能力、工作經驗及職業責任，在執行業務 時，對於相對人或利害關係人應負有保護、照顧或防範損害發生之注意義 務。」 綜上所述，在判斷過失之時，首先應確定行為人對於系爭損害之發生具 有注意義務，其次再以行為人是否違反注意義務，亦即行為人是否未能克盡 善良管理人應具備之注意能力以防免系爭損害，來認定行為人對於該損害之 發生是否具有過失。然而，不論注意義務或是過失概念本身，皆為抽象而有 待具體化之法律概念18。隨著個案事實不同、當事人間的法律關係有所不 同，行為人之注意義務高低與具體內涵，亦將有所變化。故此二者之具體判 斷標準，均有待法院在具體個案之中仔細予以體察，並且透過判決個案累積 與類型化，形成較為穩定而可預測的一般性標準。
2.3 專利侵權之過失認定
2.3.1 專利侵權行為之過失概念
現今我國專利侵權責任既已採取過失責任主義，專利侵害之過失認定即 應依照前述過失定義與基本判斷標準，亦即以「注意義務之存在」與「注意 義務之違反」，也就是有無「應注意，能注意，而不注意」之情事，作為判 斷被控侵權者有無過失之準據。惟專利權乃是法律賦予專利權人之專屬權 利，任何有意實施專利技術者均應尊重此一權利，不得未經法律允許或專利 權人同意而貿然實施他人之專利技術。是以專利被控侵權者理應負有避免侵 害他人專利之注意義務。在實際訴訟案件中，基於同一理由，法院通常不再 確認被告具有避免專利侵權之注意義務，往往直接根據被控侵權人所應負擔 之注意義務高低，以及在該個案中是否違反其注意義務，進而認定對於系爭 專利侵害是否存有過失19。 18 王澤鑑，前揭註 14，頁 312；陳聰富，前揭註 13，頁 164。 19 參見智慧財產法院 101 年度民專訴字第 94 號民事判決：「所謂過失係指……，在專2.3.2 最高法院關於過失認定之實務見解
在專利法修正之前，最高法院在 98 年度台上字第 2073 號判決，對於專 利侵權行為之過失認定即已變更先前 94 年度台上字第 1340 號裁定之見解， 不再採用推定過失原則，殊值注意。該案原告為「附盒蓋之分格式紙製容裝 盒之結構改良」新型專利權人，被告基於訴外人楊某之授權，實施楊某之專 利，製造系爭餐盒。然而，該產品同時落入原告之申請專利範圍，原告遂主 張被告製售之餐盒侵害其專利權。臺灣高等法院之原審判決20認為：「…… 衡諸該餐盒已落入系爭專利範圍而侵害被上訴人（原告）之專利權，暨該專 利權有經專利公告及於專利權簿登記之情，如無特殊事由，自應推定上訴人 （被告）為有過失。乃上訴人並未證明其為無過失，即應對被上訴人負民法 第一百八十四條所定之過失侵權行為損害賠償責任。」本判決似認為專利公 告與專利權簿之登記，原則上屬於被控侵權人之注意義務範圍內，可據以推 定被控侵權人對於系爭專利侵害具有過失。除非被控侵權人另外舉出特殊事 由，將此二者排除於善良管理人注意義務範圍之外，否則其過失即已足堪認 定21。 然而，最高法院 98 年度台上字第 2073 號判決，對此採取與原審相反之 見解，其認為：「……本件被上訴人係基於擁有第一六六一四一號專利權之 訴外人楊某之授權，確信合法，而自八十九年七月三十日起實施該專利行 為，製售系爭餐盒，無侵害被上訴人系爭專利之『故意』，為原審所確定之 事實。果爾，原審疏未說明於上訴人製售該餐盒期間，被上訴人究竟有無於 其專利物品或包裝上附加新型專利證書號數、標示；及系爭新型專利確已經 公告、登記於專利權簿；暨有何足以證明上訴人明知或可得而知為專利物品 利侵權事件，……判斷行為人有無注意義務之違反。」 20 參見臺灣高等法院臺中分院 97 年度智上字第 1 號判決，司法院法學資料檢索系統： http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm。 21 王澤鑑，前揭註 14，頁 326。該推定過失之方式與日本特許法同，參見蔡明誠，前 揭註 8，頁 13-14。之憑據，遽命上訴人應就製售系爭餐盒之行為，負『過失』侵權行為損害賠 償之責，即嫌速斷。」最高法院於本判決中明顯認為，僅僅憑據專利公告與 專利權簿之登記，並不足以認定被控侵權人明知或可得而知系爭專利存在與 構成專利侵害，是以不得逕以專利既已公告或登記即推定被告負有過失。換 言之，最高法院並不認為專利之公告與登記，係屬被控侵權者注意能力所能 顧及之注意義務範圍之內。專利權人向被控侵權人請求專利侵權損害賠償 時，仍須負起積極證明侵權人主觀上具有故意過失之舉證責任22。最高法院 此一見解，不僅再度確認我國專利侵權係採過失責任而非推定過失責任，同 時亦賦予下級法院對於侵權過失認定更大的空間與更沉重的責任。在此基礎 上，智財法院如何進行侵權故意與過失之認定，其判決結果與認定理由是否 潛藏著前後一致的特定脈絡，可供吾人遵循，例如各種可能的類型化、客觀 化標準或是衡量因素等，就有待透過質性與量化之判決實證研究調查，予以 發現及進一步探究。
3. 智財法院專利侵權主觀要件實證研究
本研究之取樣方法，係於法源資料庫中以「智慧財產法院民事判決」為 判決檢索範圍，裁判案由輸入「專利」，裁判期間自「2008 年 7 月 1 日」至 「2014 年 6 月 30 日」，總計取得 1,239 件判決。針對這些智財法院專利判 決，使用「專利權&（主觀要件＋故意＋過失）」23作為關鍵字加以篩檢， 共 689 件判決。由於法院審理專利案件時，經常以「未落入專利範圍」或 「專利無效」等原因，即不再論述其他爭點，故即使原被告在案件中曾就故 意過失有所主張，法院仍可能並未論及該爭點，因此，本研究再透過人工閱 22 參見最高法院 100 年度台上字第 328 號民事判決：「依民法第一百八十四條第一項 前段規定，侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人 須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權 行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任。」 23 依法源法律網檢索字詞之輔助說明，「＋」字符號，表示「或」；「&」字符號，表 示「且」。讀方式篩選法院實際論及侵權主觀要件之判決，總計有 157 件判決與主觀要 件有關，其中 92 件為一審判決，65 件為二審判決。總計智財法院於本研究 檢索期間論及主觀要件之案件比例，約占同一期間該院所有專利民事判決的 12.67%24。 本研究發覺同一判決中若涉及複數名被告，法院對於不同被告之故意過 失認定可能有所不同，如果按照判決數目來計算故意過失比例，並不利於掌 握法院對於主觀要件之認定結果與統計分析。有鑑於此，本文進行量化統計 分析時，係以判決所包含之被告數目作為各項統計分析之計算基礎25，以克 服判決中被告數目不一所可能產生之問題，維持研究方法之精確性。 表1 主觀要件相關之判決、被告總數，以及一、二審分布 專利案件判決總數 主觀要件相關判決總數 一審 二審 被告總數 1,239 157（12.67%） 92 65 181
3.1 故意過失案件比例
上述 157 件判決所包含的 181 位被告中，有 80 位被告認定為過失侵 權，39 位被告認定為無過失26，有 70 位被告認定為故意侵權，至少具有故 意或過失其中之一者為142 位27。這39 位獲法院認定為無過失者，占本研究 24 其餘 87.33%的專利民事判決，則係當事人或智財法院基於「未落入專利範圍」、 「專利無效」等原因，未於訴訟中主張或未於判決中論及主觀要件之判決。 25 本研究將被告公司與其負責人計算為同一被告。 26 雖然專利標示係損害賠償之特別要件或影響主觀要件之因素尚有爭論，智財法院部 分判決直接以無專利標示，且未能證明被告明知或有事實足證其可得而知為專利物 品，即不得請求損害賠償，並未真正論及主觀要件。惟不可否認專利標示之功能與 主觀要件認定上仍有所關連，因此本文爰將未為專利標示而認定被告無須負損害賠 償責任之類型，一同納入被告獲判無過失之範疇，合先敘明。 27 智財法院分別認定故意或過失之被告數目，加總之後（150 人）會超過其至少認定過 失以上的被告人數（142 人），其原因在於法院判決之中可能同時認定單一被告具有 過失且亦構成故意。被告總數的 21.55%，若身處於美、英等對於專利侵權採用無過失嚴格責任之 國家，則皆有可能必須負擔專利侵權責任。我國專利法採用過失責任主義， 就智財法院此一實際操作結果而言，與無過失責任制度的確產生明顯的差 異。從表 3、表 4 觀察，智財法院認定無過失之被告比例，在年度分布方面 除了2013 年偏低之外，歷年來並沒有大幅度的波動。這些認定被告無過失的 案件，也是影響勝訴率的可能因素之一。 表2 故意過失認定結果比例分布 被告總數 過失 故意 至少過失 無過失 181 80 70 142 39 所占比例 44.20% 38.67% 78.45% 21.55% 表3 故意過失認定結果年度分布 年度 過失 故意 至少過失 無過失 2014 上半年 9 4 13 6 2013 22 11 29 1 2012 25 18 38 8 2011 11 13 28 12 2010 6 15 20 5 2009 7 9 14 7 合計 80 70 142 39 表4 無過失被告年度分布 年度 總數 無過失 無過失所占比例 2014 上半年 19 6 31.58% 2013 30 1 3.33% 2012 46 8 17.39% 2011 40 12 30.00% 2010 25 5 20.00% 2009 21 7 33.33% 合計 181 39 21.55%
3.2 法院認定結果之類型化
3.2.1 故意過失認定結果之影響因素
本研究將前述蒐集涉及主觀要件認定之智財法院判決，加以歸納整理之 後發現，智財法院在作成被告對於專利侵權有無故意過失之主觀要件認定 時，透過判決理由之分析整理，可以整理歸納出法院作成特定認定結果之判 斷依據與考量因素。該院對於這些主觀要件之判斷依據及考量因素，其判決 見解在不同個案中顯得相當一致，各審判庭之間也沒有出現見解歧異的情 形。謹此依據有無故意過失之不同認定結果，類型化整理析述實證研究所發 現之智財法院目前判決見解如下。 1.智財法院認定構成過失之案件，半數以上係以特定行為人以其所在之 地位與具備之知識，對於其侵權行為是否侵害他人專利，具有高度預見可能 性，存在著注意義務，在被告無法舉證其已盡其注意義務時，即構成過失侵 權，具有類似推定過失之效果28。惟智財法院在認定注意義務時，雖係基於 善良管理人注意義務之基本標準，然而，對於不同產業所應具備之善良管理 人注意義務實際強度與內涵，法院仍會視該產業對於系爭專利技術及相關產 品之熟悉程度，作成不同強度之認定結果。尤其對於位居產業供應鏈不同階 層之上下游廠商間，法院所要求之注意能力與注意程度往往有所不同。本文 依照智財法院在主觀要件相關判決中所表示之認定依據與考量因素加以整理 歸納，將被控侵權人區分成高注意義務與中注意義務之人。高注意義務之人 譬如製造商、專利權人之同業廠商等被告類型，在本研究檢索所得之判決中 均無法舉證免除其過失侵權責任29。中注意義務之人例如經銷商等，如能提 出證據證明其已盡善良管理人注意義務，仍有可能免除過失責任30。 2.在智財法院認定為無過失之案件中，法院對於供應鏈上下游不同產業 之善良管理人注意義務，同樣做出不同強度之注意義務要求。依照判決中所 28 詳見本文 3.2.2 表 5 之統計數據，以及 3.3.1 法院認定行為人有過失之情況。 29 詳見本文 3.2.2 表 5 之統計數據，以及 3.3.1.1 高注意義務之意義與相關法院判決。 30 詳見本文 3.2.2 表 5 之統計數據，以及 3.3.1.2 中注意義務之意義與相關法院判決。指出之判斷依據與考量因素，本研究亦將獲認定為無過失之被告，區分成兩 種類型：一為中注意義務之人，雖然負有一定程度之注意義務，但在個別涉 訟案件中已盡到善良管理人之注意義務，獲法院認定為並無過失31。二為低 注意義務之行為人，譬如零售業者、網路拍賣商、量販店等。智財法院認為 這些廠商並無能力進行專利比對或專利檢索，即使該等被告未能舉證善意信 賴或是已盡注意防免專利侵害之能事，法院仍傾向認為低注意義務人並無注 意義務之違反32。 3.智財法院認定構成故意之案件，通常係以知悉系爭專利存在後仍然持 續侵權，作為認定具有主觀上故意之主要依據。至於如何認定知悉專利存 在，在個案中存在有不同之事實態樣。本研究將之區分為收到警告通知後仍 然持續侵權（專利權人主動告知侵權情事），以及由於先前訴訟、授權終止 或其他情事而知悉專利存在（被控侵權人理應知悉侵權）等兩大類型33。 4.智財法院認定為無故意之案件，以被告於收到警告通知後即停止侵權 之事實類型最為常見，除此之外大多係因專利權人舉證不足而無法證明34。 至於在判決中曾經出現而可茲主張之阻卻故意抗辯事由，則包含：被告曾經 進行迴避設計、提出舉發案以及取得不侵權意見書等三種情形。然而，法院 對這些抗辯事由是否足以阻卻故意，或者反而足供認定被告具有主觀上之故 意，在不同判決中亦有不同之看法與認定結果35。 總而言之，在過失責任原則下生成的這些主觀要件認定依據與影響因 素，與專利權人是否提起侵權訴訟尋求法律救濟，以及應該如何進行訴訟上 之主張，均息息相關；亦對潛在侵權人在專利訴訟中應該如何防禦，抗辯其 31 詳見本文 3.2.2 表 5 之統計數據，以及 3.3.2.2 已盡中度善良管理人注意義務之相關法 院判決說明。 32 詳見本文 3.2.2 表 5 之統計數據，以及 3.3.2.1 低注意義務之意義與相關法院判決。 33 詳見本文 3.2.2 表 6 之統計數據，以及 3.4.1 法院認定行為人有故意之情況。 34 詳見本文 3.2.2 表 6 之統計數據，以及 3.4.2 法院認定行為人無故意之情況。 35 詳見本文 3.2.2 表 7 之統計數據，以及 3.4.3 阻卻故意抗辯之用語說明與相關法院判 決。
不具有故意過失，有著重大影響。透過量化統計，瞭解認定故意過失影響因 素之比例分布，將有助於專利權人與潛在侵權人預測其關於主觀要件之主 張，在我國專利訴訟上之可能成功機率為何。
3.2.2 各影響因素之類型化統計分析
本文先就認定故意過失各項影響因素之出現數目、比例與分布狀況，進 行量化統計實證分析。其後將分別針對過失侵權與故意侵權進行質性研究， 個別討論智財法院於不同類型之主觀要件案件中，如何運用該等影響因素。 在本文所有檢索研究之案件中，高注意義務之被告共有 57 位，其中全 數獲法院認定為具有侵權過失，占認定為有過失之被告比例超過五成。這些 被告大多為製造商或是專利權人之同業廠商。中注意義務之被告總計有 20 位，其中 7 位法院認其注意義務程度雖未若製造商來得高，但仍須負過失責 任；其他13 位因主張善意信賴上游廠商已經取得專利或合法授權之情事，認 定其無過失。低注意義務之被告總計有23 位，所營事業通常為零售商、網路 拍賣商、量販店等，智財法院認定這些被告並無能力進行專利比對或檢索， 因而全數獲判無過失。該院就這些部分之判決見解並無歧異，各庭之間也沒 有出現個案見解不同之情形。 在其他過失認定因素方面，在涉及侵權的工程承攬與採購案件中，有 5 位被告擔任承攬人與監造人，均遭法院認定為有過失；定作人有 2 位，均獲 認定為無過失。專利權人產品已為專利標示，法院以之認定被告至少有過失 者有 7 位；專利權人產品未為專利標示，被告因此獲認為無過失者有 4 位。 法院未具體論究主觀要件即認定過失者有12 位被告；因其他原因包含知悉專 利存在等情況，而認定有過失者為9 位。表5 過失認定因素分布 有過失 無過失 總數 80 總數 39 高注意義務 57 中注意義務 7 善意信賴 13 低注意義務 23 承攬人或監造人 5 定作人 2 未論過失 12 其他認定過失 9 已為專利標示 7 未為專利標示 4 在故意方面，遭認定有侵權故意之 70 位被告中，已收受警告信函告知 侵權事實之後仍持續侵權者有35 位；因先前之舉發案、訴訟案、授權終止等 其他情事，知悉系爭專利存在但仍持續侵權者有28 位；其他包含其本身為製 造商或因其他事由，足認其具備故意者有 7 位。在認定無侵權故意之被告 中，受通知後已停止侵權行為者有 2 位，而因善意信賴上游廠商、參考自己 或他人專利等事由，足認無侵權故意者有 17 位。至於阻卻故意抗辯事由部 分，包含被告進行迴避設計、曾提出舉發案以及取得不侵權鑑定書等類型。 智財法院基於該等抗辯之事實，認定被告具備侵權故意或是並無故意者，均 不乏其例，分布狀況詳見表7。 表6 認定故意之影響因素 有故意 無故意 總數 70 總數 19 受通知後持續侵權 35 受通知後無持續侵權 2 已知悉侵權情事 28 其他認定故意 7 其他認定無故意 17
表 7 阻卻故意抗辯之分布狀況 有故意 無故意 迴避設計 1 迴避設計 1 舉發案 1 舉發案 3 不侵權意見書 1 不侵權意見書 1
3.3 過失侵權
對於過失認定之時，法院必須考量被告注意能力高低不同而區別其注意 義務之強度，智財法院 101 年度民專訴字第 148 號判決清楚的說明：「在專 利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶 然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個 案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模包括資本額之多寡及營收狀況、 營業組織、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。」 在此基礎上，本文將檢索所得之智財法院涉及過失認定案件，依照過失認定 結果以及被告注意義務之高低加以類型化，進行質性研究，以究明法院如何 操作相關判斷標準與考量因素，以及其背後之理由構成。3.3.1 認定有過失
3.3.1.1 高注意義務 本研究逐一檢視相關判決，發現智財法院認定須負較高注意義務之被 告，通常為原告或專利權人之同業廠商，與其具有直接競爭關係，或是侵權 產品之製造廠商。智財法院認定這些被告，以其在產銷階層中所處地位與具 備之知識，對於其侵權行為是否侵害他人專利，具有高度預見可能性，為其 注意能力所能及之範圍內。此類型廠商通常為第一手首先接觸系爭產品之廠 商，故亦難以主張其善意信賴上游廠商已經取得專利或專利權人之授權，或 有其他可資證明其已盡善良管理人注意義務之情狀，故難以卸除其專利侵權 行為之過失責任。例如在 101 年度民專訴字第 148 號判決中36，智財法院認為：「系爭產 品業已落入系爭專利申請專利範圍第一項權利範圍，已如前述，而系爭產品 係由被告製造並交付空軍官校驗收，為兩造所不爭執，而被告自承其以製造 不銹鋼器產品為業，則其對於不銹鋼產品可能涉及到他人專利權範圍之事項 即有注意義務，況其為製造廠商，當有預見或避免損害發生之能力及注意義 務，卻仍未注意致生本件侵權行為，應認其有未盡注意義務之過失。被告雖 稱要求其對所有專利有所認識，強人所難，兼期待不可能等語，但被告製造 系爭產品，對於與其一同競爭空軍官校投標案之原告所生產製造之產品有無 涉及專利，依經驗法則，應會有一定之關心與認識，並為迴避系爭專利之設 計，此為處於相同情況廠商均應採行之方式，具期待可能性，未超出被告能 力範圍外之事務，被告怠於注意，難謂無過失，是被告所辯，並不可採。」 從本判決見解對於過失認定之論述分析，可以清楚看出智財法院目前對 於製造廠商等被告，因其較為熟悉系爭產品以及相關技術，故認定應該負擔 較高水準之注意義務。對於相關專利之存在、申請專利範圍何在，以及被告 行為是否構成侵害等情事，均期待本類型被告具備一定程度之關心與認識。 在此一高注意義務要求之下，製造商與競爭同業等若涉及侵害他人專利，即 不易以無過失為由免除專利侵權之損害賠償責任。 36 本案審理法官為第一庭李維心法官。其餘針對類似被告所作成之判決，不論係由哪 一審判庭所作成，智財法院皆採取相同或類似見解。例如 100 年度民專訴字第 132 號判決（第三庭陳容正法官）：「被告富信公司既為專業之機械設備導電板之製造 廠商，理應知悉須使用未侵害他人專利權之物品……，且此項產業係屬競爭產業， 競爭同業對於同業間之專利，均會有一定之關心與認識，當有預見或避免損害發生 之能力及注意義務，卻仍未注意未為最低限度之查證或進行專利檢索致生本件侵權 行為……，難謂無注意之義務及能力，應認其有未盡注意義務之過失即屬可得而知 為專利物品。」此外，例如 97 年度民專訴字第 2 號判決（第二庭曾啟謀法官）： 「被告希旺公司、閎發公司均為製造隨身碟之專業廠商，且隨身碟產業無論上下 游、製造或販售均係一非常競爭之產業……，應有一定之注意與認識，卻仍製造並 販賣系爭侵害原告新型專利之隨身碟，故被告希旺公司、閎發公司縱無侵害系爭原 告新型專利之故意，至少亦有應負預防或避免損害發生之注意義務，卻有未為注意 之過失，致原告受有損害。」
3.3.1.2 中注意義務 智財法院判決中屬於此類型之廠商，大多為屬於供應鏈中游的經銷商。 由於其銷售之產品品項仍有一定之市場領域區隔，本類型被告對於所經營之 產品及市場仍有一定程度之認識與關心，因此法院通常認定其對於專利侵權 仍有相當程度之注意義務，在當事人沒有積極舉證證明其無過失的情況下， 仍應負過失之責。惟智財法院認為本類型被告對於系爭專利之知悉可能性， 相較於產製系爭產品之製造廠商仍要來得低，因此若要論以「知悉專利存 在」之故意侵權責任，並不容易成立。此外，本類型廠商若主張並積極舉證 其善意信賴上游廠商已取得專利或專利權人授權，已盡善良管理人之注意義 務，則法院有可能認定其為無過失37。 此一類型之代表性案件，例如智財法院 101 年度民專上更（二）字第 2 號判決38：「智慧財產侵權已成為現代企業經營所應面臨之風險下，事業於 從事生產、製造與銷售之際，較諸以往而言，事業實應負有更高之風險意識 與注意義務，避免侵害他人之智慧財產權。準此，對於具有一般風險意識之 事業而言，其從事生產、銷售行為之際，自應就其所實施之技術作最低限度 之專利權查證，倘未查證者，即有過失。」「被上訴人為進口與販賣者，非 系爭產品之製造者，衡諸當今行業之精細分工，被上訴人未必知悉系爭專利 之存在，其進口與銷售系爭產品，疏未查證是否有侵害系爭專利，僅成立過 失侵權責任，無法論以故意侵權責任。」在本案中，智財法院認為進口商及 37 有關善意信賴抗辯之運作情形，請見本文 3.3.2.2。 38 本案承審法官為第二庭陳忠行審判長、熊誦梅法官、林洲富法官。其他各庭之判 決，例如 101 年度民專訴字第 87 號判決（第一庭歐陽漢菁法官）：「查被告為系爭 產品之進口者，且以進口、販賣系爭產品為營業，難認其於進口、販賣系爭產品 前，無進行專利檢索以了解此一產品相關專利分布情形之注意義務及能力，詎被告 仍進口、販賣侵害系爭專利之系爭產品，自難謂無侵權過失。」又如 102 年度民專 上字第 4 號判決（第三庭汪漢卿審判長、蔡惠如法官、陳容正法官）：「上訴 人……代理販售首利公司之產品部分為系爭產品之中下游供應者，但亦有自行進 口、販售系爭產品……種類尚非繁雜……，難謂無注意之義務及能力，……難謂無 侵害系爭專利之過失」，亦皆採相同或類似見解。
經銷商仍然具有產品相關之專利檢索能力與侵權風險意識，應可期待其進行 基本之專利檢索、比對與查證。如未進行查證，或無其他可證明其無過失之 證據，足以顯示其已盡善良管理人注意義務，法院即可能論以過失侵權。
3.3.2 認定無過失
3.3.2.1 低注意義務 此類型案件，由於被控侵權人皆處於產業供應鏈下游或最末端之零售或 網拍業者，其販賣之商品種類繁多，並且並不熟悉或特別關心系爭專利所處 市場領域之產品與技術，亦無從進行專利檢索或比對，或具備其他足以確認 系爭產品是否存有專利保護之能力，智財法院往往認為依其所處之產銷地 位、經營品項與相關知識，難以論究其過失責任。該院 101 年度民專上字第 7 號判決即指出39：「在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競 爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注 意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模包括 資本額之多寡及營收狀況、營業組織如有無研發單位之設立、侵害行為之實 際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。」「查被告公司資本總額 500 萬元，於拍賣網站販賣生活百貨、家居用品，非製造商，系爭產品係向 他人購買等情……。本院審酌被告公司為中小型公司，從事網路販賣家居用 品之營業，非製造商，依其拍賣網頁所示，於 101 年 3 月間之拍賣商品多達 1,744 項，屬位於產品供給鏈較末端之百貨零售商，難以要求其就所有商品均 須進行專利查證後始得販賣，以及前述原告未為專利標示及未曾通知侵權等 一切情況，認實難僅憑系爭專利已經登記、公示，即謂有事實足證被告可得 而知為專利物品而有侵害系爭專利權之過失。」 39 本案審理法官為第一庭歐陽漢菁法官。其餘案件包含 101 年度民專上字第 7 號判決 （第二庭陳忠行審判長、林洲富法官、熊誦梅法官）：「在此網路商家眾多，商品 更是琳瑯滿目之情形下，富邦公司既非製造或販賣其中特定某一類商品之業者，即 難認富邦公司有預見或避免損害發生之能力及注意義務，故洪世賢等主張富邦公司 亦應負損害賠償責任部分，即無理由。」亦皆採相同或類似見解。在本案判決中，智財法院除了否定專利一經登記、公示，即可認定被告 侵權必定出於過失之見解外，亦提出許多可供認定低注意義務是否違反之考 量因素，包含被告之營業項目、營業規模與營收狀況，以及內部是否設有研 發單位等多種客觀標準。依照該等標準，本案被告在原告起訴之前雖獲法院 認定為無過失，然而，在起訴狀送達之後，被告仍然持續實施系爭專利侵害 行為。法院認為被告收受起訴狀繕本後，已然知悉系爭專利存在及系爭產品 具有侵權之疑慮，卻仍然繼續販賣系爭產品，應可認定具有侵害系爭專利權 之故意。因此，即使網路拍賣廠商其注意義務相對較低，然若其已接獲起訴 狀等侵權通知，而無主動下架或停止侵害之作為，仍然可能必須負擔故意侵 權之責。 3.3.2.2 善意信賴已取得專利權或合法授權 被告主張善意信賴之案件，通常係以中下游廠商為主。蓋此類型廠商並 非被控侵權產品之製造商，亦非第一手接觸該產品之人，對該產品及所處市 場狀況並無透徹之瞭解，因此可能基於上游廠商提出取得專利保護或是專利 權人合法授權之外觀，致使其信賴系爭產品並無專利侵權之虞。此一善意信 賴往往足以阻卻專利侵權之過失責任。智財法院100 年度民專上字第 41 號判 決40乃是本類型之代表性實例。智財法院對於本案其中二位被告是否具有主 觀上之故意過失，認定如下：「被上訴人和海公司販賣系爭產品，而與上訴 人為同業，雖可認被上訴人和海公司應熟悉相關技術與其產品特性，然查其 所銷售之濟詮公司所製造之系爭產品，其包裝上印有『台灣專利：新型第 M362675 號、新型第 M363291 號、新型第 M363892 號擁有多項國際專利』 等字樣，被上訴人和海公司、彭錦玲信任上開記載，而未查證專利公報，就 40 本案承審法官為第二庭陳忠行審判長、熊誦梅法官、曾啟謀法官。其餘類似案件包 含 101 年度民專訴字第 3 號判決（第三庭蔡如琪法官）：「被告為訴外人好士達公 司施作系爭工程所需塊體之提供者，其向好士達公司反映系爭塊體恐有侵害他人專 利權之虞，嗣因好士達公司回覆業主已取得專利權授權，被告客觀上善意信賴專利 權問題已排除始販賣系爭塊體與好士達公司，應認被告已盡其注意義務，難謂被告 主觀上有侵害原告專利權之過失存在。」亦皆採相同或類似見解。
銷售系爭產品，尚難謂有何應注意而不注意或怠於交易上所必要之注意，尚 難認被上訴人和海公司、彭錦玲有過失責任，而應負損害賠償責任。」本案 被告和海公司既為原告之同業廠商，原有可能落入高注意義務類型之中。然 而，智財法院認為經銷商相較於製造商，畢竟仍非首先經手系爭侵權產品之 廠商，其注意義務相對較低。因此，若經銷商乃係善意信賴上游廠商或製造 商已取得專利或合法授權，仍有可能主張此一抗辯，說服法院其已盡到善良 管理人注意義務，而可得以免除專利侵權之過失責任。 3.3.2.3 小結：可導引侵權訴訟彙集於侵害源頭 綜合上述，智財法院對於銷售品項眾多之零售或網拍業者，認定其對專 利侵害之注意能力較低，僅須克盡低度之注意義務，因此在專利侵權案件中 往往獲判定為無過失，無須負損害賠償責任。至於中游的經銷商等注意能力 亦屬有限，負有中度之注意義務，因此倘若上游提出表面上可信之未侵權證 明，經銷商基於善意信賴而銷售系爭侵權產品，智財法院通常亦認為其並未 具有過失，無須賠償。在本文調查期間，基於以上原因而獲智財法院認定為 無過失之被告，如本文 3.1 所述占被告總數的 21.55%。此一現象之意義，不 應逕行解讀為有五分之一的專利權人無法因他人侵權而在法院訴訟中贏得合 理賠償。畢竟專利權人若以製造商等負有高注意義務者為被告，即可避免此 種因被告無過失而未能獲得損害賠償的情形。事實上，智財法院目前有關無 過失之判決見解，正可導引專利權人將訴訟矛頭指向專利侵權之真正源頭 ─產製侵權產品之製造廠商，避免中下游廠商遭受無謂訟累之煩擾。申言 之，專利權人針對中下游廠商提起之侵權訴訟，由於並未直接針對專利侵權 之真正源頭下手，難以有效遏止專利侵權情事持續發生。而單一專利權人若 同時對於上中下游被告提起侵權訴訟，法院於判命該等被告均應賠償專利權 人損害之時，若未能精準計算損害賠償金額，有效避免重複計算，亦容易發 生過度賠償之情事。因此智財法院上述實務立場，毋寧有其正面功能，並有 實質理由足以支持，值得吾人肯定。
3.4 故意侵權
3.4.1 認定故意
3.4.1.1 收受通知後仍持續侵權 在智財法院認定為故意侵權的案件中，以收受侵權通知後仍持續侵害系 爭專利者最為普遍。本類型在實務上所出現的侵權通知，通常是專利權人所 發出之警告信函，但也包括原告提起侵權訴訟時用以通知被告之起訴狀繕 本。針對本類型案件，智財法院101 年度民專訴字第 87 號判決指出41：「被 告自承曾於101 年 5 月 16 日接獲原告之侵權通知函，被告於接獲侵權通知信 函後，卻仍執意在未取得系爭專利授權實施之情況下，繼續進口、販賣系爭 產品營利，更難謂無侵害系爭專利之故意，……應認被告於 101 年 5 月 16 日接獲侵權通知函前有侵害系爭專利之過失，之後則有侵害系爭專利之故 意。」 3.4.1.2 因其他情事知悉專利存在，仍持續侵權 除了收受通知後仍持續侵權可能構成侵權之故意外，被告若因其他情事 知悉系爭專利存在，但未停止專利侵權之舉措，亦有可能構成故意侵權。這 些足令被告知悉專利存在之情事，包含侵權人先前曾接觸過系爭專利、與專 利權人曾經接洽授權事宜，或於授權終止之後仍然持續製造販賣等情況。譬 如在100 年度民專訴字第 60 號判決中42，智財法院認為：「原告前與被告就 41 本案審理法官為第一庭歐陽漢菁法官。其餘判決包含 100 年度民專上字第 57 號判決 （第二庭陳忠行審判長、熊誦梅法官、曾啟謀法官）：「被上訴人於 93 年間因上訴 人產製型號 YM-9903 之保溫桶侵害系爭專利提起訴訟，迄至臺南地院 93 年度智字 第 21 號民事判決時止，上訴人即可知悉型號 YM-9903 之保溫桶為系爭專利之文義 所讀取，惟仍繼續產銷型號 YM-9903 及其他 8 款被控侵權產品，堪認上訴人係故意 侵害系爭專利。」亦皆採相同或類似之見解。 42 本案承審法官為第三庭歐陽漢菁法官。其餘案件包含 100 年度民專上更（一）字第 9 號判決（第二庭陳忠行審判長、汪漢卿法官、林洲富法官）：「被上訴人鍠鐿公 司……曾經長期為上訴人之代工工廠，是被上訴人鍠鐿公司、被上訴人曾馨源對於 上訴人相關產品享有專利權之事實自當無法諉為不知。詎料，被上訴人曾馨源卻以系爭專利有授權契約關係，兩造之授權合約於99 年 4 月 15 日終止，此為兩 造所不爭執，是被告顯然知悉系爭專利之存在、其製造 DVD-ROM 須獲得 系爭專利之授權及授權契約關係終止後其即無權利用系爭專利製造 ROM 等事實，詎被告於兩造間之授權契約關係終止後，仍繼續製造 DVD-ROM，自應認有侵害原告系爭專利權之故意。」
3.4.2 認定無故意
至於被告收受專利侵權通知而知悉系爭專利與侵權可能之後，若已停止 製造、販賣，或將被控侵權產品下架、回收，不再實施系爭專利，則可證明 並未涉及故意侵權。若被告知悉專利存在卻仍持續侵權，原則上極有可能成 立侵權行為之故意。至於被告為侵權行為時是否知悉專利權存在，在具體個 案中處於事實不明的情況下，被告若能積極舉證證明其侵害行為另有技術來 源，並非出於抄襲仿傚系爭專利技術而生專利侵害，仍有可能在個案中成功 證明其並無侵害之故意。智財法院 99 年度民專訴字第 215 號判決43，即為本 類型獲法院認定為不具侵權故意之特殊個案。該案被告昌澤公司所擁有之第 M333944 號新型專利，與本案系爭專利同為一種集塵筒自動撥掃裝置。被告 於 96 年 10 月 18 日向智財局提出專利申請，早於系爭專利申請日期 97 年 1 月17 日。被告並向智財局申請取得代碼為 6 之技術報告，表示無法發現足以 否定其專利要件之先前技術文獻。被告取得集塵筒自動撥掃裝置之專利後， 另成立新公司被上訴人瑞虹公司之方式作為業務接單及客戶開發單位而侵害上訴人 系爭專利權，足見被上訴人等應係明知上訴人享有前開專利權而加以侵害，顯係以 故意為之。」亦皆採相同或類似見解。 43 本案審理法官為第三庭林洲富法官。其餘案件包含 98 年度民專上字第 57 號判決 （第二庭陳忠行審判長、蔡惠如法官、曾啟謀法官）：「惟查……躍欣公司可能確 有於原審法院……核發定暫時狀態處分執行命令後，繼續販賣欣血暢藥品之行為， 然因躍欣公司、友華公司均係優良經營之學名藥公司，欲在氯匹多瑞學名藥之市場 贏得先機，而甘冒風險製造、販賣系爭藥品，致侵害系爭專利，無非是認為系爭晶 型 2 專利有得撤銷之可能性，……難認躍欣公司、友華公司有專利侵權之故意。」 等等，亦皆採相同或類似之見解。長年從事製造、銷售集塵設備，衡諸常情應無特意模仿系爭專利之必要性。 智財法院因此認定被告雖然在客觀上構成侵害系爭專利，然因其產品設計與 技術來源乃係被告自身發明取得之專利，且該專利申請日期早於系爭專利， 在申請時亦無檢索發現系爭專利之可能，故得以說服法院認定並無侵權之故 意。不過被告與原告均為製造、銷售集塵筒自動撥掃裝置之同業，理應熟悉 相關技術與產品特性，屬於具有高注意義務之被告類型。專利公報為公開可 供社會公眾查閱之資訊，透過電腦查閱檢索專利資料庫目前亦甚及普及。智 財法院認為被告倘疏忽未能檢索發現系爭專利與侵害情事，雖未至故意之程 度，但仍應擔負過失侵害責任。
3.4.3 阻卻故意之抗辯
當事人在主張其無主觀上侵權之故意時，不時會以曾經就系爭專利向智 財局「提出舉發案」，試圖證明其認為系爭專利無效，主觀上並不具有專利 侵害之故意；或者舉出其「已經進行迴避設計」或是「取得不侵權鑑定報告 書」，作為其主觀上認定被控侵權之系爭產品並未落入系爭專利範圍之客觀 憑據。然而，這些試圖用以阻卻侵權故意成立之抗辯事由44，在智財法院訴 訟過程中卻猶如雙面刃。法院亦可能以當事人曾經針對系爭專利提出舉發 案、從事迴避設計或是尋求不侵權報告書為由，藉此認定當事人明知該專利 存在，仍然持續侵害，因此具備主觀上之侵權故意。在本文實證調查之智財 法院判決當中，除了提起舉發案成功阻卻故意之被告數目，高於獲判有侵權 故意之被告數目外，主張進行迴避設計與取得不侵權鑑定報告之被告，其獲 判有故意及無故意之數目實則不相上下，成功與失敗者各占一半45。然而， 我國目前僅有少數智財法院判決論及專利侵權之阻卻故意抗辯事由，尚未累 44 本文所稱阻卻故意抗辯事由，其之於故意成立之體系地位，乃係類似「阻卻構成要 件錯誤」之於「構成要件該當」，亦即係使行為人主觀故意無法成立之負面事實， 並非指涉法律上承認可阻卻行為不法性之個別阻卻不法事由，或是其他侵權責任要 件之個別抗辯事由。 45 詳見本文 3.2.2 表 7。積足夠數目之案件資料以供進行可信可靠之實證統計，以驗證該等阻卻故意 事由是否足以影響勝訴率。因此，本文將針對較為值得注意之個案進行質性 探討46。 3.4.3.1 迴避設計 智財法院 101 年度民專上字第 4 號判決（以下簡稱「輪胎案」）中，法 院對於被告主張迴避設計之抗辯，認為並不能因此否定侵權故意之存在。本 案被告益碁公司與劉佳欣主張係為迴避系爭專利而未作倒設圓角之設計，在 100 年 3 月接獲原告林某律師函通知專利侵權情事後，亦再請張某修改模式 生產系爭產品。其主張縱使由於迴避設計不夠充分，導致客觀上仍有專利侵 權情形發生，然而，亦係益碁公司之主觀上過失，尚未至故意侵權之地步。 惟法院判決認為：「益碁公司係專責製造、販賣輪胎之公司，對於製造、販 賣輪胎所需採購包括系爭產品在內之相關配件，理應知悉須使用未侵害他人 專利權之物品，並負有注意義務，且其經林某通知後，業已知悉林某享有系 爭專利權，即進行產品之迴避設計，並持續大量購買並販賣系爭產品，則其 對於販賣系爭產品構成專利侵權之事實，顯有故意，而非僅止於過失，亦不 得以信賴張某為由推諉其責。故益碁公司此部分所辯，洵無可採。」 惟在智財法院 100 年度民專訴字第 64 號判決（以下簡稱「紗噴嘴 案」）中，智財法院對於被告迴避設計之抗辯，卻認為足以阻卻故意之成 立。其見解略以：「原告雖主張被告係故意侵權原告之專利，請求依專利法 46 依照 Seaman 教授的實證研究指出，美國在 2007 年 In re Seagate 案判決之後，鑑定 意 見 書 （ o pin i o n of c oun se l ） 、 迴 避設 計 （ design around ）與 提 出 舉 發 案 （reexamination）等事實對於法院認定故意侵權皆無顯著影響，只有具有可信度的不 侵權或專利無效抗辯（substantial defense）對於阻卻故意有顯著影響，抄襲 （copying）對於認定故意侵權有顯著影響，可茲參照。Christopher B. Seaman, Willful
Patent Infringement and Enhanced Damages After In Re Seagate: An Empirical Study, 97
IOWA L.REV. 417, 419, 455-57 (2012). 有關該文實證研究結果之簡要介紹，可參見葉
雲卿，被告如何有效抗辯惡意侵權？—專利意見書的角色與功能之轉變，北美智 權報網站：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_ Case/publish-49.htm#1（最後點閱時間：2014 年 7 月 30 日）。
第八十五條第三項規定酌定三倍之賠償額云云。惟查系爭第 I260354 號專利 係採用手段功能用語撰寫，實施專利者尚必須參酌發明說明始能界定申請專 利範圍，申請專利範圍之確認對於一般實施者而言誠屬不必，且被告係參酌 系爭第 I260354 號專利之實施例，認其……被控侵權物品僅須採用……之技 術內容，即可迴避系爭第 I260354 號專利之申請專利範圍第一項，已據其陳 述甚明。自不因被告迴避專利失敗遽認其有侵害系爭第 I260354 號專利之故 意。核原告此部分之主張，顯無可採。」 對照以上兩案判決可以發現，在輪胎案中智財法院主要係以知悉專利與 否作為判斷故意侵權之標準，對於從事迴避設計能否阻卻故意，法院持較為 保守的態度，並未說明何以迴避設計之行為無法阻卻故意。相反地在紗噴嘴 案中，智財法院卻認為不能因為被告迴避設計不成功，即認定被告有侵害專 利權之故意。兩件判決都未能針對迴避設計何以能夠阻卻或不能阻卻故意， 作更進一步的解釋。或許正如同美國判決實證研究所顯示47，迴避設計未必 能夠明顯阻卻侵權故意之成立。當被告提出迴避設計作為抗辯之時，仍然有 待承審法院於個案當中仔細衡量該證據之可信度，及與侵權故意之間的關連 性與證明力，以便認定該名被告是否具有侵權故意，似乎無法一概而論。 3.4.3.2 提起舉發案與不侵權鑑定報告 對於提起舉發案以及不侵權鑑定報告是否能夠阻卻侵權故意，智財法院 亦有著不同的見解。在100 年度民專上字第 7 號判決（以下簡稱「MP3 音樂 棒案」），被告收受侵權通知之後持續實施系爭專利，向智財局提起之舉發 案遭審定未能成立，不侵權鑑定報告又為法院於判決中質疑顯有偏頗違誤之 處，故遭認定為具有侵權故意。本案法院判決理由略以：「被上訴人（原 告）曾委託律師事務所於98 年 12 月 22 日檢附系爭專利說明書發函通知上訴 人（被告）公司所製造銷售之系爭產品已侵害系爭專利，並經上訴人於98 年 12 月 23 日收受。惟上訴人於收受上開存證信函後仍……繼續販賣系爭產 品，其顯係故意侵害系爭專利。」「又上訴人雖辯稱其於收受被上訴人警告 47 Seaman, id. at 419.
律師函之後，隨即自行進行比對，認知並無侵害系爭專利之情事，……，另 上訴人公司於 99 年 3 月 8 日對系爭專利提起舉發，業經智慧局於 100 年 7 月25 日為舉發不成立之審定，上訴人並未提起訴願，至於上訴人於原審所提 出被證 3『專利侵害鑑定報告』係自行委託第三人所進行之鑑定，……上開 鑑定報告僅憑系爭專利之左側視圖、右側視圖及創作說明，而界定系爭專利 整體形狀為長條三角柱狀體，並以系爭產品係一長條圓柱狀體，並據以認定 二者有極大差異，其視覺設計整體不相同亦不近似，顯然忽略系爭專利其他 視圖所呈現整體為圓梭體等三角截面狀之事實，是以上開鑑定報告，尚非可 採。」 相對而言，在 98 年度民專上字第 57 號判決（以下簡稱「學名藥廠 案」）中，智財法院被告在臺、美兩地提起舉發案或再審查作為主要理由之 一，認定被告並無侵權故意：「惟查……躍欣公司可能確有於原審法院於 95 年 12 月 27 日核發定暫時狀態處分執行命令後，繼續販賣欣血暢藥品之行 為，然因躍欣公司、友華公司均係優良經營之學名藥公司，欲在氯匹多瑞學 名藥之市場贏得先機，而甘冒風險製造、販賣系爭藥品，致侵害系爭專利， 無非是認為系爭晶型 2 專利有得撤銷之可能性，其不但已向智慧局就系爭專 利提起舉發案（智慧局第 000000000N01 號舉發案），且對相對應之美國專 利第 210 號亦提起再審查（見被證 41），是本件雖認躍欣公司等有預防或避 免損害發生之義務，卻未為預防或避免而有過失，但難認躍欣公司、友華公 司有專利侵權之故意。故賽諾菲公司主張酌定損害額三倍之賠償金，並無理 由，應予駁回。」 由以上兩案可以窺見，舉發案之提起與不侵權鑑定報告，在專利侵權糾 紛與商業競爭實務上可能成為策略性運用之手段。被控侵權者採取此二者之 動機與目的，究竟是為了製造不具侵權故意之客觀事證，抑或是真誠相信系 爭專利無效或是未遭侵害，隨著個案情形之不同，變異程度甚大。是以這兩 項事實狀態是否足以反映被控侵權人對於自身並未侵害系爭專利之主觀確 信，實難一概而論，有待法院於個案之中逐案衡量整體事證之後加以判定。 智財法院就此至今尚未趨於一致的判決見解，由此角度觀之，似乎亦有其道
理，今後相關之司法實務發展值得吾人持續關注。
4. 主觀要件實務認定之檢討與建議
4.1 低注意義務適用對象不宜過於廣泛
我國專利侵權之損害賠償採取過失責任主義，依照本文實證研究結果顯 示，目前無過失之被告占所有智財法院判定有無故意或過失之被告比例為 21.55%，即約有二成行為人因無注意義務或低注意義務而獲判無過失48，相 對於英、美等國所採取之無過失嚴格責任，對專利權的保護較為限縮。假若 對於潛在侵權人之注意義務水準要求過低，其侵權過失將難以成立，侵害專 利之人得以免除損害賠償責任之可能性也將隨之提高。依照本文實證研究結 果亦顯示，目前智財法院對於低注意義務之人所要求之注意能力與注意程度 都相當低。例如在 98 年度民專上易字第 18 號判決中，智財法院單純僅以： 「被上訴人泛美達公司所營事業主要為批發、零售業，上訴人亦未提出任何 證據證明被上訴人泛美達公司有何製造系爭產品一之行為，則以一般商品批 發零售業者，實難以判斷其商品有無落入他人專利之申請專利範圍。」法院 即以此為由，認定被上訴人（被告）對於系爭專利侵害並無過失。此種司法 實務見解，僅因被告主要所營業務為批發、零售業，即認定其對於系爭專利 缺乏關心瞭解或是檢索查閱之期待可能性，其標準似乎過於寬鬆空泛，不無 將所有零售業者一概免除其專利侵權可能性之危險，不可不慎。 按零售業者通常所販售之商品種類項目固然甚為繁多，對於特定產品技 術及專利檢索亦復十分陌生，然而，對於特定類型產品之專業專賣店而言， 其對於專精領域產品之關心瞭解程度可能不遜於中度注意義務之經銷廠商， 對於相關專利資訊未必甚為陌生或無能力進行查詢檢索。因此智財法院對於 低注意義務之適用對象，應著重於該等潛在侵權人有無對於相關專利進行查 閱檢索之能力及期待可能性，不應單純僅以其主要所營事業均為零售業，即 48 詳見本文 3.2.2 及表 4。一併劃歸為低度注意義務之人。依照本文實證調查統計結果，至今在判決中 被歸類為低注意義務之被告，均獲智財法院認定對於專利侵權並無過失49。 如果輕易將被告認定為僅須具備低度注意義務，將嚴重影響專利權人之法定 權利救濟。因此未來我國法院對於低注意義務之適用對象，必須謹慎加以劃 定，避免遭到濫用而過於廣泛，形成逃脫專利侵權責任之避風港。
