阻卻故意之抗辯

當事人在主張其無主觀上侵權之故意時，不時會以曾經就系爭專利向智 財局「提出舉發案」，試圖證明其認為系爭專利無效，主觀上並不具有專利 侵害之故意；或者舉出其「已經進行迴避設計」或是「取得不侵權鑑定報告 書」，作為其主觀上認定被控侵權之系爭產品並未落入系爭專利範圍之客觀 憑據。然而，這些試圖用以阻卻侵權故意成立之抗辯事由⁴⁴，在智財法院訴 訟過程中卻猶如雙面刃。法院亦可能以當事人曾經針對系爭專利提出舉發 案、從事迴避設計或是尋求不侵權報告書為由，藉此認定當事人明知該專利 存在，仍然持續侵害，因此具備主觀上之侵權故意。在本文實證調查之智財 法院判決當中，除了提起舉發案成功阻卻故意之被告數目，高於獲判有侵權 故意之被告數目外，主張進行迴避設計與取得不侵權鑑定報告之被告，其獲 判有故意及無故意之數目實則不相上下，成功與失敗者各占一半⁴⁵。然而，

我國目前僅有少數智財法院判決論及專利侵權之阻卻故意抗辯事由，尚未累

44 本文所稱阻卻故意抗辯事由，其之於故意成立之體系地位，乃係類似「阻卻構成要 件錯誤」之於「構成要件該當」，亦即係使行為人主觀故意無法成立之負面事實，

並非指涉法律上承認可阻卻行為不法性之個別阻卻不法事由，或是其他侵權責任要 件之個別抗辯事由。

45 詳見本文 3.2.2 表 7。

積足夠數目之案件資料以供進行可信可靠之實證統計，以驗證該等阻卻故意 事由是否足以影響勝訴率。因此，本文將針對較為值得注意之個案進行質性 探討⁴⁶。

3.4.3.1 迴避設計

智財法院 101 年度民專上字第 4 號判決（以下簡稱「輪胎案」）中，法 院對於被告主張迴避設計之抗辯，認為並不能因此否定侵權故意之存在。本 案被告益碁公司與劉佳欣主張係為迴避系爭專利而未作倒設圓角之設計，在 100 年 3 月接獲原告林某律師函通知專利侵權情事後，亦再請張某修改模式 生產系爭產品。其主張縱使由於迴避設計不夠充分，導致客觀上仍有專利侵 權情形發生，然而，亦係益碁公司之主觀上過失，尚未至故意侵權之地步。

惟法院判決認為：「益碁公司係專責製造、販賣輪胎之公司，對於製造、販 賣輪胎所需採購包括系爭產品在內之相關配件，理應知悉須使用未侵害他人 專利權之物品，並負有注意義務，且其經林某通知後，業已知悉林某享有系 爭專利權，即進行產品之迴避設計，並持續大量購買並販賣系爭產品，則其 對於販賣系爭產品構成專利侵權之事實，顯有故意，而非僅止於過失，亦不 得以信賴張某為由推諉其責。故益碁公司此部分所辯，洵無可採。」

惟在智財法院 100 年度民專訴字第 64 號判決（以下簡稱「紗噴嘴 案」）中，智財法院對於被告迴避設計之抗辯，卻認為足以阻卻故意之成 立。其見解略以：「原告雖主張被告係故意侵權原告之專利，請求依專利法

46 依照 Seaman 教授的實證研究指出，美國在 2007 年 In re Seagate 案判決之後，鑑定 意 見 書 （ o pin i o n of c oun se l ） 、 迴 避設 計 （ design around ）與 提 出 舉 發 案

（reexamination）等事實對於法院認定故意侵權皆無顯著影響，只有具有可信度的不 侵權或專利無效抗辯（substantial defense）對於阻卻故意有顯著影響，抄襲

（copying）對於認定故意侵權有顯著影響，可茲參照。Christopher B. Seaman, Willful Patent Infringement and Enhanced Damages After In Re Seagate: An Empirical Study, 97 IOWA L.REV. 417, 419, 455-57 (2012). 有關該文實證研究結果之簡要介紹，可參見葉 雲卿，被告如何有效抗辯惡意侵權？—專利意見書的角色與功能之轉變，北美智 權報網站：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_

Case/publish-49.htm#1（最後點閱時間：2014 年 7 月 30 日）。

第八十五條第三項規定酌定三倍之賠償額云云。惟查系爭第 I260354 號專利 係採用手段功能用語撰寫，實施專利者尚必須參酌發明說明始能界定申請專 利範圍，申請專利範圍之確認對於一般實施者而言誠屬不必，且被告係參酌 系爭第 I260354 號專利之實施例，認其……被控侵權物品僅須採用……之技 術內容，即可迴避系爭第 I260354 號專利之申請專利範圍第一項，已據其陳 述甚明。自不因被告迴避專利失敗遽認其有侵害系爭第 I260354 號專利之故 意。核原告此部分之主張，顯無可採。」

對照以上兩案判決可以發現，在輪胎案中智財法院主要係以知悉專利與 否作為判斷故意侵權之標準，對於從事迴避設計能否阻卻故意，法院持較為 保守的態度，並未說明何以迴避設計之行為無法阻卻故意。相反地在紗噴嘴 案中，智財法院卻認為不能因為被告迴避設計不成功，即認定被告有侵害專 利權之故意。兩件判決都未能針對迴避設計何以能夠阻卻或不能阻卻故意，

作更進一步的解釋。或許正如同美國判決實證研究所顯示⁴⁷，迴避設計未必 能夠明顯阻卻侵權故意之成立。當被告提出迴避設計作為抗辯之時，仍然有 待承審法院於個案當中仔細衡量該證據之可信度，及與侵權故意之間的關連 性與證明力，以便認定該名被告是否具有侵權故意，似乎無法一概而論。

3.4.3.2 提起舉發案與不侵權鑑定報告

對於提起舉發案以及不侵權鑑定報告是否能夠阻卻侵權故意，智財法院 亦有著不同的見解。在100 年度民專上字第 7 號判決（以下簡稱「MP3 音樂 棒案」），被告收受侵權通知之後持續實施系爭專利，向智財局提起之舉發 案遭審定未能成立，不侵權鑑定報告又為法院於判決中質疑顯有偏頗違誤之 處，故遭認定為具有侵權故意。本案法院判決理由略以：「被上訴人（原 告）曾委託律師事務所於98 年 12 月 22 日檢附系爭專利說明書發函通知上訴 人（被告）公司所製造銷售之系爭產品已侵害系爭專利，並經上訴人於98 年 12 月 23 日收受。惟上訴人於收受上開存證信函後仍……繼續販賣系爭產 品，其顯係故意侵害系爭專利。」「又上訴人雖辯稱其於收受被上訴人警告

47 Seaman, id. at 419.

律師函之後，隨即自行進行比對，認知並無侵害系爭專利之情事，……，另 上訴人公司於 99 年 3 月 8 日對系爭專利提起舉發，業經智慧局於 100 年 7 月25 日為舉發不成立之審定，上訴人並未提起訴願，至於上訴人於原審所提 出被證 3『專利侵害鑑定報告』係自行委託第三人所進行之鑑定，……上開 鑑定報告僅憑系爭專利之左側視圖、右側視圖及創作說明，而界定系爭專利 整體形狀為長條三角柱狀體，並以系爭產品係一長條圓柱狀體，並據以認定 二者有極大差異，其視覺設計整體不相同亦不近似，顯然忽略系爭專利其他 視圖所呈現整體為圓梭體等三角截面狀之事實，是以上開鑑定報告，尚非可 採。」

相對而言，在 98 年度民專上字第 57 號判決（以下簡稱「學名藥廠 案」）中，智財法院被告在臺、美兩地提起舉發案或再審查作為主要理由之 一，認定被告並無侵權故意：「惟查……躍欣公司可能確有於原審法院於 95 年 12 月 27 日核發定暫時狀態處分執行命令後，繼續販賣欣血暢藥品之行 為，然因躍欣公司、友華公司均係優良經營之學名藥公司，欲在氯匹多瑞學 名藥之市場贏得先機，而甘冒風險製造、販賣系爭藥品，致侵害系爭專利，

無非是認為系爭晶型 2 專利有得撤銷之可能性，其不但已向智慧局就系爭專 利提起舉發案（智慧局第 000000000N01 號舉發案），且對相對應之美國專 利第 210 號亦提起再審查（見被證 41），是本件雖認躍欣公司等有預防或避 免損害發生之義務，卻未為預防或避免而有過失，但難認躍欣公司、友華公 司有專利侵權之故意。故賽諾菲公司主張酌定損害額三倍之賠償金，並無理 由，應予駁回。」

由以上兩案可以窺見，舉發案之提起與不侵權鑑定報告，在專利侵權糾 紛與商業競爭實務上可能成為策略性運用之手段。被控侵權者採取此二者之 動機與目的，究竟是為了製造不具侵權故意之客觀事證，抑或是真誠相信系 爭專利無效或是未遭侵害，隨著個案情形之不同，變異程度甚大。是以這兩 項事實狀態是否足以反映被控侵權人對於自身並未侵害系爭專利之主觀確 信，實難一概而論，有待法院於個案之中逐案衡量整體事證之後加以判定。

智財法院就此至今尚未趨於一致的判決見解，由此角度觀之，似乎亦有其道

理，今後相關之司法實務發展值得吾人持續關注。