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通
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大
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學
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管理學院科技法律學程
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管理學院科技法律學程
管理學院科技法律學程
碩
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士
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論
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文
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專利侵權鑑定的新解藥
專利侵權鑑定的新解藥
專利侵權鑑定的新解藥
專利侵權鑑定的新解藥?
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請求項破壞原則之研究
請求項破壞原則之研究
請求項破壞原則之研究
請求項破壞原則之研究
A New Antidote to the Patent Infringement Analysis?
A study of the Claim Vitiation Doctrine.
研 究 生：陳薈穎
指導教授：劉尚志 教授
專利侵權鑑定的新解藥?請求項破壞原則之研究
A New Antidote to the Patent Infringement Analysis?
A study of the Claim Vitiation Doctrine.
研 究 生：陳薈穎 Student：Hui-Ying Chen
指導教授：劉尚志 Advisor：Shang-Jyh Liu
國 立 交 通 大 學
管理學院科技法律學程
碩 士 論 文
A ThesisSubmitted to Institute of Technology Law College of Management
National Chiao Tung University in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master
in Laws July 2013
Hsinchu, Taiwan, Republic of China
i
專利侵權鑑定的新解藥?請求項破壞原則之研究
學生：陳薈穎 指導教授：劉尚志
國立交通大學管理學院科技法律學程﹙研究所﹚碩士班
摘
摘
摘
摘 要
要
要
要
在專利侵權訴訟當中，均等侵權的判定無疑是影響判決結果的重要關鍵因 素之一。美國最高法院在 1997 年的 Warner-Jenkinson 案件當中，首度提出了 請求項破壞的概念，惟迄目前為止，國內目前對於請求項破壞的相關研究甚為 缺乏。 本研究擬透過不同時期的個案觀察，發現美國實務對於請求項破壞原則之 適用態度，大致可以劃分為初始的狂潮期，歷經實務自我檢視的評估期，目前 美國最新實務對於請求項破壞原則所採取的態度，是採取保守適用的態度。 反觀我國，自 2010 年才初次有法院在判決當中引用本原則，比對中外初 次引用請求項破壞原則的時間點，兩者之間足足差距了有十三年之多。此外， 本研究觀察發現，國內判決對於請求項破壞原則與三步測試法，在面對專利均 等侵權判斷的問題上，具有適用時點上之差異。 本研究認為，雖然美國實務對於請求項破壞原則適用態度有趨緩的情 形，但對比我國實務對於專利侵權判斷的概念上，仍然存有許多進步空間，美 國實務所發展出來的請求項破壞原則概念，實值我國做為參考。ii
A New Antidote to the Patent Infringement Analysis? A study of the
Claim Vitiation Doctrine.
Student：Hui-Ying Chen Advisors：Dr.Shang-Jyh Liu
Institute of Technology Law
National Chiao Tung University
ABSTRACT
Infringement under Doctrine of Equivalents is a key factor in the patent infringement cases. The Supreme Court discloses a claim
vitiation concept in the Warner-Jenkinson in 1997. Since then, more and more judges took the claim vitiation doctrine as a best solution to fast grant a summary judgment. Not until recently do the federal courts take it as a serious issue. In 2012, the federal circuit reminded district courts not to employ “vitiation” to nullify the doctrine of
equivalents.
In contrast to the U.S. Supreme Court’s first creation of the claim vitiation doctrine through the referred case, the R.O.C Intellectual Property Court first used the concept until 2010. The timing cap between the U.S.A and Taiwan is about thirteen years.
Although the US courts change their attitude toward the issue of the claim vitiation doctrine as time goes by. The vary cases created by the Federal Courts actually make for excellent sources of reference while considering formulation of a claim vitiation doctrine in the R.O.C. patent litigation.
iii
patent infringement cases. The Supreme Court discloses a claim
vitiation concept in the Warner-Jenkinson in 1997. Since then, more and more judges took the claim vitiation doctrine as a best solution to fast grant a summary judgment. Not until recently do the federal courts take it as a serious issue. In 2012, the federal circuit reminded district courts not to employ “vitiation” to nullify the doctrine of
equivalents.
In contrast to the U.S. Supreme Court’s first creation of the claim vitiation doctrine through the referred case, the R.O.C Intellectual Property Court first used the concept until 2010. The timing cap between the U.S.A and Taiwan is about thirteen years.
Although the US courts change their attitude toward the issue of the claim vitiation doctrine as time goes by. The vary cases created by the Federal Courts actually make for excellent sources of reference while considering formulation of a claim vitiation doctrine in the R.O.C. patent litigation.
iv
誌
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謝
謝
謝
謝
本論文的完成，首先要感謝我的論文指導老師劉尚志教授，劉老師在百忙 之中仍不忘撥冗對於論文內容以及方向上，提出具體的建議方向。此外，劉老 師嚴謹的教學態度，以及對於學生的諄諄善誘，都是我所以敬佩師長的原因。 同時感謝陳在方教授以及宋皇志博士願意擔任我的口試委員，並對論文內容提 供相當寶貴之意見及指正。 在人生的道路上，我一直覺得我是一個非常幸運的人，從小到大，有許許 多多數也數不盡的貴人以及好朋友，總是在我寂寞無助的時候，適時地伸出溫 暖的援手，不吝給我支持與鼓勵，讓我的人生在能夠法律的世界之外，能夠多 繪出一點點不一樣的色彩；謝謝高醫同學劭玟、育倫、林佩、靖如，情比姊妹 深更深；謝謝財法同學慈儀、幸璉，讓我們持續挑戰點餐的極限；謝謝生科同 學順壹、老猴、阿毛，兄弟就是要這樣；謝謝立峰、藍安，請繼續督促我跨入 時尚領域；人生路上能夠與你們相知相惜，實已無憾。也謝謝工作同仁以及交 大科法一路上咬牙相挺的夥伴們，大家說好要一起加油的!另外，家慶兄，你 是讓我在繁忙的工作之餘，仍然能夠順利修完碩士學位的背後推手，沒有你我 真的無法這麼精準達標，謝謝。 最後，真摯地感謝我最親愛的家人，感謝我的爸爸媽媽，謝謝您們能夠讓 我無後顧之憂地專心學業，也謝謝您們總是在背後默默的支持我，不僅做我堅 強的後盾，也容任我可以繼續任性地過我所追求的生活。感謝我的姐姐，為我 樹立一個很好的楷模。感謝我的哥哥，跟你一起長大很有趣。也謝謝我毛茸茸 的寵物家人們，你們的存在是我每天開心生活的泉源。 也衷心感謝所有幫助過我的人!
薈穎 於新竹光復路 (2013.7.3)
v 表目錄 表目錄 表目錄 表目錄 表一：我國法院請求項破壞原則相關案件之統計分析結果………32 頁 表二：請求項破壞原則與三步測試法及均等論之關連………42 頁 表三：請求項破壞原則對於均等論所造成之影響………42 頁 表四：請求項破壞原則在專利侵害鑑定流程中之判斷時點………43 頁
vi 目錄 目錄 目錄 目錄 摘 要 ...i ABSTRACT...ii 誌 謝...iv 表目錄 ...v 第一章 第一章 第一章 第一章 緒論緒論緒論緒論 ... 1 1.1 研究動機... 1 1.2 研究目的與研究方法... 2 1.3 研究架構... 3 第二章 第二章 第二章 第二章 請求項破壞原則在美國專利訴訟中之發展請求項破壞原則在美國專利訴訟中之發展請求項破壞原則在美國專利訴訟中之發展請求項破壞原則在美國專利訴訟中之發展... 4 2.1 萌芽期 請求項破壞原則在最高法院的初登場：the Warner-Jenkinson 案... 5 2.1.1 事實背景摘要... 5 2.1.2 最高法院的初登場... 6 2.1.3 本案對於請求項破壞原則之影響... 7
2.2 狂潮期 請求項破壞原則之濫用兼論 the Lourie Rule & the Michel Rule ... 8
2.2.1 the Lourie Rule... 9
2.2.1.1 the Ethcon 案...9
2.2.1.1.1 事實背景摘要...9
2.2.1.1.2 對本案之批判...11
2.2.1.2 the Durel Corporation v. Osram Sylvania Inc.案(2001 年)...11
2.2.1.2.1 事實背景摘要 ...11
2.2.1.2.2 對本案之批判...13
2.2.1.3 the Cooper Cameron 案...13
2.2.1.3.1 事實背景摘要...13
2.2.1.3.2 對本案之批判...14
2.2.1.4 其他相關案例-the DeMarini 案...15
2.2.1.4.1 事實背景摘要...15
2.2.1.4.2 對本案之批判...16
2.2.2 the Michel Rule... 16
vii 2.2.2.1.1 事實背景摘要...17 2.2.2.1.2 對本案之批判...18 2.2.2.2 the Moore 案 ...18 2.2.2.2.1 事實背景摘要...18 2.2.2.2.2 對本案之批判 ...20 2.2.2.3 其他相關案例—Scimed 案...20 2.2.2.3.1 事實背景摘要...20 2.2.2.3.2 對本案之批判...22
2.2.3 小結--關於 the Lourie Rule & the Michel Rule... 22
2.3 評估期 美國實務坦然面對請求項破壞原則缺乏清楚明確之定義-Freedman 案... 23 2.3.1 事實背景摘要... 23 2.3.2 本案對請求項破壞原則之影響 ... 26 2.4 保守期 美國法院近期對於請求項限制原則適用之否定-Deere 案... 27 2.4.1 事實背景摘要... 28 2.4.2 本案對請求項破壞原則之影響 ... 29 2.5 小結--關於請求項破壞原則... 30 第三章 第三章 第三章 第三章 請求項破壞原則在國內專利訴訟中之發展請求項破壞原則在國內專利訴訟中之發展請求項破壞原則在國內專利訴訟中之發展請求項破壞原則在國內專利訴訟中之發展... 32 3.1 實證結果分析一：請求項破壞原則有不同的子原則... 39 3.2 實證結果分析二：依照子原則不同，影響請求項破壞原則是否適用均等論在專利侵 害鑑定流程中的探究時點... 41 3.3 實證結果分析三：依照子原則不同，影響請求項破壞原則在專利侵害鑑定流程中的 探究時點 ... 43 3.4 實證結果綜整分析--中美發展差異化... 44 3.5 小結 ... 45 第四章 第四章 第四章 第四章 結論結論結論結論 ... 47 4.1 請求項破壞原則之國內外案例歸納與比較... 47 4.2 請求項破壞原則之執法建言... 48 參考文獻 參考文獻 參考文獻 參考文獻 ... 51 附錄一：我國法院請求項破壞原則相關案件之統計分析結果 ... 53
1 第一章 第一章第一章 第一章 緒緒緒論緒論論 論 1.1 1.1 1.1 1.1 研究動機研究動機研究動機研究動機
自 1950 年美國聯邦最高法院於 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.1判決中闡述，如果一被控侵權產品與專利權利範圍比對時，是以 實質相同的技術手段（apply substantially the same way），執行實質相同 的功能（perform substantially the same function），得到實質相同的結 果（reach substantially the same result），則專利權人可對該產品的製
造者主張均等侵權2。在此判決經過約五十年之後，美國聯邦最高法院再度於
1997 年 Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.3,一案 中，肯認均等論在解決專利侵權比對時，有其應用上之必要。然而也對均等 論的適用，以及專利公示（public notice）原則所產生的衝突，必須進行相 當 程 度 地 調 和 。 迄 至 2002 年 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,Ltd.4一案，美國最高法院在判決中，則進一步釐清均等論與 專利申請歷史禁反言原則適用時之界線；在 Festo Corp 案之後，不僅在美國 當地興起一股討論均等論存廢議題之爭議，即便在我國，亦是因而引發一股 相同的風潮5。 均等論除了首先要面臨存廢之窘境之外，即便認同均等論有其存在必要 之論點，均等論仍需要面臨一個長久以來難解的挑戰，例如均等論與專利公 示原則之間的衝突6 、均等論本身充滿不確定性7 ，以及均等論被認為是專利法 1
Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co. 339 U.S. 605, 70 S.Ct. 854, 94 L.Ed.1097, 85 U.S.P.Q. 328 (1950).
2
Id. at 608.
3
Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 ; 117 S. Ct. 1040; 137 L. Ed. 2d 146 (1997).
4
Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722; 122 S. Ct. 1831; 152 L. Ed. 2d 944 (2002). 5 沈宗倫，<專利侵害均等論之過去、現在及未來-我國應何去何從?>，東吳法律學報第 20 卷第 2 期東吳法律學報第 20 卷第 2 期，頁 173-220，2008 年 10 月出版、馮震宇，<評美國最高法院 Festo 案--均等論雖繼續有效，但影響力逐漸受限>，智慧財產月刊第 42 期，第 44-46 頁， 2002 年 7 月 出版 6
John Mills, THREE “NON-OBVIOUS” MODIFICATIONS TO SIMPLIFY AND REIN IN THE
DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 14FED.CIRCUIT B.J. 649, at 664 (2005)
7
S. Jay Plager, Challenges for Intellectual Property Law in the Twenty-First Century: Indeterminacy and
2 原則中，最困難且最不可預測的8 原則。 然而，這些爭議問題之所以暫時無法被解決，其實一部份是因為忽略了 美國聯邦最高法院在 Warner-Jenkinson 案件中，為了解決均等論以及專利公 示功能之間，所發展出的調和原則，關於這個新的調和原則，目前在國內之 相關研究甚少，有論者稱之為專利權失效理論9，惟因法院判決中皆稱為請求
項破壞原則(the claim vitiation doctrine,簡稱 CVD)，故本研究從之。則 究竟請求項破壞原則之內涵為何?是否能解決均等論久被詬病之缺失？是否 能找出在專利權利均等擴張與專利公示作用之間的衡平點?希冀透過本研究 對於請求項破壞原則內容之發現，不僅可協助國內司法實務解決專利侵權爭 議迴盪不止的爭論，更能協助專利權利人以及技術競爭者，能透過更具體的 規則，以清楚劃定專利權之權利範圍界線，避免無謂的專利爭議或訟爭發生。 故而，對於請求項破壞原則之內涵，實有加以分析探討的必要。 1.2 1.2 1.2 1.2 研究目的研究目的研究目的研究目的與研究方法與研究方法與研究方法與研究方法 請求項破壞原則既在解決均等論與公示原則間之衝突而設，故本研究之 目的有二，其一是希望藉由抽絲剝繭的方式，透過不同的案例以多面向地觀 察請求項破壞原則之實質內涵，瞭解美國司法實務及學說對本原則之看法及 接受度何如?是否有其適用上之限制，以及，是否會隨著請求項破壞「原則」 之建立，而有效解決均等侵權適用之難題?其二則是轉而探究請求項破壞原則 在我國實務上適用之可行性。 在研究方法上，為了探究請求項破壞原則之全貌，在國外文獻資料的收 集方面，由美國相關實際案例為出發點，蒐集分析美國各法院對於請求項原 則所發表過之見解，以及在美國國內所對應發展出的學說論述對於本原則之 接受程度、看法，以及批判內容。又，因 1997 年 Warner-Jenkinson 一案為 請求項破壞原則第一次被美國聯邦最高法院所探討，故以本案為研究對象之 分水嶺；本研究主要係針對 1997 年後在美國之相關案例進行學說及實務的研 析。至於國內的情形，雖然本原則在國內是呈現溫水煮青蛙的現象，學說上 對於本原則著墨甚少，但目前我國智慧財產局已經在數個法院判決當中，明 8
Paul R. Michel, The Role and Responsibility of Patent Attorneys in Improving the Doctrine of
Equivalents,40IDEA123 (2000)
9
王碩汶，<淺談美國專利侵權訴訟中之專利權失效理論>，智慧財產權月刊 133 期，2010 年 1 月出 版，第 89-117 頁
3 確地以本原則作為裁判的立基點，故此亦為本次研究對象目標。最後則針對 所研究之內容，盱衡美國與我國國情及法律環境背景不同，提出本原則在兩 國適用上之歸納與比較分析。 1. 1. 1. 1.3333 研究架構研究架構研究架構研究架構 因本原則尚未普及於國內實務學說，即便在美國，亦僅為初萌階段之新 興原則，尚未發現有固定的見解或主流的看法，故本研究僅能透過案例蒐集 的方式，進行整合性分析。本研究主要係採取案例研究與文獻分析的方式， 透過美國對於本原則之發展做探討，試圖發見本原則之真實面貌以及發覺可 能的潛在問題。在全文的架構鋪陳上，先以本章的緒論做開展，第二章則先 介紹本原則之發展緣由，透過案例背景之整理與分析，了解清求項破壞原則 在美國專利實務中運作的情形，以及美國實務對於請求項破壞原則態度之轉 變。第三章則以國內情形做為研究重點，並選擇較具爭議性案例作重點分析， 最終則以美國及我國為比對對象進行研究分析，以第四章建議總結全文。
4
第二章 第二章 第二章
第二章 請求項破壞原則在美國專利訴訟請求項破壞原則在美國專利訴訟請求項破壞原則在美國專利訴訟中之請求項破壞原則在美國專利訴訟中之中之中之發展發展發展發展
美國法之均等論(Doctrine of Equivalents，簡稱 DOE)源自於衡平原則
10 ，目的是為了防止他人對專利很細微而且不重要的部份進行修改，以規避專 利法對於權利人的保護，產生對專利權人不公平的情形。若專利制度允許他人 藉由輕易地規避專利字義細節，或是任意地對發明進行仿製，達到迴避專利權 範圍之結果則將會使得專利權利空洞化，不僅無法保障專利權人應有之權利， 亦無異在鼓勵抄襲者對於專利發明做不重要或非實質性的改變或取代。因此， 均等論發展之目的之一，即在允許專利權人超越申請專利範圍字義之僵化限 制，以排除他人輕易地迴避實施專利標的，使專利的保護效果更為周全。是以， 均等論在專利侵害判斷架構中，確實扮演了十足輕重的角色，為專利權保護的 最後一道防線。 也因此，專利法一方面要求專利申請人明確定義專利權範圍，以公示的方 式周知社會大眾(public notice)，進而使公眾得以避開專利權利範圍，而從 事競爭、創新與投資。但另一方面，藉由均等論的應用，某種程度上是藉由擴 張申請專利範圍的方式，以保全專利權人之權益，則公眾便無法單由文字表面 意義(literal meaning)得知專利真正的保護範圍，使得專利侵權的判斷上充 滿了不確定性，同時也提高了訴訟與社會成本。因此，在專利侵權的判斷上， 均等論的應用是一個相當困難且無法預測的適用原則。
1950 年美國聯邦最高法院於 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods.
Co.11判決中，說明如果一產品利用與專利實質相同的方式，執行專利實質相同 的功能，得到專利實質相同的結果，則專利權人可對該產品製造者主張均等侵 權。此判決不僅確立了美國近代均等論(DOE)的基礎，同時也揭開均等論在的 美國專利侵權訴訟發展中的序幕。 在此案判決近五十年之後，美國聯邦最高法院針對專利均等論的存廢與均 等論判斷方式等問題，並因歷經了美國修法，故美國最高法院後於 1997 年 Warner-Jenkinson Co.,Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.12,一案中，再度
10
Hughes Aircraft Co. v. United States, 717 F.2d 1351, 1361, 219 USPQ 473, 480 (Fed. Cir. 1983).
11
Graver Tank, supra.
12
5
肯認均等論之適用。
美國最高法院在本案中，除了確立了均等論應繼續適用之外，並首度在判 決當中，引介了「破壞專利請求項要件(vitiate a claim element)」的觀念 種子，此新觀念並陸續地被美國各地方法院以及巡迴上訴法院所引用。 本研究依據美國近代實務對於請求項破壞的態度，就時序先後略區分為萌 芽期、狂潮期、評估期以及保守期等四個時期，說明不同時期當中，美國實務 對於請求項破壞原則所抱持的見解。並從不同時期當中，摘選具有指標性案 例，或是個案法官當中對於請求項破壞原則有特殊具體見解的案例，予以說明 闡釋。 2. 2. 2.
2.1111 萌芽期萌芽期萌芽期萌芽期 請求項破壞原則在最高法院的初登場請求項破壞原則在最高法院的初登場請求項破壞原則在最高法院的初登場請求項破壞原則在最高法院的初登場：：the Warner：：the Warnerthe Warnerthe Warner----JenkinsonJenkinsonJenkinson 案Jenkinson案案案 雖然美國聯邦法院在 Warner-Jenkinson 案之前，對於專利權利請求項範 圍 的 破 壞 或 限 制 ， 已 經 提 供 了 一 些 指 引13， 但 是 自 從 美 國 最 高 法 院 Warner-Jenkinson 案後，始逐漸引發美國國內實務及學說探究之興趣；不僅 美國聯邦巡迴上訴法院多次引用本案相關內文14，學說文獻上亦對此多加探 討，從而逐漸形成請求項破壞原則15，由此可見本案對於請求項原則之重要性。 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1 事實背景摘要事實背景摘要事實背景摘要 事實背景摘要
Warner-Jenkinson 公司與 Hilton Davis 化學公司兩者皆為化學染劑的 製造商，彼此間具有商業上的競爭關係；在製造化學染劑的過程中，會經過 一道純化的過濾程序，以去除製造過程中產生的雜質。一審原告 Hilton Davis 化學公司遂發明了一種染料的超濾膜（ultrafiltration）純化程序，適用在 酸鹼值介在 PH6.0-9.0 的環境當中。 在申請專利的核駁答辯過當中，因專利承案的審查官曾經以一個亦屬於 13
Donald S. Chisum, Chisum On Patents §18.04[1][b][ii][C]（1998）
14
Daniel H. Shulman＆Donald W. Rupert, ”VITIATING”THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS: A NEW
PATENT LAW DOCTRINE,12FED.CIRCUIT B.J463, 457-88 (2012)
15
Id. Robert Pribish, FREEDMAN SEATING CO., AND THE CLAIM VITIATION DOCTRINE, 43SAN
6 超濾膜程序的”Booth”專利作為前案核駁，又因這件”Booth”專利，是將 操作環境的酸鹼值限制在 PH＝9.0 以上，故 Hilton Davis 化學公司遂將適用 酸鹼值的環境侷限在 PH6.0-9.0 的環境當中，並於 1985 年核准了這項”（下 稱第’746 號專利）”。迄 1986 年，Hilton Davis 化學公司又成功地將超濾 膜純化程序的酸鹼值環境，擴展至 PH5.0 以上。
之後 Hilton Davis 化學公司便主張 Warner-Jenkinson 公司所使用的超 濾 膜 純 化 程 序 雖 然 在 文 字 表 面 意 義 上 ， 並 不 會 侵 害 ”746 號 專 利 ” ， 但 在 Warner-Jenkinson 公司所使用的純化程序與”746 號專利”主張的請求項範 圍之間，存有均等的情況，構成專利均等侵權之事實，故而對其提起侵權訴 訟。 本 案 一 審 的 聯 邦 地 方 法 院 ， 以 及 二 審 的 聯 邦 巡 迴 上 訴 法 院 ， 皆 認 為 Warner-Jenkinson 公司有均等 侵權之事實，構成專 利侵權，判決專利權人 Hilton Davis 化學公司勝訴，Warner-Jenkinson 公司不服而上訴至最高法院。
最高法院在判決中指出，無可諱言地，當過於廣泛地適用均等論時，勢 必對於專利權利範圍定義上的劃分以及公示作用發生衝突，但每個專利請求 項中所包含之專利要件（element），都是決定整個專利範圍的重要條件，因 此必須就請求項中所含括之個別要件來判斷是否均等，而非就整體發明來決 定16，故均等論並不會破壞專利權利範圍本身的核心功能17。在肯認均等論存在 的前提之下，是否均等的判斷應該藉由客觀地調查，並於元件與元件之間進 行比對18。最高法院認為本案的二審法院（即聯邦巡迴上訴法院）對於本案是
否有禁反言原則(prosecution history estoppel)之適用未有回應，但此又 涉及 PH5 與 PH6 是否均等之判斷，盱衡二審法院並未做案情事實通盤性考量， 最終判決撤銷二審判決並發回重審。 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 最高法院的最高法院的最高法院的最高法院的初登場初登場初登場初登場 本案中，最高法院其實是要解決當面對均等與否的判斷時，陪審團所應 16
See supra note 3, at 1049
17
Id.
18
7 該扮演的角色位置，即便問題對於解決本案訴訟爭點而言並非必要，但就結 論而言，最高法院同意二審法院看法，認為應該由陪審團（jury）認定是否 有均等侵權事實19。接著最高法院便於註腳八中進行更深入的闡釋，表示為了 解決陪審團裁決無法受到審查的黑箱性20，當陪審團無法依據證據來裁定兩個 元 件 是 否 均 等 時 ， 地 方 法 院 有 義 務 為 全 部 或 一 部 的 即 決 判 決 (summary judgment)21，後續並可由聯邦巡迴上訴法院來續行補強地方法院因對於議題 不熟悉所產生的問題22。最高法院針對前揭的意見亦表明院方僅是提供指引，
並不是一種特殊的授權行為（not a specific mandate）23
。 最高法院同時表示，不論是部分即決判決的審前聲請，或是在證據出示 後以及陪審團裁決後，對於法律事實為判決之聲請，還是應該由法院來決定 適用均等論之後，所衍生出的相關法律限制24。因此，基於個案中的特定事實， 如果專利申請歷史的禁反言的適用或是均等論將會導致全面性地破壞特定的 請求項要件的情況時，則因已經沒有待陪審團裁決的事實問題，此時應該由 法院對此下全部或部分的判決 “if prosecution history estoppel would apply or if a theory of equivalence would entirely vitiate a particular claim element, partial or complete judgment should be rendered by the court, as there would be no further material issue for the jury to resolve25” 。 2.1. 2.1. 2.1. 2.1.3333 本案對於請求項破壞原則之影響本案對於請求項破壞原則之影響本案對於請求項破壞原則之影響本案對於請求項破壞原則之影響 對於最高法院的這段描述，並沒有明白地表示應以法律原則的高度來處 理均等論與請求項破壞間之議題，美國知名的 Donald S. Chisum 學者認為， 最高法院雖然選擇利用註腳的方式，提供了這個「指引」，但因為最高法院在 本註腳出現之前的內文中表示「只要均等論不違反剛才所描述的限制，或後 面將會討論的相關限制26…我們認為均等論並不會破壞專利權利範圍本身的 19 Id. at 1053 20 Id . 21 Id . 22 Id . 23 Id . 24 Id . 25 Id . 26 Id. at 1047-48.
8 核心功能27」”等語，可見最高法院係刻意地讓地方法院及聯邦巡迴上訴法院 認真地看待本「 指引」28。 這個來自於最高法院註腳中的「指引」，在面對專利處理爭議時，不僅可 用來侷限均等論的適用，更重要的是，可以交由法官自己決定而非陪審團， 所以這個指引在本判決之後，陸續地被聯邦巡迴上訴法院所援用29。逐漸地， 在聯邦法院的各判決當中，可見有以「請求項破壞原則（claim vitiation doctrine）」為理由並加以引用30。文獻上亦多以請求項破壞原則為題進行探 究，可認為本案係揭開請求項破壞原則研究序幕之萌芽案件。 此外，最高法院雖然在 Warner-Jenkinson 案中種下請求項破壞的議題種 子，但其實法院並沒有針對請求項破壞原則適用的定義做進一步的解釋，亦 因請求項破壞原則本身缺乏清楚的定義，故可預見地在接續的時期當中，肇 因於對於請求項破壞原則之觀念混雜，故美國個案法官便依照各自有利的方 向解讀，亦因此在實務上衍生出不少的問題。 2.2 2.2 2.2
2.2 狂潮期狂潮期狂潮期狂潮期 請求項破壞原則之濫用兼論 請求項破壞原則之濫用兼論請求項破壞原則之濫用兼論 the Lourie Rule & the Michel Rule請求項破壞原則之濫用兼論the Lourie Rule & the Michel Rulethe Lourie Rule & the Michel Rulethe Lourie Rule & the Michel Rule
隨著聯邦巡迴上訴法院持續地引用請求項破壞原則31，個案中對於請求項
破壞原則之內涵，可類型化特定法官對於個案判決中，請求項破壞原則適用 之解釋，其中以 Lourie, Hon. Alan D.法官（下稱 Lourie 法官）和 Hon. Paul R. Michel 法官（下稱 Michel 法官）的見解最受到注目32。這兩位聯邦巡迴上 訴法院的法官，因為在處理專利侵權爭議案件時，對於專利請求項權利範圍 的認定方式，長久下來逐漸形成法官個人對於請求項破壞原則解讀的定見， 這兩個規則雖然非屬法律理論，僅為法官個人見解，但對於請求項破壞原則 的具體適用而言，也或多或少提供了一些執行上的見解，故美國文獻33上遂以 27 Id. at 1049. 28
Donald S. Chisum, Chisum On Patents §18.02[5]citation 58（1998）。有趣的是，學者不知是有意或 者無心，亦同樣採取註腳的方式，表示其對於最高法院所做的觀察。
29
Shulman＆Rupert, supra.
30
例如 Bell Atl. Network Servs. V. Covad Commc’ns Group, Inc., 262 F.3d 1258,1279-80(Fed. Cir. 2001)；Tronzo v. Biomet, Inc. 156 F.3d 1154,1160(Fed. Cir. 1998)
31
Shulman＆Rupert, supra at 457-88.
32
Id. at 464
33
例如 Daniel H. Shulman＆Donald W. Rupert, ”VITIATING”THE DOCTRINEOFEQUIVALENTS:A NEWPATENTLAWDOCTRINE, 12 FED.CIRCUIT B.J 457、Robert Pribish, FREEDMAN SEATING CO.,
9
各法官之名，將兩者各自的見解依序命為 the Lourie Rule 以及 the Michel Rule，本研究從之。本研究後將以 Lourie 法官以及 Michel 法官執筆的案件 為主，作為美國實務在萌芽期中氾濫使用請求項破壞原則之觀察點，並進一 步釐清 the Lourie Rule 以及 the Michel Rule 適用上的盲點，以全面解構 請求項破壞原則之內涵。
2.2.1 the Lourie Rule 2.2.1 the Lourie Rule 2.2.1 the Lourie Rule 2.2.1 the Lourie Rule
The Lourie Rule 的概念形成與 Lourie 法官參與的判決有關，本研究試 圖從 1998 年的 Ethcon Endo-Surgery, Inc & Ethicon, Inc., v. United States Surgical Corporation 案34、2001 年的 Durel Corporation v. Osram Sylvania Inc.案35以及 2002 年的 Cooper Cameron Corporation v. Kvaerner Oilfield Products, Inc.,36案來觀察執筆的 Lourie 法官對於請求項破壞原則解讀的核心 概念，用以推測 Lourie 法官在面對請求項破壞原則的爭議時所抱持之態度。 解析 the Lourie Rule 之涵義為：請求項中的每一個字都是一個限制條件，且 必須符合相同的技術手段（Every word in a claim is a limitation that must be met in an identical way）37。是故當產品結構或元件空間上的重新安排， 適用 the Lourie Rule 的結果，便會導致沒有均等侵權的認定結果38。the Lourie Rule 雖然提供了一個較為具體的解釋內容，但是也因為幾乎沒有適用 均等論的保留空間39，恐須面對內容過於缺乏彈性，導致無法實現個案正義之 缺失。 2.2.1.1 t 2.2.1.1 t 2.2.1.1 t
2.2.1.1 the he he Ehe EEEthconthconthcon 案thcon案案 案 2.2.1.1.1 2.2.1.1.1 2.2.1.1.1 2.2.1.1.1 事實背景摘要事實背景摘要事實背景摘要事實背景摘要
在 1998 年 聯 邦 第 三 巡 迴 上 訴 法 院 的 Ethcon Endo-Surgery, Inc &
AND THE CLAIM VITIATION DOCTRINE, 43 SAN DIEGO L.REV.385
34
Ethicon Endo-Surgery, Inc & Ethicon, Inc., v. United States Surgical Corporation, 149 F.3d 1309 （1998）, 47 U.S.P.Q.2d 1272.
35
Durel Corporation v. Osram Sylvania Inc.256 F.3d 1298, 59 U.S.P.Q.2d 1238(2001)
36
Cooper Cameron Corporation v. Kvaerner Oilfield Products, Inc.,291 F.3d 1317, 62 U.S.P.Q.2d 1846(2002). 37 Shulman＆Rupert, supra at 464-65. 38 Id. 39 Id. at 465.
10
Ethicon, Inc., v. United States Surgical Corporation 案件中40，Lourie 法 官 在 本 判 決 中 闡 釋 了 對 於 請 求 項 破 壞 原 則 的 看 法 。 本 案 中 ， Ethcon Endo-Surgery, Inc & Ethicon, Inc.（下簡稱 Ethcon 公司）為擁有第 34519 號（為第 4,892,244 號的再發證專利）專利的專利權人，宣稱競爭對手 United States Surgical Corporation（下稱 USSC）的產品侵害系爭專利而提起侵權
訴訟。本案一審法院41駁回原告主張，原告不服並上訴至聯邦巡迴上訴法院， 聯邦巡迴上訴法院則認為本案有均等論適用之前提，判決發回地方法院重審 42 ，地方法院在更審時以即決判決的方式，重為不利於專利權人之判決，故專 利權人又再度上訴至聯邦巡迴上訴法院，最後聯邦巡迴上訴法院以一部維持 一部廢棄，再度判決發回更審43。 本案中關於均等適用以及請求項破壞原則之爭議在於，系爭第’519 號專 利是一個手術用的縫合器，提供外科醫生使用於組織切口處，以避免失血44。 該 專 利 請 求 項 第 6 項 略 為 ： 該 縫 合 器 的 殼 體 上 具 有 一 鎖 定 機 制 （ lockout mechanism），且該鎖定機制與該殼體之縱向溝槽相連接45。至於 USSC 的縫合 器產品亦具有一鎖定機制，但 USSC 的鎖定機制與該縱向溝槽，是分別設置於 殼體外之兩端部46。聯邦巡迴上訴法院認同地方更審法院一審判決「申請專利 請求項中對於縱向溝槽連接方式的用語，限定了鎖定機制的位置」47 ，又因 為「USSC 的鎖定機制與該縱向溝槽，是分別設於殼體的兩端部，兩者亦不相 鄰」48，故認為沒有均等侵權的情形，判決駁回 Ethcon 公司的主張49。 由 Lourie 法官撰寫的判決內文並指出「地方法院僅以 USSC 縫合器的鎖 定裝置並未與縱向溝槽連接，以及該鎖定裝置並未與縱向溝槽相鄰的事實， 即驟下無均等侵權的判決，對於 Ethcon 公司來說，當然有理由認為這樣是不 夠充分地。然而，USSC 縫合器的鎖定裝置其實是設置於縫合器的一端部，與 40 Ethicon, supra. 41
Ethicon Endo–Surgery v. United States Surgical Corp., 900 F.Supp. 172（1995）, 38 U.S.P.Q.2d 1385
42
Ethicon Endo-Surgery, Inc & Ethicon, Inc., v. United States Surgical Corporation, 93 F.3d 1572（1996）, 40 U.S.P.Q.2d 1019. 43 Ethicon, supra at 83. 44 Id. at 1311. 45 Id. at 1312. 46 Id. at 1318. 47 Id. 48 Id. 49 Id.
11 位在該縫合器另一端部的縱向溝槽是呈現相對位置的，陪審團沒有理由認為 USSC 的鎖定裝置實質上與於該縱向溝槽『相連接』」50 。 2.2.1.1.2 2.2.1.1.2 2.2.1.1.2 2.2.1.1.2 對本案之批判對本案之批判對本案之批判對本案之批判 在本案中，不論是地方法院的判決或是聯邦法院的判決，都看不出有法 院有遵循美國實務上一貫沿用美國聯邦最高法院於 1950 年 Graver Tank 一案 中51所闡述的三步測試法（Tripartite Test，亦有稱為 Function-Way-Result Test、F/T/R Test 或 Graver Tank Test）。Lourie 法官僅以鎖定裝置與縱向 溝槽是否有相「連接」之事實，作為判斷系爭專利與訟爭產品間有無侵權之 基礎；本案中，因為 USSC 的縫合器與系爭專利的請求項限制並沒有完全相同， 就法律問題而言，自然不會導論出有適用均等論的機會52。可見 Lourie 法官
非常著重於專利請求項中對於元件彼此間設置位置、空間上的安排53，但這種
過度重視請求項中，對於元件位置安排的限制，很容易產生全有或全無的分 析結果（an all-or-nothing analysis）54。
2.2.1.2 2.2.1.2 2.2.1.2
2.2.1.2 the Durel Corporation v. Osram Sylvania Inc.the Durel Corporation v. Osram Sylvania Inc.the Durel Corporation v. Osram Sylvania Inc.案the Durel Corporation v. Osram Sylvania Inc.案案案55555555(2001(2001(2001(2001 年年年年)))) 2.2.1.2.1 2.2.1.2.1 2.2.1.2.1 2.2.1.2.1 事實事實事實事實背景摘要背景摘要背景摘要背景摘要
一審原告 Durel Corporation（下稱 Durel 公司）是美國第 5,418,062 號、 第 5,439,705 號、第 5,156,885 號專利的專屬被授權人，這三件專利都是封裝的 電激發光（electroluminescent ，簡稱 EL）螢光粒子，這種螢光例子可用來
使用於照明手表的表面或是汽車儀表板上56，這三件專利請求項的獨立項都揭
示了一種被特定「氧化物塗層（oxide coating）」所封裝的螢光粒子，可藉 由這種特殊的塗層來增加螢光粒子產品的穩定性57。Durel 公司認為 Sylvania 公司（上訴時更為 Osram Sylvania 公司，下稱 Sylvania 公司）所製造的螢光粒
50
Id. at 1318-19
51
Graver Tank, supra.
52 Shulman＆Rupert, supra. 53 Id. 54 Id. 55 Durel, supra. 56 Id. at 1300-01. 57 Id.
12 子產品侵害系爭三件專利58，向地方法院提起專利侵權訴訟。 在這三件專利的專利請求項中，雖然有將氧化物「塗層」定義為，主要是由 金屬陽離子和氧所組成，但根據地方法院的解釋為，在氧化物「塗層」的認定上， 仍然須考量氧化物塗層原本的前驅物或螢光粒子中發現其他的元素或化合物59成 分。地方法院並認為以化學專家的角度而言，會以塗層中所包含例如基本的金屬 陽離子、氧，以及在前驅物中所含的其他元素或化合物的分子量，來解釋系爭專 利請求項，關於氧化物塗層的定義範圍。故地方法院計算被控侵權的 Sylvania 公 司所生產的 AlO(OH)、Al(OH)3 產品中各成份的分子量比重相比，來作為判定 Sylvania 公司的螢光粒子上的塗層，是否有侵害系爭專利請求項中所定義的「氧 化物塗層」的方法。 地方法院計算結果，由 Sylvania 公司生產的 AlO(OH)、Al(OH)3中，其元素 組成中，鋁：氧：氫的百分比重分別是 43.3:53.3:3.4、49.1:45.3:5.6，換而言 之，AlO(OH)產品係由 96.6％的金屬陽離子及氧所構成，並包含 3.4％的其他物 質；Al(OH)3產品則係由 94.4％的金屬陽離子及氧所構成，並包含 5.6％的其他物 質，地方法院據此認為 Sylvania 公司的產品，最起碼都包括 94.4％的金屬陽離 子及氧，符合系爭專利中所謂「主要」的定義。既然計算下來之結果，產品主要 都是由金屬陽離子和氧所構成，故地方法院認為 Sylvania 公司的產品，侵害了系 爭專利請求項所界定的氧化物塗層範圍，下了一個有利於 Durel 公司的即決判決 60 。Sylvania 公司對此表示不服並上訴至聯邦巡迴上訴法院。 Sylvania 公司於上訴時，主張地方法院誤解了系爭專利中對於「氧化物塗層」 的定義，且認為依據系爭專利說明書之內容，所謂的「塗層」主要係由金屬氧化 物所構成的二元化合物(binary compound，為包含兩種不同元素的化合物)，其 餘的元素或化合物僅為該塗層的雜質61，聯邦巡迴上訴法院遂依據系爭專利說明書 內容中，將「氧化物塗層」定義為「主要由金屬陽離子和氧所構成，惟其前驅物 或螢光粒子中包含其他微量的元素或化合物」，同意 Sylvania 公司的主張，認為 地方法院誤解了「氧化物塗層」的定義62。 58 Id. at 1301-02. 59 Id. 60 Id. at 1302 61 Id. at 1303. 62 Id. at 1303-04.
13 聯邦巡迴上訴法院既認同 Sylvania 公司將「氧化物塗層」定性為二元化合 物之限縮解釋，則 Sylvania 公司被控侵權產品，除包含金屬陽離子、氧之外，更 包含一氫離子，故並不符合系爭專利對於「氧化物塗層」所做的定義。聯邦巡迴 上訴法院同時指出，即便地方法院的判決並沒有解決 Sylvania 公司產品塗層在均 等論的適用下，是否有侵害系爭專利對於「氧化物塗層」的限制63，但就此爭議， 上訴法院認為既然所謂的「氧化物塗層」定性上屬於二元化合物，則本案應係屬 於肯認有均等論適用，但為了避免破壞(vitiate the limitation)系爭專利對於 「氧化物塗層」所做的限制64，判決 Sylvania 公司的產品並沒有侵害 Durel 公司 所擁有的專利權。 2.2.1.2.2 2.2.1.2.2 2.2.1.2.2 2.2.1.2.2 對本案之批判對本案之批判對本案之批判對本案之批判 聯邦巡迴上訴法院並未將本案發回地院重審、重新蒐集證據65，以釐清在氧 化物塗層與氫氧化物塗層兩者之間，是否存在著所謂的非實質差異性，反而逕自 適用 the Lourie Rule「拒絕以本案仍存有均等侵權之爭議為由，發回地院重審，
進一步言，我們已認定無其他合理事實可認定侵權」66。其實，即便沒有證據可以
證明在氧化物塗層與氫氧化物塗層之間，存有非實質差異性，適用 the Lourie Rule 的結果，會因 Sylvania 公司並非採取與專利請求項對於「氧化物塗層」相同的技 術手段，最終亦一樣會導出沒有均等侵權之結果67。
2.2.1.3 the Cooper Cameron 2.2.1.3 the Cooper Cameron 2.2.1.3 the Cooper Cameron 2.2.1.3 the Cooper Cameron 案案案 案
2.2.1.3.1 2.2.1.3.1 2.2.1.3.1 2.2.1.3.1 事實背景摘要事實背景摘要事實背景摘要事實背景摘要 原告 Cooper Cameron 公司是美國專利第 5,544,707（下稱’707）號專利的 專利權人68，系爭專利是一個海底井口設備，可確保在鑽探採油的工程進行時，設 備內部牆面穩定性。系爭專利請求項第 10 項略為 「一個海底井口設備，包括一 63 Id. at 1305. 64 Id. 65 Shulman＆Rupert, supra. 66 Durel, supra at 1305. 67 Shulman＆Rupert, supra. 68
14
個維修部，該維修部係從兩個栓柱之間，橫向延伸地貫通採油井的軸牆」69。
被告 Kvaerner Oilfield Product 公司(下稱 Kvaerner 公司)則製造、販賣 海底井口設備，但此設備的維修部係從兩個栓柱的上端，橫向延伸地貫通採油井 的軸牆70。故而 Cooper Cameron 公司向地方法院控告 Kvaerner 公司的產品，有 侵權的事實，侵害系爭專利請求項第 10 項的專利範圍。
訴訟中 Cooper Cameron 公司以及 Kvaerner 公司各自向法院聲請即決判決， 以確認 Kvaerner 公 司的產 品是否 有均 等 侵權之 事實71，對此 地 方法院 認為 Kvaerner 公司的產品，其維修部係從兩個栓柱的「上端」與採油井的軸牆相連接， 並不均等於系爭專利將維修部限定為自兩個栓柱的「中間」採油井的軸牆相連接， 故此部分不成立均等侵權，駁回原告之訴72。Cooper Cameron 公司對此不服並上 訴至聯邦巡迴上訴法院。 上訴法院除維持地方法院認為不均等的見解之外73，並進一步指出，若忽視 Cooper Cameron 公司自己在系爭專利中，將維修部設定為自兩個栓柱的「中間」 與其他部分連接的限制，則將會破壞這個限制（vitiate that limitation），並 將與全限制原則（all-limitations rule）發生衝突74。 2.2.1.3.2 2.2.1.3.2 2.2.1.3.2 2.2.1.3.2 對本案之批判對本案之批判對本案之批判對本案之批判 執筆的 Lourie 法官並未在上訴法院的判決中，解決維修部從自兩個栓柱的 「中間」或「上端」與其他部分連接，是否是以實質相同的技術手段、執行實質 相同的功能，而獲得實質相同的結果；或是對於維修部而言，這兩種不同的設置 位置是否具有非實質差異性。相反地，觀察判決中對於「中間」或「上端」的判 斷，似乎從來就不存在是否具有差異性的爭議75。 此種特別著重於空間關係的限制，而漏未斟酌是否有其他證據可證明此種位 69 Id. at 1318-19. 70 Id. at 1319. 71 Id. at 1320. 72 Id. at 1319. 73 Id. at 1322. 74 Id. 75 Shulman＆Rupert, supra at 470.
15
移實際上所造成的效果，勢必將降低均等論的適用可能性。並且，亦會造成難以 劃分文義侵權與均等侵權的界線，the Lourie Rule 此種過於注重專利請求項文 義限制的規則，會導致只要將產品對應請求項文義稍做變更，即會導致實質差異 的結果76。
2.2.1.4 2.2.1.4 2.2.1.4
2.2.1.4 其他相關案例其他相關案例-其他相關案例其他相關案例---the the the DeMthe DeMariniDeMDeMariniarini 案arini案案 案
除了由 Lourie 法官主導之案件之外，目前亦有其他巡迴上訴法院的案例採 取與 the Lourie Rule 相同的看法。例如在 2001 年的 DeMarini Sports, INC.,v. Worth, INC.,77案中，Linn, Hon. Richard 法官(下稱 Linn 法官)亦在判決中採用 了 the Lourie Rule。
2.2.1.4.1 事實背景摘要
本案原告 DeMarini Sports 公司(下稱 DeMarini 公司)擁有美國第 5,415,398 號專利（下稱第’398 號專利）的專利權，第’398 號專利是一個嵌填式的鋁質 壘球棒（softball bats）專利，具有一中空管狀的球棒結構，以及一個嵌合 件（an insert）；該嵌合件可嵌入於該球棒的中空結構當中，此種嵌入式的 設計使得球棒的打擊區形成一種雙層（double-walled）結構，形成彈簧床效 應(trampoline effect)，導致使用者有更佳的打擊表現78。被告 Worth 公司被 指控侵權的”ETS”系列球棒，並不是針對球棒的中空部位進行設計改良，而係以 一外部的套件結構（external shell）套設於球棒之打擊端79。 Worth 公司也自 認曾經參考過第’398 號的專利80，並曾試圖請求 DeMarini 公司授權系爭專利，
但最終並沒有針對這個專利成立授權契約81。
DeMarini 公司主張 Worth 公司的”ETS”系列球棒，與第’398 號的專利 相同，係以實質相同的技術手段，執行實質相同的功能，達到實質相同的結
76
Id.
77
DeMarini Sports, Inc.,v. Worth Inc.,239 F.3d 1314, 57 U.S.P.Q.2d 1889(2001)
78 Id. at 1318-20. 79 Id. 80 Id. 81 Id.
16 果， ETS 球棒上的套件結構僅為系爭專利嵌合件的替代設計，有均等侵權之 適用，侵害其所擁有之第’398 號專利82。 訴訟中雙方針對是否有均等侵權之爭議，各自向法院聲請即決判決；地 方法院認為不僅無文義侵權，在均等侵權的判斷上，與第’398 號專利的嵌合 件與 ETS 球棒上的套件結構具有實質差異性，無均等侵權之情形，故為原告 敗訴之即決判決83，原告不服並上訴至聯邦巡迴上訴法院。 聯邦巡迴上訴法院除了認同地方法院對於無均等侵權部分的看法之外， 並比對第’398 號專利的嵌合件與 ETS 球棒上的套件結構；認為若將兩者劃上 等號，則 ETS 球棒的打擊端將會因嵌合件的介入而無法觸及到球84，故維持了 地方法院認為無均等侵權之判決85。 2.2.1.4.2 2.2.1.4.2 2.2.1.4.2 2.2.1.4.2 對本案之批判對本案之批判對本案之批判對本案之批判 上訴法院判決中，負責執筆的 Linn 法官著重比對專利請求項與被控侵權 物品元件在空間上的重新安排，其實就是在體現 the Lourie Rule 所表徵的
概念意涵86；所以當物品結構上有進行重新安排時，例如本案中球棒內的嵌合
件屬於第’398 號專利具有功能性的部分，當他人藉由空間位置的安排，例如 本案 Worth 公司利用球棒外的套件結構取代第’398 號球棒內的嵌合件時，根 據 the Lourie Rule 判斷的結果，就會認定為兩者間具有實質差異性，不會 產生侵權之判斷結果。
2.2.2 2.2.2 2.2.2
2.2.2 thethethe Michel Rulethe Michel Rule Michel Rule Michel Rule
請求項破壞原則的另一個子原則-the Michel Rule，主要是參照由 Michel 法官在其主導的判決中，對於請求項破壞原則所做的解釋，本研究擬從 1996 年的 the Athletic Alternatives, INC. v. Prince Manufacturing, INC87案以及 82 Id.at 1321-22. 83 Id.at 1321. 84 Id.at 1333 85 Id.at 1334 86 Shulman＆Rupert, supra at 473. 87
17
在 2000 年的 the Moore U.S.A., INC., v. Standard Register Company88案 作為重點研究。並歸納出 the Michel Rule 對於請求項破壞原則的認知為，若 均等適用的結果將脫逸出請求項文字語言所描繪的權利範圍，則此均等屬於 破壞請求項限制的均等（An equivalent vitiates a claim limitation if the equivalents is excluded from the literal scope of the claim language89）。
根據 the Michel Rule，均等論無法避免地會與請求項的文義範圍糾結在 一起90；當主張的均等擴張範圍不符合請求項的字面範圍時，適用 the Michel
Rule 的結果，會導出沒有均等侵權的結果91；此外，即便僅是請求項中材料的
變更，適用 the Michel Rule 的結果，也是會被認定為沒有均等侵權。 相較於 the Lourie Rule 僅是缺乏均等論適用的彈性空間，the Michel Rule 更大的問題點在於，可能會與美國最高法院在 Graver Tank 中所闡釋之 見解產生扞格92。
2.2.2.1 t 2.2.2.1 t 2.2.2.1 t
2.2.2.1 the he he Ahe AAAthletic thletic thletic 案thletic 案案 案 2.2.2.1.1 2.2.2.1.1 2.2.2.1.1 2.2.2.1.1 事實背景摘要事實背景摘要事實背景摘要事實背景摘要
原 告 Athletic Alternatives 公 司 ( 下 稱 Athletic 公 司 ) 為 美 國 第 5,037,097 號（下稱第’097 號）專利的專利權人，控告 Prince Manufacturing 公司(下稱 Prince 公司)網球拍的穿線系統侵害了第’097 號專利的專利權， 該第’097 號專利權為一種運動球拍，請求項內容為球拍的特殊穿線順序。
Prince 公司主張，根據第’097 號專利請求項所建構之請求項範圍，至 少可以由不同的距離長度，包括最大值(a maximum)、最小值(a minimum)， 以及位在最大值與最小值中間所產生的中間值(an intermediate value)等三
88
Moore U.S.A., INC., v. Standard Register Company， 229 F.3d 1091, 56 U.S.P.Q.2d 1225(2000)
89 Shulman＆Rupert, supra at 473. 90 Id. at 465. 91 Id. 92 Id.
18
個距離長度(offset distance) 93來計算球拍拍面的大小，但 Prince 公司的球 拍只能以兩個距離長度來計算拍面大小，故兩者無均等侵權，請求地方法院 下無均等侵權的即決判決94。 地方法院採納 Prince 公司的主張，下了一個有利被告的即決判決，但 Athletic 公司不服而提起上訴。聯邦巡迴上訴法院則維持了地方法院的見 解，並認為，依據合理解析系爭第’097 號專利請求項範圍之結果，系爭專利 擁有包括最大值、最小值以及中間值等三個距離長度，故而無法均等於僅具 有兩個距離長度的被控侵權產品95。換句話說，聯邦巡迴上訴法院認為，僅具 有兩個距離長度的穿線系統「絕對不在系爭專利的請求項範圍當中」96。 2.2.2.1.2 2.2.2.1.2 2.2.2.1.2 2.2.2.1.2 對本案之批判對本案之批判對本案之批判對本案之批判
與 the Lourie Rule 一樣，執筆的 Michel 法官(或是所謂的 the Michel Rule)僅僅著重在請求項中對於元件的文字限制，故而排除其他任何均等的證
據97，本案中，不論是地方法院或是聯邦巡迴上訴法院的判決，都沒有證據顯
示法院曾經考量過系爭專利與被控侵權產品之間，是否係以實質相同的技術
手段，執行實質相同的功能，得到實質相同的結果98，也就是說，並沒有依據
美國最高法院在 the Graver Tank 案中所揭示的三步測試法，以針對個案事 實是否具有非實質差異性之證據，進行技術內容的均等比對，則是否有違反 美國判例法之制度，恐有疑義。此外，採取 the Michel Rule 的判斷者，從 本判決中可以看出，在面對應如何決定請求項文字範圍所含蓋之射程範圍程 度之爭議問題點上，並沒有表示其對應的判斷標準99。 2.2.2.2 2.2.2.2 2.2.2.2
2.2.2.2 the the the Mthe MMMooreooreoore 案oore案案案 2.2.2.2.1 2.2.2.2.1 2.2.2.2.1 2.2.2.2.1 事實背景摘要事實背景摘要事實背景摘要事實背景摘要 93 Athletic, supra at 1577. 94 Id. 95 Id. at 1582. 96 Id. 97 Shulman＆Rupert, supra at 474. 98 Id. 99 Id.
19
一審原告的 Moore U.S.A 公司(下稱 Moore 公司)為美國第 5,201,464 號 (下稱第‘464 號)專利的專利權人，該專利乃針對特定折疊方式（c-fold）的 回郵信封，具有特殊的折疊和黏貼程序，收信者將信封兩邊端撕開即可閱讀
信件內100。在第‘464 號專利請求項中指出，在該郵件當中，包括一第一縱向
膠 條 以 及 一 第 二 縱 向 膠 條 ， 分 別 以 平 行 方 式 設 置 於 該 信 封 兩 平 行 長 邊 的邊 端，該第一及第二縱向膠條的長度大約為長邊的長度（the majority of the lengths）101。被告的 Standard Register 公司(下稱 Standard 公司)亦生產同 一類型的商品，差別在於 Standard 公司所生產商品膠條的長度，為信封長邊 長度的 47.8％102。地方法院判決認為，因為被控侵權產品的膠條長度略短於 信封長邊的長度，所以並不符合” 膠條的長度大約為信封長邊的長度”的請 求項範圍，故下了一個本案無均等侵權之即決判決103。 Moore 公司對此不服而提起上訴，並主張專利求項為「膠條的長度大約為 信封長邊的長度」，其專利權利範圍應包括「膠條的長度略短於信封長邊的長 度」104，且主張這種專利請求項範圍的解析結果並不會破壞請求項的限制；因 為本案最大的爭議在於「膠條的長度為信封長邊長度的 48％”與” 膠條的長 度為信封長邊長度的 50.001％」兩者之間，是否存在實質差異性的問題，也 就是真正的問題其實在於「48％是否可以被認為均等於 50.001％」105。 聯邦巡迴上訴法院並未採納 Moore 公司的這項主張，上訴法院指出，若 認同「膠條的長度大約為信封長邊的長度」也可以均等於「信封長邊長度的 47.8％”的話，則除了會破壞請求項的條件限制(vitiate the requirement)
之外」106；倘若真的認同此種情況也屬於均等侵權，則只要將膠條設置於該信
封長邊，就會為系爭專利的請求項權利範圍所及107。再者，此種思維其實會違
反邏輯上的推衍，畢竟「短(a minority) 」以及「長(a majority) 」屬於 兩個對立的概念，所以沒有合理的陪審員會否認兩者之間存在有實質差異性 108 ”，故最終上訴法院仍然維持地方法院判決所為無均等侵權之見解。 100 Moore, supra at 1094. 101 Id. at 1095. 102 Id. at 1097. 103 Id. at 1098. 104 Id. at 1105. 105 Id. at 1106. 106 Id. 107 Id. 108 Id.
20 2.2.2.2.2 2.2.2.2.2 2.2.2.2.2 2.2.2.2.2 對本案對本案對本案對本案之批判之批判之批判之批判 本案主導的 Michel 法官顯然並未在判決中說明，認定被控侵權物與系爭 專利之間具有實質差異性的證據109，此外，根據 the Michel Rule 的結果，會 判 斷 出 任 何 對 於 請 求 項 中 數 字 條 件 的 修 改 ， 就 等 於 是 破 壞 請 求 項 條 件 的限
制，這種論理其實是沒有根據的110。即便確實，有時候對於數字條件的修改有
可能會破壞請求項條件的限制，但並不可因此一概而論111。以本案來說，被控
侵權產品上膠條長度的縮短，可能無法有較佳的黏合力，故可能無法滿足三 步測試法驗證結果，而被認定為兩者為非實質差異性，一樣可以推導出兩者 無均等侵權112的判決結果，但本案的 Michel 法官卻以直接適用 the Michel Rule 的方式，故在判決內容中對於證據提供書說理以及說服力的部分，顯有 不足之處。the Michel Rule 對於請求項破壞原則的過度適用，結果可能反而 倒會破壞均等論本身的架構113。
2.2.2.3 2.2.2.3 2.2.2.3
2.2.2.3 其他相關案例其他相關案例其他相關案例—其他相關案例——S—SSScimedcimedcimed 案cimed案案案
除了由 Michel 法官主導之案件之外，目前亦有其他巡迴上訴法院的案例 採取與 the Michel Rule 相同的看法。例如在 2001 年的 The Scimed Life Systems, INC., v. Advanced Cardiovascular Systems, INC.114案中，執筆的法 官亦在本判決中採用 the Michel Rule。
2.2.2.3.1 2.2.2.3.1 2.2.2.3.1
2.2.2.3.1 事實背景摘要事實背景摘要事實背景摘要事實背景摘要
原告 Scimed Life Systems 公司(下稱 Scimed)有美國第 5,156,594 號、第 5,217,482 號、第 5395,334 號專利，這三件專利的內容都是與心臟血管氣球擴 張導管結構(balloon dilatation catheters)有關115。Scimed 公司指控 Advanced Cardiovascular Systems 公司(下稱 Advanced 公司)的心臟血管氣球導管結構 109 Shulman＆Rupert, supra at 475. 110 Id. 111 Id. 112 Id. 113 Id .at 477. 114
Scimed Life Systems, Inc., v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc, 242 F.3d 1337, 58 U.S.P.Q.2d 1059(2001).
115
21 落入了系爭三件專利的專利權利範圍。一審地方法院認為，雖然不論是同軸 型(coaxial)或是平行型(dual)的導管結構都是所屬技術領域中的習知結構 116 ，但平行型的導管結構，其支撐架(lumens)係以相鄰接方式設置於導管內部 117 ，但同軸型的支撐架結構，係利用同軸心的方式，將主要的支撐架設置於另 一支撐架的內部，故若是以橫切面剖的方式觀察，則只有同軸型的導管結構 會呈現出環狀結構118。此外，根據系爭專利請求項的內容並參考系爭三件專利 的說明書內容，系爭專利所揭露的技術內容，全部都是針對同軸型的導管結 構進行技術內容揭露，故地方法院認為系爭專利的權利範圍僅限於同軸型的 導 管 結 構 ， 而 不 能 擴 及 於 平 行 型 的 導 管 結 構 ， 故 地 方 法 院 認 為 系 爭 專 利與 Advanced 公司的平行型導管結構產品並不相同119，判決兩者間並無均等侵權， 原告敗訴120。 原告不服上訴至巡迴上訴法院，聯邦巡迴上訴法院除了維持地方法院的見 解之外，並在判決中引註 Moore 案121中對於專利權利範圍的解釋，並認為專利 權人既然已經特別地將請求項權利範圍限制在對於同軸型的導管結構，就不 應該再藉均等論的適用，將專利的權利範圍擴張至已經被請求項排除的其他 類型的導管結構122；所以如果專利權人已經在請求項當中，針對特定結構進行 改良，則不論在專利的請求項中是否有明文限定，則不應該基於均等論的適 用而將改良的技術擴張至其他不同類型的結構當中123。並指出本案所闡釋的原 理原則，類似於 Athletic 案124以及 Warner-Jenkinson125案件已揭示的原理原 則；適用均等論的同時，並不能破壞請求項的限制126。因此，假設專利權人已 經在請求項中聲明專利的結構係由「非金屬」所構成，除了不得破壞請求項 中對於「非金屬」結構的限制理由之外，基於專利的公式作用，既然專利請 求項內容已經清楚地對外表示金屬結構被排除在系爭專利請求項範圍當中， 之後就不得允許專利權人再主張有均等適用，而據以爭辯金屬結構為系爭專 116 Id .at 1339. 117 Id . 118 Id . 119 Id .at 1339-40. 120 Id .at 1339. 121 Id .at 1345. 122 Id . 123 Id . 124 Id .at 1346-47. 125 Id. 126 Id . at 1347.
22 利權利的射程範圍所涵括127。 2.2.2.3.2 2.2.2.3.2 2.2.2.3.2 2.2.2.3.2 對本案之批判對本案之批判對本案之批判對本案之批判
不論是 the Michel Rule 或是 Scimed 案中聯邦巡迴上訴法院的見解，似乎 都會與最高法院在 Graver Tank 案中所闡示之意旨相扞格128。試想，倘若最高法 院當初在 Graver Tank 一案中，對於專利請求項的範圍的定義，亦採取與 the Michel Rule 一樣，採取如此嚴格限制的態度，應該就就不會在 Graver Tank 案中，產生焊接合成物的「鈣、鎂(鹼土族)的矽酸鹽」是否均等於「錳的矽酸 鹽(過渡元素，非鹼土族)」之爭議了129。
2.2.3 2.2.3 2.2.3
2.2.3 小結小結小結小結---關於關於 the 關於關於the the Lourie Rule & the Michel Rulethe Lourie Rule & the Michel RuleLourie Rule & the Michel Rule Lourie Rule & the Michel Rule
不論是 the Lourie Rule 或是 the Michel Rule，雖然都僅是個案法官於 判決中所一貫所保持之見解，然而，其對於請求項破壞原則內容之勾勒，對 於美國實務而言，會產生一定程度的影響。然而，適用 the Lourie Rule 的
結果，對於專利權利人而言，會築起請求項均等擴張時的龐大障壁130。權利人
對此的因應之道，則可選擇在專利申請的文件當中131，迫不得已而必須採用令
人難以解讀的文字，才得以捍衛其專利元件的空間排列132。可想而之，最後專
利文件將容易落入文字遊戲，反而會與專利法要求專利文件必須清楚而明確 之要求有所捍隔133。
至於 the Michel Rule，從 Moore 案中可看出，the Michel Rule 非常強 調請求項所表示的數字，採取 the Michel Rule 的法院認為請求項中所出現 數字都是一種特定的限制134。但似乎會與最高法院在 Warner-Jenkinson 案中所 揭示之見解不同；若對於請求項的文字採取嚴格的限定態度，則也不會在這個案 子當中，產生 PH=6 是否均等於 PH=5 的爭議了。甚者，觀察最高法院在 2002 127 Id. 128 Shulman＆Rupert, supra at 478. 129 Id. 130 Id. at 482. 131 Id. 132 Id. 133 Id. at 482-83. 134 Id. at 474.
23
年 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,Ltd.135一案之 訴訟過程，若最高法院肯認 the Michel Rule，則最高法院似乎可以被告的產 品係由非磁性材質構成，不在原告專利為磁性材質之函攝範圍當中，逕行將 該案駁回聯邦巡迴上訴法院重審即可，大可不必大費周章的以全院聯席(en banc)的方式實質審理本案136。
在 美 國實 務對 於 請求項 破 壞原 則之 子 原則， 尚 未產 生壓 倒 性的見 解 之 前，本研究認為不論是 the Lourier Rule 或是 the Michel Rule，因為都會 認為在專利請求項中所呈現出來的每個字，都係對於請求項範圍的一種個別 限制137，此種認定過於僵化，無法達到彈性運用的目的138。而提供專利請求項 範圍一個彈性的均等擴大空間，其實又正是均等論為了衡平專利權人公開技 術的公平性所存在，為均等論適用的核心價值之一，故在這兩個子原則無法 協助均等論解決均等擴張範疇難題之前，似不宜貿然地直接適用 the Lourier Rule 或是 the Michel Rule。
2. 2. 2.
2.33 評估期33評估期評估期評估期 美國實務坦然美國實務坦然美國實務坦然美國實務坦然面對請求項破壞原則面對請求項破壞原則面對請求項破壞原則面對請求項破壞原則缺乏清楚明確之定義缺乏清楚明確之定義-缺乏清楚明確之定義缺乏清楚明確之定義---FFFFreedmanreedmanreedman 案reedman案案案
美國聯邦巡迴上訴法院於 2005 年 Freedman Seating Company v. American Seating Company and Hi-Tech Seating Products, Inc.139案中，選擇坦然地面 對請求項破壞原則真實內涵不夠清楚明確的弊病 2.3 2.3 2.3 2.3.1.1.1.1 事實背景摘要事實背景摘要事實背景摘要事實背景摘要
原告 Freedman Seating Company (下稱 Freedman 公司)為一家椅具的製 造商，所生產的椅具可用來作為大眾交通運輸工具使用140。Freedman 公司所 生產的椅具產品，包括了一種可用以收納摺疊，達到更大利用空間的收納椅， 這種收納椅，並可裝設於需要更多內部空間的輪椅中使用。 135 Festo, supra. 136 Shulman＆Rupert, supra at 478. 137 Id.at 487. 138 Pribish, supra at 397. 139
Freedman Seating Company v. American Seating Company and Hi-Tech Seating Products, Inc,420 F.3d 1350, 76 U.S.P.Q.2d 1001(2005)
140
24 Freedman 公司所擁有美國的第 5,492,389 號(下稱第’389 號)專利141，即 屬於此種收納椅有關的發明，第’389 號專利是採取一種四連桿機制(four bar mechanism)的滑軌作動系統142，利用一懸臂設計的支撐件作為椅座的支撐結 構，當使用者在轉換使用狀況時，藉由該支撐件的線性位移的滑動，以連動 改變椅座呈現為平行(使用中)或垂直(收納)狀態143。
被控侵權的 EZ Fold 產品則係由 Hi-Tech Seating Products 所製造， 並由 American Seating Company 對外販售144，Freedman 公司認為 EZ Fold 這 個產品侵害其所擁有的第’389 號專利，故 Freedman 公司同時對 Hi-Tech Seating Products 以 及 American Seating Company( 下 合 稱 ”American Seating 公司”)提起專利侵權訴訟145。
EZ Fold 也是一種折疊椅，在產品的結構方面，雖然與第’389 號專利的 請求項所揭示內容並非完全相同，但在很多方面其實都很類似146；EZ Fold 亦 是以支撐件作為椅座的支撐結構，EZ Fold 與第’389 號專利的差別在於，EZ Fold 的收納方式，是在座椅支撐件一端設有樞紐處，並藉由樞紐處旋轉的作 法，來改變椅座呈現為平行(使用中)或垂直(收納)狀態147。 雙方在爭訟過程中，各自向地方法院聲請即決判決148，根據地院的即決判 決指出，雙方對於系爭 EZ Fold 產品結構以及專利請求項範圍等並沒有爭執， 又基於系爭 EZ Fold 產品結構之支撐件係樞紐處「轉動」的方式來調整椅座 組態，此與第’389 號專利請求項中支撐件係以”滑動”的方式來調整椅座的 組態149有差異，因此系爭 EZ Fold 產品並沒有完全滿足第’389 號專利請求項 141 Id. at 1351. 142 Id. at 1354. 143 Id. at 1352-53. 144 Id. at 1353. 145 Id. at 1354. 146 Id. at 1353. 147 Id. at 1354. 148 Id. 149 Id. at 1355.
25 中文義範圍150，並沒有文義侵權的情形。 但在均等侵權的判定方面，即便 American Seating 公司曾經在訴訟過程 中提出抗辯，主張不論是用來提供支持功能的支撐件、或是該支撐件與椅座 間的作動方式，都與第’389 號專利有差別，因為 EZ Fold 產品的作動系統， 是利用支撐件端點的樞紐處作為連動系統，與第’389 號專利所揭露的滑軌結 構 不 同 ； 兩 者 不 僅 屬 於 不 同 的 支 撐 結 構 ， 兩 種 作 動 裝 置 所 產 生 的 平 均 受力 (distribution force)更不相同151。但地方法院認為，在第’389 號專利請求 項中並未針對受力分布(force distributions)加以限制，故認為 American Seating 公司的這項抗辯與專利請求項之內涵並無關連152。地方法院最終判 決，根據第’389 號專利請求項中，不論是將支撐件作為支撐結構的設計，或 是支撐件「滑動」的連動設計，皆均等於系爭 EZ Fold 產品的支撐件結構設 計以及 「轉動」的連動設計；本案屬於均等侵權，判決 American Seating 公司敗訴153。 American Seating 公司不服並上訴至聯邦巡迴上訴法院，其主張第’389 號專利請求項中已經明白地表明支撐件結構須透過「滑動」的方式來連動椅 座，故倘若依地方法院的即決判決認定結果，認為支撐件結構的「轉動」的 設計屬於均等侵權的話，則會破壞請求項的自我限制154。此外，於第’389 號 專利申請時，其所屬技術領域者其實是可以預見有其他更上位的機制，可以 替代系爭專利所主張的的滑軌作動方式，例如可涵蓋滑軌作動方式概念的四 連桿機制（four bar mechanism），但是，專利權人 Freedman 公司卻是在可 以選擇主張更廣專利請求項範圍的情況下，卻選擇以較為狹隘的滑動方式進 行請求項範圍的申請，則專利權人以外之人，例如專利權人的競爭對手，應 該有權利可以信賴這種明確的結構限制，而無須有受到均等侵權的風險155，更 遑論 EZ Fold 產品的轉動設計與第’389 號專利的滑動設計兩者之間，具有本 質 上 的 差異156。 Freedman 公 司 對 此 則回 應， 地 方 法院 的 判決 並沒 有 脫 逸 出 第’389 號請求項對於 「滑動」的要件限制，地方法院其實只是依照三步測 150 Id. 151 Id. 152 Id. 153 Id. 154 Id. at 1357. 155 Id. 156 Id.
26 試法測試後的結果，做出兩者有均等侵權的判決結果而已157。 對此爭議，聯邦巡迴上訴法院在判決中指出，在均等與否的判斷上，其 實並沒有一個標準公式來評估怎樣的均等決定才不會破壞請求項的限制，或 是甚至破壞到全要件限制原則158。因此，應該是由法院就個案進行整體考量， 並比對專利與被控侵權物之間是否存在著非實質的差異，再來認定是否有均 等侵權之情事159。 本案中，Freedman 公司既已肯認第’389 號專利的請求項中支撐件須要 以「滑動」的方式改變椅座的呈現狀態，亦沒有爭執 EZ Fold 產品的支撐件 係以一端的樞紐處「轉動」的方式來連動椅座，因此，當 EZ Fold 產品支撐 件的樞紐處屬於無法移動的固定點時，不僅無法呈現滑動的情形，當然更無 法藉由滑動方式來連動椅座。聯邦巡迴上訴法院故而指出地方法院的均等侵 權認定，會破壞第’389 號專利中對於「 滑動」的要件限制160，因為第’389 號專利與 EZ Fold 產品這種結構上的差異程度，並非僅僅屬於輕微差異，兩 者明顯地具有實質差異性161。最後判決本案發回（reverse）地方法院，並應 重(remand with instructions)為無侵權之判決162。
2. 2. 2. 2.3333.2.2.2.2 本案對請求項破壞原則之影響本案對請求項破壞原則之影響本案對請求項破壞原則之影響本案對請求項破壞原則之影響 本案中，聯邦巡迴上訴法院對於本案最終是否有均等侵權的情形，雖然 看似提供了一個合理的論述，然而，這其實只是個案法官以及當事人，以請 求項破壞原則當作理由，來表達一個對自己最有利的說法而已163。請求項破壞 原則的實質內容過於空泛無限制，反而可能會導致破壞了均等論本身164。 157 Id. 158 Id. at 1358. 159 Id. 160 Id. at 1361. 161 Id. at 1361、1362. 162 Id. at 1362. 163
Robert Pribish , “FREEDMAN SEATING CO. AND THE CLAIM VITIATION DOCTRINE”, SAN
DIEGO LAW REVIEW, May-June 2006,379-399,395-96.
164
