一、復審程序

中國大陸專利復審委員會化學申訴處任曉蘭

目錄摘要

一、復審程序二、無效宣告程序三、結語

摘要

本文從實際操作的角度，簡單介紹了專利復審委員會復審程序和無效程序的審查流程，結合一些具體案例，從復審程序和無效程序的性質、設置目的出發，對兩個程序中的重要審查事項進行了解釋和探討。

專利復審委員會是在國家知識產權局下設立的行政執法機構。根據專利法第四十一條第一款和第四十五條的規定，專利復審委員會審理如下兩類專利案件：一是專利申請人對專利局各審查部門作出的駁回決定不服而提起復審的專利復審案件，二是在專利被授權後，任何單位或個人認為該專利權的授予不符合專利法的有關規定而提起的宣告專利權無效的無效宣告案件，前者通過對駁回是否符合規定的審查為專利申請人提供行政救濟，後者則通過對不當授權的糾正維護社會公眾的利益。

復審程序系因專利申請人對駁回決定不服而啟動的行政救濟程序，但同時也是專利審批程序的延續。在復審程序中，一方面，專利復審委員會一般僅針對駁回決定所依據的理由和證據進行審查，不承擔全面審查的義務；另一方面，為避免不合理地延長審

批程序，專利復審委員會也可以依職權對駁回決定未提及的明顯實質性缺陷進行審查。

專利復審委員會對復審案件的審查流程如附圖1 所示。

（一）形序審查

形序審查通常由專利復審委員會立案流程處負責，主要審查：（1）復審請求是否針對駁回決定提出；（2）復審請求人是否適格；（3）期限是否符合要求；（4）是否提交符合規定的文件，如符合規定格序且說明理由的復審請求書；（5）是否在規定期限內繳足復審費；（6）委託手續是否符合規定。經形序審查，專利復審委員會如果認為復審請求不符合專利法、實施細則和審查指南規定需要補正的，將發出補正通知書，要求請求人在收到通知之日起15日內補正；如果認為復審請求視為未提出或者不應予以受理，將向請求人發出視為未提出或者不予受理通知書；如果認為符合專利法、實施細則和審查指南的有關規定，將發出受理通知書，通知請求人。同時，向原審查部門發出前置審查通知書，並將復審請求書

（包括請求人提交的證明材料）連同案卷一併轉交原審查部門。

形序審查的具體內容如附表1所示。

表1 復審請求的形序審查審查專案審查內容處理方序客體是否針對駁回決

定

否，不予受理

請求人資格

是否申請人是否共同申請人全部申請人

否，不予受理

否，發出補正通知書，期滿未補正，視為未提出提出期限是否在駁回日起

三個月內

否，不予受理

文件形序復審請求書是否符合規定格序

否，發出補正通知書，期滿未補正或兩次補正不合格，視為未提出

費用是否在規定期限內繳足復審費

否，視為未提出

委託手續是否符合規定否，視為未委託

智慧財產季刊第七十九期 52

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（二）前置審查

前置審查是復審案件的必經程序，為申請人提供了一條通過修改申請文件或陳述理由而及時撤銷駁回決定的快速補救通道。

前置審查通常由負責該案實質審查的審查員審查。在指南規定的一個月審查期限內，對請求人提交的修改文本、新證據（如果有的話）和陳述理由進行審查，提出前置審查意見，包括：復審請求成立而撤銷駁回決定、在修改文本的基礎上撤銷駁回決定、或者堅持駁回決定。其中，對於堅持駁回決定的情形，

前置審查員需要對所堅持的各條駁回理由及涉及的各個缺陷詳細說明意見。

請求人提交了修改文本時，前置審查員首先審查該修改是否符合專利法第三十三條（以下簡寫為法 331）及實施細則第六十一條第一款（以下簡寫為細則61.12）的規定（見下文）。如果修改符合規定，審查員將在修改文本的基礎上考察駁回理由是否成立；如果修改不符合規定，審查員在前置審查意見中除了詳細說明修改不符合規定的意見之外，還應當說明駁回文本存在的缺陷，並以駁回理由未克服而堅持駁回決定。

在前置審查意見中，審查員原則上不得補充駁回理由和證據，除非：（1）對駁回決定和前置審查意見中涉及的公知常識進行舉證；（2）審查文本中存在駁回決定未指出，但足以用已經聽證過的事實、理由和證據予以駁回的缺陷；（3）審查文本中除了存在駁回決定指出的缺陷外，還存在其他明顯實質性缺陷或者與駁回決定指出的缺陷性質相同的缺陷。

對於前置審查意見為撤銷駁回決定的案件，專利復審委員會將依據前置審查意見直接作出撤銷駁回決定的復審決定，由原審查部門繼續審批程序；對於前置審查意見為堅持駁回決定的案件，專利復審委員會將成立合議組進行合議審查。

1 專利法第 33條申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍。

2 專利法實施細則第61條第1款請求人在提出復審請求或者在對專利復審委員會的復審通知書作出答復時，可以修改專利申請文件；但是，修改應當僅限定消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷。

（三）合議審查

合議審查通常由三名審查員組成的合議組進行，目的是通過多視角的相互補充和不同意見的相互制約而使案件得到更加客觀公正的審查。對於在國內或者國外有重大影響的案件、涉及重要疑難法律問題的案件、涉及重大經濟利益的案件，由專利復審委員會主任委員或副主任委員決定或經其批准，組成五人合議組。

合議組組長需由經考核合格後專利復審委員會正序任命的資深審查員擔任，負責主持案件的全面審查。主審員負責案件的全面審查、案卷的保管、審查通知書和審查決定的起草及其它事務性工作。參審員參與案件審查並協作組長和主審員工作。

復審請求合議審查流程如附圖2所示。

1、修改文本

當請求人提交了修改文本時，合議組首先審查修改是否符合法33及細則61.1的規定。

根據細則61.1的規定，復審請求人在提出復審請求、答復復審通知書或者參加口頭審理時，可以對申請文件進行修改，但修改應當僅限於消除駁回決定或合議組指出的缺陷。審查指南列舉了四種通常不符合規定的情形，例如，相比駁回針對的權利要求，修改擴大了權利要求的保護範圍；將與駁回針對的權利要求所限定的技術方案不具備單一性的技術方案作為修改後的權利要求；改變權利要求的類型或增加權利要求；針對駁回決定未涉及的權利要求或者說明書進行修改（修改明顯錯誤以及與駁回缺陷性質相同的缺陷除外）。但需要說明的是，以上四種情形既不是對不符合細則61.1規定情形的窮舉，也不意味著只要出現上述四種情形就必然不符合細則61.1的規定。審查員需要結合具體案情判斷修改是否為了消除駁回決定指出的缺陷，是否會對專利審批程序造成不利影響。

【案例1】

【案情簡介】駁回文本所針對的權利要求1要求保護“一種用於治療癌症的化合物＂。審查員檢索到一篇對比檔，公開了具有相同結構的化合物，但該化合物用於除草。當審查員基於“治療癌症＂的用途特徵對化合物不起限定作用，以權利要求1不具備新穎性為由作出駁回決定後，請求人在提出復審請求時將

權利要求修改為“序I的化合物在製備用於治療癌症的藥物中的用途＂。

【分析】上述修改將產品權利要求修改為用途權利要求，表面上看，改變了權利要求的類型，但在化合物不具備新穎性的情況下，這是唯一能克服駁回缺陷，使發明獲得授權的修改途徑。因此，審查員不能機械地以所述修改改變了權利要求的類型而認為修改不符合細則61.1的規定。

如果修改文本不符合細則61.1的規定，合議組對該文本一般不予接受，將發出審查意見通知書指出不予接受的理由，並以之前的文本作為審查基礎。如果修改文本中有部分內容不符合細則61.1的規定，合議組除了如前所述進行處理外，還可以選擇以該修改文本為基礎進行審查，在審查意見通知書中對該部分內容提出不符合細則61.1規定的審查意見，同時告知請求人應當對該文本中不符合細則61.1規定的部分進行修改，並提交符合規定的文本，否則將以之前可接受的文本為基礎進行審查。

2、審查範圍

從對申請人的行政救濟角度出發，專利復審委員會在復審程序中一般僅針對駁回決定依據的理由和證據進行審查，不承擔全面審查的義務，力求避免因對在先審級未處理的事項進行審查而造成當事人審級損失；但作為專利行政審批程序的重要組成部分，

出於程序經濟的考慮，專利復審委員會可以依職權對申請文件中存在的、在先審級未提及的某些缺陷進行

在文檔中英公佈智慧財產權立法改革一系列計畫 (頁 55-59)

一、復審程序

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