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一、本案法院之見解

對於原告認為當時專利法第87條第1項「製造方法專利所製成之

78 見陳文吟,我國專利制度之研究,1995年11月,頁90。

物品」之「物品」(即現行專利法第99條第1項之「製造方法專利所 製成之物」之「物」)應解釋為「商業化產品」,本案法院不同意原 告的看法。

一方面,本案法院認為根據TRIPS協定第34條第1項之原文:「提 及 有 關 『 物 品 ( 或 商 品 、 產 品 ) 』 之 用 字 僅 有 『product 』 或

『identical product』,並無所謂『商業化產品』(commercialised product)用法」79。因此,「原告將該條文字限定解釋為該物品必 須已達商業化之程度,乃係加上原文未有之限制,自非可採」80。 另方面,本案法院認為因為專利法「法條文字使用『物品』,而非

『商品』或『產品』」,故「該『物品』是否已達『商業化程度』

或已達『量化生產程度』,概所不問」81

根據此解釋,本案法院引用二項證據而認為系爭製造方法專利所 製成之docetaxel trihydrate為系爭專利之申請日前已存在之物品82。第 一個證據是系爭專利權人之前身(Rhone-Poulenc Rorer S.A.)83為申 請人的PCT(Patent Cooperation Treaty,專利合作條約)申請案,其 公 開 號 為WO/1994/021622 , 內 容 是 法 文 , 而 英 文 發 明 名 稱 為 “A method for purifying taxoids (Taxotère, 10-deacetylbaccatin III) by cen-trifugal partition chromatography”。本案法院除了在該PCT申請案的說 明書發現有對Taxotere trihydrate之製程陳述84,也引述系爭專利權人

79 參閱智慧財產法院民事判決99年度民專訴字第159號之貳/五/。

80 同前註。

81 同前註。

82 同前註。

83 See Aventis Pharma S.A., 743 F. Supp. 2d at 314 (“Rhone─Poulenc Rorer, SA is a predecessor in interest to Aventis Pharma SA.”).

84 本案法院是引述「1994年9月29日公開之WO94/21622美國專利……之說明書第 4頁第22至23行所揭示」。此揭露內容可能是對應該WO94/21622美國專利的核 准 公 告 版 的 第 三 欄 有 提 到Taxotere trihydrate 的 生 成 。 See U.S. Pat. No.

5,723,635, col.3, ll.30-35, 43-46. 該PCT申請案的指定國家包括美國。其美國申 請案的申請號為08/522418,申請日為1995年9月21日。該美國申請案並無申請 案的公開。該美國申請案最後於1998年3月3日核准公告,專利號為5,723,635。

自承Taxotère即docetaxel,因而認為該PCT申請案已揭露docetaxel tri-hydrate85

另一件文獻是1993年版世界衛生組織藥物資訊(WHO Drug In-formation)86。本案法院發現該文件的第218頁已揭露docetaxel tri-hydrate的「結構式、化學名稱及CAS No.(Chemical Abstracts Ser-vice Registry Number,化學文摘社登記號碼)」87。此外,本案法 院引用「世界衛生組織申請使用藥物學名之指引」(Guidelines on the Use of International Nonproprietary Names (INNs) for Pharmaceutical Substances)88而指出:「申請INN(即藥物學名)時必須提出該新 化合物 之治療類 別(therapeutic category),並解釋其藥理作用

(pharmacological action),且該藥品必須已進行到臨床試驗第II期 時(clinical trial phaseⅡ)方可提出申請」89。因此,本案法院認為

「 倘 化 合 物 客 觀 上 不 存 在 , 勢 將 無 法 提 出 該INN 申 請 所 需 文 件」90。再者,本案法院引用美國化學學會(American Chemical Soci-ety)之化學文摘社(Chemical Abstracts Service, CAS)的登錄資料而 指 出 :「Docetaxel trihydrate 係 於 1993 年 7 月 1 日 登 錄 , 堪 認 Docetaxel trihydrate於1993年7月1日前已存在」91

85 參閱智慧財產法院民事判決99年度民專訴字第159號之貳/五/。

86 參閱智慧財產法院民事判決99年度民專訴字第159號之貳/五/。世界衛生

組織(World Health Organization, WHO)藥物資訊的官方網站,http://hinfo.

humaninfo.ro/gsdl/whodruginfo/en/p/about/,造訪日期:2015年5月14日。

87 參閱智慧財產法院民事判決99年度民專訴字第159號之貳/五/。See also World Health Organization [WHO], Proposed INN List 70 International Nonpropri-etary Names for Pharmaceutical Substances, 7(4) WHODRUG INFORMATION 203, 218 (1993).

88 根據WHO網站,本案法院引用的版本應該是1997年版,應是唯一的版本。See

also WORLD HEALTH ORGANIZATION,GUIDELINES ON THE USE OF INTERNATIONAL

NONPROPRIETARY NAMES (INNS) FOR PHARMACEUTICAL SUBSTANCES (1997), http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h1806e/h1806e.pdf (last visited: 2015.05.14).

89 參閱智慧財產法院民事判決99年度民專訴字第159號之貳/五/。

90 同前註。

91 同前註。

原告特別對世界衛生組織藥物資訊的文獻有所抗辯,而表示「上 開登錄資料乃係一種預先申請結果,非謂已有該化學物質之存在,此 猶如對於尚未存在之嬰兒預先取名之行為,不能因此即認為已有該嬰 兒存在之客觀事實」92。但本案法院不同意並質疑「參酌前述有關申 請INN ( 即 藥 物 學 名 ) 時 必 須 提 出 該 新 化 合 物 之 治 療 類 別

(therapeutic category),並解釋其藥理作用(pharmacological ac-tion),且該藥品必須已進行到臨床試驗第Ⅱ期時(clinical trial phaseⅡ)方可提出申請之流程,倘可以在尚未有該化學物質存在 之情形下,即提出學名之申請,並為CAS No.之登錄,則申請人如 何解釋該化學物質之治療類別、藥理作用以及進行臨床試驗?依原 告之理論,不啻表示上開資料均可憑空杜撰?由是足見原告上開主 張自非可採」93。亦即,本案法院認為當世界衛生組織藥物資訊刊登 某藥物的化學式時,即代表該藥物是已存在之物,而才能使用以進行 臨床實驗。

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