問題之提出
專利法第99條第1項規定：「製造方法專利所製成之物在該製造 方法申請專利前，為國內外未見者」。「製造方法專利所製成之物」
是 否 為 「 申 請 專 利 前 ， 為 國 內 外 未 見 者 」 ， 此 判 斷 所 用 以 比 較 之
「物」是否有一定的範圍值得探究。「物」是否應包括製程方法專利 權人自己發明的「物」，此為值得商榷的問題。本文認為「物」應有 條件地排除製程方法專利權人自己發明或生產的「物」，如此舉證責 任轉換的制度才能較為公平。以下，本文從專利法第99條的立法目 的、TRIPS協定之調和，和專利法內部關係之調和等三方面論述。
專利法第99條之立法目的
如果「製造方法專利所製成之物」是申請製造方法專利前為國內 外未見者，則該「物」應屬具可專利性之物，因為其可能具有新穎性 或進步性。亦即，製造方法專利權人可同時是「製造方法專利所製成 之物」之物品專利權人。甚至，系爭製造方法專利與相應的物品專利 可能是屬於同一件專利。
如果在系爭製程方法專利之申請日前公開發明，則該行為將使得 製程方法專利權人無法享有專利法第99條第1項之優勢。此等於專利 權人自己的行為讓自己喪失權益。這似乎有違立法之目的。
專利法第99條第1項立法初衷為避免權利人的舉證困難而有「助 長仿冒」之結果108。「助長仿冒」之用詞顯示立法目的在遏止侵權人 以系爭製程方法專利來生產產品。「仿冒」之詞顯示立法者曾想像
「被仿冒之物品」之存在，亦即，專利權人利用系爭製程方法專利所 製造之「物品」是侵權人所仿冒的對象。因而，必須有專利法第99條 第1項，以讓專利侵害的舉證責任反轉。如此，當侵權人之物品相同 於專利權人所製之物品（或依製程方法專利所製之物品）時，專利權
108 見立法院，立法院公報，第75卷第99期，院會紀錄，1986年12月，頁32。
人得減輕舉證責任，並增加侵權人之舉證責任，以能抑制「仿冒」。
1986年的立法理由未提到為何當「依製程方法專利所製之物品」
於 申 請 專 利 前 已 為 國 內 外 所 公 知 時 ， 舉 證 責 任 反 轉 之 規 定 則 不 適 用109。根據學者鄭中人老師的觀點，相同物品的製造方法可能有數 種，而如果「先有相同的物品存在時，物品和其製造方法沒有一對一 之對應關係，所以邏輯上無法從物品上推論出其製造方法」110。亦 即，專利法第99條第1項僅指「侵權之推定」而非「侵權之成立」，
在意的是侵權成立之「可能性」，故對構成「推定」之條件須限定在 申請專利前無存在相同物品之情況，以能代表侵權成立的高度可能 性。
如果「依製程方法專利所製之物品」在申請專利前非屬國內外所 公知，則「侵權之推定」相對來說較合理，因為新的物品其製造方法 的種類很有可能是唯一的，即系爭製程方法專利。另方面，儘管專利 權人利用系爭製程方法專利生產物品，則該物品之存在不會降低「物 品對應唯一製造方法」之可能性，因而不應影響「侵權之推定」之合 理性。
因此，專利法第99條第1項之「製造方法專利所製成之物」若排 除專利權人依系爭製造方法專利所製成之物，此不會影響「物品及其 製造方法有無一對一之對應關係」之認定，故也不會減弱「侵權推 定」情況之合理性。
專利法與TRIPS協定之調和
TRIPS協定第34條第1項之「物品」（product）是「依該專利製程 所得到之物品」（the product obtained by the patented process）。在同 條中，「物品」一詞還用在「如果專利的標的為用於得到物品之製 程」（if the subject matter of a patent is a process for obtaining a product）、「裁定被告證明得到相同物品之製程是不同於專利製程」
109 同前註。
110 見鄭中人，專利法規釋義，2009年3月，頁2-174。
（order the defendant to prove that the process to obtain an identical product is different from the patented process）、「當未經專利權人同意 而生產之任何相同物品應……」（any identical product when produced without the consent of the patent owner shall …）等等。「物品」之用語 是與侵權行為的情境相關，也用來描述侵權物品。因為涉及侵權行 為，故「物品」一詞所代表的客體應具有「實體」。亦即，「物品」
不是單純的紙上內容，而是具有真實存在現實生活之物體。如此，
「物品」才可能用來侵害專利權。
在這樣的解釋下，判斷TRIPS協定第34條第1項第(a)款之「如果依 該專利製程所得到之物品為新的」（if the product obtained by the pat-ented process is new），其用來否定「依該專利製程所得到之物品」的 新穎性之「物品」應以實際存在之物品為主。故本案法院以PCT專利 文件來作為「物品」之認定似乎不符合此解釋原則111。
至於引用之「物品」可否排除權利人所生產的物品，關鍵在於
「新的」是否有針對性。亦即，在判斷「新的」時，「依該專利製程 所得到之物品」是否有特定的比對客體。為回答此問題，可同樣參考 TRIPS協定第27條第1項之相似用語。
TRIPS協定第27條第1項要求授予專利之發明為「新的」。發明是 否為「新的」，其比較對象是否包括發明人所公開揭露的系爭發明，
111 本文於此使用「新穎性」僅是表示「新的」的名詞，而並非認為專利法第99條
第1項之「國內外未見者」應比照可專利性要件的「新穎性」而予以認定，因 為前者重點在「物」，而後者重點在「想法」。某位本文審查委員有所誤解，
而進一步要求筆者闡述「新穎性」判斷基準是否可用於「國內外未見者」之判 斷。筆者初步認為專利法第99條之舉證責任轉換其重點在於，如果市場上的系 爭物品最先由專利權人製造，則後進者極有可能仿製專利權人的商品，而應由 侵權人舉證是否利用系爭方法專利。如果在方法專利申請前已有相關的物品，
則後進者不必然是模仿專利權人的商品，當然也無自我澄清之必要。因此，專 利法第99條在有無相關「物品」出現。如果僅是「想法」而無具體實現之可 能，其是否得作為證據，不無疑問。因為本文重點不在「國內外未見者」之判 斷，請容許暫時不處理此問題。該問題有賴分析更多的舉證責任轉換的相關判 決後才能釐清相關議題。請容許筆者未來在其他文章中論述，並不在本文中先 有結論。
此並未清楚規範在TRIPS協定第27條第1項的條文中。事實上，發明人 自行公開的發明內容不見得會造成系爭發明不具新穎性，而此為不少 TRIPS協定會員國的專利法所採取的態度，此制度稱為「新穎性優惠 期」（grace period）112。
雖然TRIPS協定第27條第1項認為可授予專利之發明是「新的」發 明，「新的」不必然僅是「時間」的概念，例如「申請日」或「優先 權日」、「新穎性優惠期」等等。「新的」之概念也包含「比較的客 體」，即以哪種客體來比較新穎與否。在「時間」與「比較客體」的 二項變數影響下，發明人所自行公開的資訊可能會或可能不會造成系 爭發明之新穎性問題。發明人所自行揭露的發明內容則在某些條件下 不應作為「新的」比較所依據的客體，例如符合「新穎性優惠期」之 規定。
如果TRIPS協定第27條第1項之「新的」是可排除發明人所公開揭 露的發明作為比較對象，則TRIPS協定第34條第1項第(a)款之「新的」
也可比照解釋。在判斷「如果依該專利製程所得到之物品為新的」
（if the product obtained by the patented process is new）時，「新的」
應有「時間」和「比較客體」等兩項因素以作為考慮的基礎。「時 間」即相對於「申請日」或「優先權日」、「新穎性優惠期」。若
「比較客體」是專利權人以自己的專利製程所生產的物品，則「時 間」的因素可納入考慮。至少如同「新穎性優惠期」制度，如果專利 權人依系爭專利製程所生產之物品在新穎性優惠期期間被專利權人
（或申請人或發明人）所公開，則應排除該物品作為「新的」之比較 客體。如此，TRIPS協定第34條第1項第(a)款之「新的」與第27條第1 項之「新的」間是調和的。
112 例如美國在19世紀時就有此制度。See Jennifer L. Case, How the America Invents Act Hurts American Inventors and Weakens Incentives to Innovate, 82 UMKCL.
REV. 29, 52 (2013). 亞洲許多國家也有此制度。See Elana A. Bertram, How to Keep Your Invention Patentable While It is Stored in the Cloud: A Guide for Small Inventors, 21 FED.CIRCUIT B.J. 389, 398 n.61 (2011).
專利法第99條既然是源自於TRIPS協定第34條，則解釋上亦可考 慮「時間」和「比較客體」等兩個因素。在判斷「製造方法專利所製 成之物」時，可排除製程方法專利權人自己生產之物。或者，至少排 除專利權人在新穎性優惠期間所自行公開之物。
專利法內部之調和
專利法第99條第1項之「製造方法專利所製成之物」得排除的比 較客體應包括在「新穎性優惠期」期間由專利權人（或申請人或發明 人）所自行公開的物品或資訊。如此，可避免弱化「新穎性優惠期」
制度。
「新穎性優惠期」之目的在鼓勵發明人實際實施其發明，並適度 地揭露予市場，以確認該發明之需求性、實用性，或經濟價值113。透 過發明價值評估，使發明人能申請具有經濟價值的專利；反之，若發 明人隨意申請專利，將導致審查機關浪費在無用之發明申請案上，反 而阻礙有用發明專利之即早核准114。
我國專利法於戰後起即有「新穎性優惠期」之規定115。2004年7 月1日所修正公布之專利法對「新穎性優惠期」有更有利於申請人之 規 範 ， 加 入 了 非 出 於 己 意 之 公 開 作 為 「 新 穎 性 優 惠 期 」 主 張 之 事 由116。2011年修正公布但2013年1月1日生效之專利法（以下稱「2013 年專利法」）修正「新穎性優惠期」之適用，將「因研究、實驗」而 讓所請發明於「申請前已見於刊物或已公開使用」之事由分成兩個事 由 ： 一 為 「 申 請 前 已 見 於 刊 物 者 」 ； 另 為 「 申 請 前 已 公 開 實 施 者」117。立法草案理由雖指出「因研究而公開」已不再作為「新穎性
113 見陳文吟，前揭註78，頁106。
113 見陳文吟，前揭註78，頁106。