內部化規則的發展

有某些早期的觀點，似乎傾向第二種看法：將均等當作一種異常的狀 態 ， 亦 即 非 專 利 權 人 本 來 的 權 利 內 容 。 早 期 觀 點 將 均 等 論 當 作 再 發 證

（reissue）的一種替代，亦即本來是以再發證制度處理較宜，利用再發證擴 大專利的範圍⁷⁸。此種觀點亦常提及公平或衡平的考量，例如「避免侵權人

75 F. SCOTT KIEFF ET AL.,PRINCIPLES OF PATENT LAW 865 (5th ed., 2011).

76 “A patent’s scope comprises both the literally claimed invention and a range of equivalents to the claimed invention.” Christopher A. Cotropia, “After-Arising” Technologies and Tai-loring Patent Scope, 61 N.Y.U.ANN.SURV.AM. L. 151, 157 (2005).

77 例如，美國最高法院的 Winans v. Denmead 案判決，似乎可解讀為此二種看法的其中 任何一種──均等論是基於公平，因此將請求項作非字面性的解釋，以使專利權及於

「整個發明」：「專利權人可以限制其請求項，使其涵蓋範圍少於他所發明的，或 可將之限於機器的一個特定形式……然而，若可公平地作另一種解釋，則不應如此 解釋其請求項，理由有二：一、因為合理的推定是，專利權人有公平的權利以涵蓋 及保護其整個發明，且他有意如此做；二、發明書應被自由地詮釋……」。Winans v.

Denmead, 56 U.S. 330, 341 (1853).

78 See Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co, 339 U.S. 605, 614-15 (1950). 美 國 專利法中的「再發證」（reissue）程序，為專利經核准之後，專利局得以重新審查申 請專利範圍的方法之一。此程序規定於美國專利法第 251 條及第 252 條。再發證僅 能由專利權人申請，第三人不得申請，專利商標局亦不得依職權發動再發證程序。

依 第 251 條 之 規 定 ， 因 「 無 欺 騙 意 圖 之 錯 誤 」 （ error without any deceptive intention），例如，說明書或圖式之瑕疵、或申請專利範圍太廣或太窄，致使專利權

竊取發明的利益」，可理解為：雖非專利權人本來的權利，但為了衡平的考 量，將它調整為權利的範圍之內。

例如，在Royal Typewriter 案，Learned Hand 法官有如下敘述：「在全部 的協助解釋的方法都已經窮盡，請求項的範圍已擴大到文義所能延展的最大 範圍，在適當的情況，法院可以使請求項的用語涵蓋其文義所能及的範圍之 外。如果法院嚴格適用法律，是不可能會這樣做的，而會使專利權人訴諸再 發證的救濟……」；「法院訴諸『均等論』以緩和嚴格的邏輯推演，以防止 侵權人竊取發明的利益。嚴格而言，這無疑是一種異常」⁷⁹。以上敘述，對 均等論的「越界」性質已闡述甚明；均等範圍是在請求項的文義範圍已經擴 張到極大，但仍然不能及的範圍，就法律的形式推論而言，此部分本不屬於 專利權人，故只能「使專利權人訴諸再發證的救濟」。均等論的「異常」，

亦即其超越「嚴格地適用法律」、「緩和嚴格的邏輯推論」，顯示均等論適 用的衡平性質⁸⁰。

Winans v. Denmead 是均等論在美國的早期案例，該判決說到：「如果公 眾可自由地對專利物品作實質的複製，改變它的形式或成分，則對專利物品

人認為專利之全部或部分為無法實施或無效，於專利權人放棄原專利及繳交規費之 後，專利權人可對同一發明再核發專利，但再發證專利之存續期間，僅為原專利之 尚未屆滿之期間。本條中的「錯誤」，可以包括從打字錯誤到申請專利範圍的錯 誤。KIEFF ET AL.,supra note 75, at 130. 再發證可能導致申請專利範圍的縮小或擴大。

若為縮小專利範圍，則在專利有效期間內均可申請；若為擴大專利範圍，則可能違 反公眾對原專利之申請專利範圍之信賴，故第 251 條規定僅能在原專利核准後兩年 內申請。對於競爭者在此兩年內已經從事投資，第 252 條另訂有「介入權原則」

（the doctrine of intervening rights）以保護之。Id.at 131.

79 Royal Typewriter Co. v. Remington Rand, 168 F.2d 691, 692 (2d Cir. 1948); see also K^EIFF

ET AL., id. at 865.

80 Royal Typewriter, 168 F.2d at 692. 從 Royal Typewriter 案觀察，均等論其實可能被解釋 為並非每一個案件都要適用，而只有在必須啟動衡平法的情形才適用。但後來的法 院逐漸使均等論向形式主義的方向發展。另外，Royal Typewriter 案判決亦可注意的 是，Hand 法官明確指出在請求項範圍必須明確──亦即對公眾的通知功能，以及將 專利擴展到「足夠範圍」之間，具有緊張關係。Id. at 693-94.

的專有權利並沒有被確保」⁸¹。在此時，美國專利法仍採取中心限定的方 法，均等物被認為是較佳實施例的實質重製物⁸²。本判決以實施例以及實施 例之手段〔稱為「操作模式」（mode of operation）〕及結果，來界定專利的 範圍；而在這三者中，則以操作模式為中心──「是這個新的操作模式，使 發 明 具 有 特 質 ； 從 專 利 法 的 觀 點 ， 這 個 新 的 操 作 模 式 ， 才 是 值 得 保 護 的 」⁸³。Winans 案把「 均等」 當作 並非「 完全 相同的 複製 」（identical copies），卻是專利發明的「實質的複製」（substantial copies）⁸⁴。從其保護

「整個發明」（protect his whole invention）、禁止「實質複製」等陳述，可 觀察到並沒有明顯的邊界概念。但從其推論用語及案件背景，可看出將被控 侵權人描述為抄襲者或模仿者，類似於著作權的非字義侵害的抄襲者。

Winans 案判決的不同意見書，與該判決的多數意見一樣精彩，同樣值得 被認真對待。不同意見書中提到：「依法，專利權人應以完整、清楚、精確 的用語，描述其發明」；專利權人必須「特定、指明」他主張「為他的發 明」（‘specify and point’ out what he claims as his invention）⁸⁵。這裡的「主 張為他的」（claim as his）一詞，在之後的判決也一再出現，顯示發明所產 生的效益的分配，不論在中心限定方法（Winans 案為中心限定方法）或周邊 限定方法下，都是以先占的方式來劃定發明效益分配的界線。接下去，該不

81 Winans, 56 U.S. 330 at 343 (“The exclusive right to the thing patented is not secured, if the public are at liberty to make substantial copes of it, varying its form or proportions.”).

82 關於美國法從中心限定到周邊限定的演變，參閱 Charles W. Adams, The Doctrine of Equivalents: Becoming a Derelict on the Waters of Patent Law, 84 NEB.L.REV.1113, 1116-19 (2006); see also id. at 1123（「雖然 Winans 案專利含請求項，但在 1870 年之前，

請求項對專利侵害議題並無決定性」）. R.CARL MOY,MOY’S WALKER ON PATENTS § 13:5 (2003)（對美國早期的中心限定方式的描述）.

83 Winans, 56 U.S. at 341.

84 關於 Winans 案的介紹，可參見 Adams, supra note 82, at 1122-23; D. Alan White, The Doctrine of Equivalents: Fairness and Uncertainty in an Era of Biologic Pharmaceuticals, 60 E^MORY L.J. 751, 758 (2011).

85 Winans, 56 U.S. at 347 (“The patentee is obliged, by law, to describe his invention, in such full, clear, and exact terms …”).

同意見書以激烈用語反對以均等論放寬此特定指明的要求：「在專利法的執 行上，不會有比放寬國會立法所訂的這些明智、有益的要求，更會造成傷 害、產生壓迫與昂貴的訴訟、不正的要求、騷擾性的需索，以及對辛勞努力 的傷害」⁸⁶。

上述意見即表明，雖然均等論是判決的創造物，但法官並不認為將發明 的全部效益分配給專利權人為必然。亦有法官認為，發明效益若有未被發明 人「主張為他的」的部分，立法者的判斷本為應分配給他人──亦即專利權 人在技術上的「鄰居」，故此種推論，往往以對公眾的通知為立論基礎，並 且以「國會」、「法律規定」或「判決先例」為名，亦即以前的立法或判例 已經決定將某些發明的效益分配給他人，使其成為外部效益；以均等論為名 將此外部效益改分配給專利權人（亦即內部化），是違反立法意旨及判決先 例。本案多數見解的「保護整個發明」的論述，指明其認為發明的全部效益 均應歸屬專利權人；但不同意見書則認為，對於發明的效益，立法者是以先 占的模式作利益的畫分，發明人於申請時「主張為他的」的範圍固然屬於發 明人，但未「主張為他的」的部分則成為外部效益，立法者已判斷應分配給 社會大眾，法院不得以均等論為名，改變立法者已決定的效益分配⁸⁷。相同 主題的辯證，將在Graver Tank 案再度出現⁸⁸。

美國專利法在 1870 年改成周邊限定原則。隨之發展的，在 1950 年的均 等論判決Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.⁸⁹，就出現比較明 顯的邊界概念⁹⁰。該判決說到：「均等論是法院對以下現實的反應」：「如

86 Id.

87 Id.（將發明人的「特定指明」描述為「國會的命令」、「國家的需求」、「公益的

要求」）.

88 See also KIEFF ET AL., supra note 75, at 874（指出 Graver Tank 案的多數及少數見解，

在後來的聯邦巡迴上訴法院的法官中亦各有支持者，形成「公平保護」與「明確通 知」兩派見解的歧異）. 但其實這兩種不同看法在 Winans 案已經出現，詳如本文前 面所述。

89 339 U.S. 605, 70 S. Ct. 854, 94 L.Ed. 1097, 85 U.S.P.Q. (BNA). 328 (1950).

90 See AMY L. LANDERS, UNDERSTANDING PATENT LAW 375 (2012)（描述美國專利法在 20

果可以抄襲請求項所述的發明，僅作微小、不實質的變更，便可將被複製的 事 物 置 於 請 求 項 的 文 義 邊 界 之 外 ， 則 專 利 所 賦 予 的 排 他 權 便 不 太 有 價 值」⁹¹。此陳述是將專利的均等侵害類比於著作權的非字面侵害，亦即將專 利均等的「實質相同」（substantially the same），類比於著作權侵害中的

「實質相似性」（substantial similarity）。論者對此種類比有所批評，理由便 是專利具有「邊界」──即申請專利範圍──此為著作權之客體所無者。又 如美國專利法學者Chisum 對 Graver Tank 案的觀察：「聯邦最高法院對著作 權的類比，亦即僅有意譯（paraphrasing）不能避免侵害，忽視著作權並無要 求須有特定的請求項」⁹²。另一學者亦認為，此種類比在周邊限定體系之下 較難成立，因為「專利律師可以在撰寫請求項時，即放寬請求項範圍以包含 非實質的改變，藉以防止抄襲」⁹³。Graver Tank 判決的名言「（均等論）原 則的要旨，是專利的詐欺是不可允許的」（The essence of the doctrine is that one may not practice a fraud on a patent.）⁹⁴，也是它令人費解的部分。這句話 是否是指示均等論有衡平（equity）的性質？如果有，那為何在本案所闡述的 判斷標準中又看不見典型的衡平考量因素，例如當事人的故意或過失、行為 的可責性、是否有行使權利的懈怠等？換句話說，均等論的建立基礎是基於

「公平」（fairness）的考量，但為何在其考量因素中不見公平性的考量

世紀的發展，使「專利實務更為明確界定發明的外部邊界」）.

91 Graver Tank, 339 U.S. at 607; 關於 Graver Tank 案的介紹，另可參見 Adams, supra note 82, at 1123-27.

92 5A D^ONALD S. C^HISUM,C^{HISUM ON} P^ATENTS, §18.02[2](2013)（對 Graver Tank 案類比著 作權侵害的評論）.

93 Adams, supra note 82, at 1125（對 Graver Tank 案「將專利之抄襲類比於受著作權保護

93 Adams, supra note 82, at 1125（對 Graver Tank 案「將專利之抄襲類比於受著作權保護