均等論的形式化以及不干預規則的形成

從上節可知，均等論是法院判決的創造物，美國聯邦最高法院在論述應 該創造均等論原則時，是經由衡平的論理，尤其在強調被告行為的可非難 性。如果均等論原則的正當化基礎架構在被告行為的可責性，則似乎也可以 推論，若被告行為不具可責性時（例如，被告是獨立研發，且研發的結果不 落入原告專利的文義範圍），則就無適用均等論的正當化基礎，在 Graver Tank 案判決即可看到將獨立研發當作均等侵害的考量因素的看法¹¹⁶。但美國 案例法的後續發展，卻是趨向消弭均等論的衡平考量，而變成純粹形式性的 技術性操作¹¹⁷。例如，均等論的判斷原則，包括實質差異性、三部測試法

31 CARDOZOL.REV. 1371, 1374-75 (2010)（均等論含有兩種不同價值的衝突）。

114 關於均等論起源於衡平原則或公平性的考量，可參見 Meurer & Nard, supra note 70, at 1949〔公平性為均等論的傳統證立基礎（traditional justification）〕, 1950（均等論始 於衡平原則）。

115 另外，在美國聯邦最高法院的 Festo 案判決，亦有邊界外的利益分配給社會公眾的類 似敘述，Festo, 535 U.S. at 731〔「應鼓勵公眾追求在發明人的排他權範圍之外

（beyond the inventor’s exclusive rights）的革新、創造與新的想法」〕。

116 Graver Tank, 339 U.S. at 611-12（指被告並未提出獨立研發之證據，故可推知為模仿 原告之發明）; 主張將獨立研發納入均等論的衡平考量，可見於美國聯邦巡迴上訴法 院 Lourie 法官在 International Visual 案的協同意見，International Visual v. Crown Metal Mfg., 991 F.2d 768, 774 (Fed. Cir. 1993) (Lourie, J., concurring).

117 Katz & Riddle, supra note 71, at 666-67〔引用聯邦最高法院的 Warner-Jenkinson 案判 決的見解，指均等侵害的決定是一種「客觀調查」（an objective inquiry），亦即只 客觀比較申請專利範圍與被控侵權物品或方法〕; Meurer 與 Nard 則認為，Warner-Jenkinson 案判決，是摒棄先前的衡平或公平性的「傳統證立基礎」，而轉向現代的 效益論基礎（utilitarian foundation）；但美國聯邦最高法院直到 Festo 案判決，才試

等¹¹⁸；或均等論的限制原則，例如，全要件原則¹¹⁹、申請歷史禁反言、先前 技術阻卻、專利範圍失效原則¹²⁰，在這些原則的判斷要件中，都不見有典型 的衡平考量因素，例如，雙方當事人的故意、雙方損害的比較等。美國最高 法院在判決中──尤其是 Warner-Jenkinson 案判決──特別否認衡平作為適用 均等論的前提要件，並且否認均等論的適用與當事人的故意有關¹²¹。

在這裡，「實質差異」或「三部測試法」成為衡平的替身（proxy）¹²²。

圖提出「語言的有限性」來作為均等論的新的證立基礎。Meurer & Nard, supra note 70, at 1967-69.

118 關於此二種判斷方法的說明，可參見 Cotropia, supra note 76, at 157-58; Petherbridge, supra note 113, at 1374-75. 另參見 Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 39-40 (1997)〔對判斷均等的「語言架構」（linguistic framework）不予以特定；對於判斷標準應採三部測試法或實質差異法的爭議，不如 法院堅持全要件原則來得重要──「不論使用哪一個語言（判斷標準），若對個別元 件予以注意，以及小心不讓均等的概念完全消除任一個元件，應該會大幅減少不確 定性」〕。Katz & Riddle, supra note 71, at 667〔並列兩種判斷均等的方法，但指三部 測試法為「傳統分析方法」（traditional analysis），實質差異法為聯邦巡迴上訴法院 提出的「替代分析方法」（alternative analysis）〕; Holbrook, supra note 72, at 16-17

（並列三部測試法與實質差異法）。

119 See Warner-Jenkinson, id. at 29-30（Nies 法官在 Hilton Davis 不同意見，提出將均等論 適用於個別元件，而非擴大整個申請專利範圍；此原則的目的在「避免削弱專利請 求項的中心功能」）.

120 See id. at 29（「均等論的適用，即使僅對個別元件，亦須注意不能太過擴大運用，

以致於在效果上完全刪除一個元件 」）.

121 Id. at 35〔「Graver Tank 案判決所援引的 Union Paper-Bag 案，亦提出與故意無關

（intent-neutral）的均等論觀點」〕. Petherbridge 認為 Warner-Jenkinson 案判決，是 反映了法院「在適用均等論時，對確定性（certainty）的關心」，Petherbridge, supra note 113, at 1402. 因此可理解，Warner-Jenkinson 案判決之所以進行均等論的「去衡 平化」，原因應該是衡平法運作的資訊成本過高──亦即不確定性過高──將不利於 競爭者獲取發明的外部效益；亦即，若希望發明人經由迴避設計得到專利發明的外 溢效果，必須專利的邊界足夠明確，此亦即 Warner-Jenkinson 案判決所肯認的限制原 則，都是基於「對公眾的通知」（public notice）的原因。Petherbridge, id. at 1403.

122 「Proxy」一詞，可見於 Henry E. Smith, Property and Property Rules, 79 N.Y.U. L.REV.

Graver Tank 案判決在作均等範圍的分配時是基於衡平的操作，但 Warner-Jenkinson 案判決卻對均等論的適用消弭衡平考量因素，明確地確認於適用均 等論時，僅看被控產品之技術特徵與請求項之技術特徵是否有實質差異，不 看衡平考量因素──例如，被告之故意、是否為抄襲、是否為獨立研發。這 一個轉向可能有兩種解釋：1.均等論真的與衡平無關，只是對專利權權利範 圍的機械性認定；2.均等論是一種法院所作的權利配置，將均等部分配置給 專利權人（而非第三人──亦即其「鄰居」），是基於衡平的考量；但在配 置完成之後，「實質差異」標準或三部測試法作為衡平的替身。雖然目前的 實務態度已經演變為朝向前者，但本文則認為後者才是正確的解釋¹²³。「此 原則產生此種利益，並非意謂它的適用僅限於此種利益可獲致的案件」¹²⁴

─這句話，即使是 Thomas 大法官無意寫的，也表明了均等論的真實性 質：「此原則產生此種利益」，亦即將無實質差異的均等部分分配給專利權 人是符合衡平的；「並不意謂它的適用限於此種利益可獲致的案件」──亦 即，只要將無實質差異的均等部分分配給專利權人即符合公平正義，不必再 作是否符合衡平的考量與討論。在之後，實質差異標準或三部測試法即成為 衡平的替身¹²⁵。這種看法也從另一個角度解釋均等論為何不考量被控侵權人

1719, 1728 (2004). 此詞出自經濟學的「代理變項」（proxy variables 或 proxies）。

123 Lemley 的以下文句，可以解讀為均等論從衡平原則演變到形式性規則的觀察：“The doctrine of equivalents was originally intended to provide equitable relief to patent owners against imitators who would avoid literal infringement of a narrowly written claim by changing one insubstantial feature of the invention. It has since been expanded by courts into an integral part of the infringement analysis of every patent …” Mark A. Lemley, The Economics of Improvement in Intellectual Property, 75 T^EX.L.R^EV.989, 1004-05 (1997).

在 Cotropia, supra note 76, at 160 亦有類似的觀察。

124 “That the doctrine produces such benefits, however, does not mean that its application is limited only to cases where those particular benefits are obtained.” Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 34.

125 See Cary W. Brooks, Equitable Triggers for Invoking the Doctrine of Equivalents, 76 J.P^AT.

&TRADEMARK OFF.SOC’Y 220, 220, 228 (1994). 該文對三部測試法與衡平間之關係，

的故意。換句話說，衡平法的推論，是在改變法律既有的分配方式時才會出 現；若維持已作成的分配方式（如 Warner-Jenkinson 案判決維持 Winans 案及 Graver Tank 案多數見解的分配方式），則無須再援引衡平法的運作，而是以 現有法律規則的形式化推論方式為之。如果採前說的看法，則無法解釋均等 論的起源是由法院來作權利的配置，而法院要依據什麼作權利的配置，這是 前說欠缺解釋的地方。前說可以基於，申請專利範圍「本來就包括」均等部 分，例如，Warner-Jenkinson 案判決繼續說到：「請求項及於專利物品，但其 形式或比例可以不同」；「請求項的形式為一半明示、一半默示──即『X 及其均等物』」¹²⁶。但這種說法還是無法解決權利配置的正當性問題¹²⁷：專利 權人經由申請專利範圍真正占有的部分是它的文義部分，而均等部分是由司 法創設原則擴大的擬制占有¹²⁸，而不論是真正占有或擬制占有都有權利配置 的問題¹²⁹。「本來就如此」不是一個令人滿意的答案，因為它沒有解釋為何 權利如此分配。至於為何法院要使用「替身」來作判斷的標準，而不回歸到 規則產生的衡平考量？這個答案，在法律形式主義（formalism）是一種節省 資訊成本的方法。如前所述，相同原理出現在民法第 765 條之 1。而在均等 論的適用，不論當事人的故意或意圖，而只問被控侵權物與專利請求項是否 為實質相同。在表面上看起來，這不像衡平法的原則，只是在比較兩個物是

與本文之看法完全相同〔三部測試法是「援引均等論的唯一必要的『衡平的觸發』

（equitable trigger）。三部測試法本身即構成衡平的完全適用」；「法院一致地認 為，三部測試法本身是援引均等論的衡平基礎的證明方式」〕。該文主張不必再有 其他的衡平考量因素。

126 “[T]he claim extends to the thing patented, however its form or proportions may be var-ied. … where the claim takes the form—half express, half implied—of ‘X and its equiva-lents.’” Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 35.

127 See Meurer & Nard, supra note 70, at 1968（美國聯邦最高法院的判決，雖然拒斥了先 前法院所採的「公平」論理，但未能創立均等論的新的證立基礎）.

128 Holbrook, supra note 72, at 7（專利的文義範圍為真正占有）, 16（均等部分為擬制占 有）.

129 Id. at 21（法院未解釋為何專利權人「值得」得到均等部分）.

否同一¹³⁰，不涉及其他複雜的判斷因素，例如雙方當事人的損害的比較。但 是其實這是一個後端的判斷；在之前已先有法院作財產權的配置，依據衡平 判斷將均等部分分配給專利權人，亦即均等部分分配給專利權人是公平正義 的；在之後的判斷，只要是均等部分，分配給專利權人即為公平正義¹³¹，也 就是以實質相同的判斷（包括「實質差異」判斷標準或「三部測試法」）來 作為衡平判斷的替身；由於衡平因素的判斷具有高額的資訊成本，這種以形 式判斷操作替代衡平推論的目的，即在節省法院的資訊成本。亦即，Warner-Jenkinson 案判決，明確消除了 Graver Tank 案所留下的均等論為衡平判斷的 想法，將均等論操作界定為專利發明與被控侵權物品或方法的比較，在這裡 出現明顯的形式主義的轉向。理由在於，關於效益分配的決定，已經在 Graver Tank 案中完成，Warner-Jenkinson 案判決是維持先前的分配方式，因 此無須再引用衡平法的典範變更力量。

但問題是，將發明的效益全部以「均等論」之名分配給專利權人，則內 部 化 所 造 成 的 權 利 整 併 太 過 完 全 ， 將 妨 礙 市 場 機 制 的 運 作 ； 如 同 前 述

但問題是，將發明的效益全部以「均等論」之名分配給專利權人，則內 部 化 所 造 成 的 權 利 整 併 太 過 完 全 ， 將 妨 礙 市 場 機 制 的 運 作 ； 如 同 前 述