Eyeglasses 案
4. 臺灣民事判決專利無效認定之爭點效爭議
4.5 專利連結制度中部分條文的性質
前已提及，智慧財產案件審理細則第 29 條：「智慧財產民事訴訟當事 人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起獨立之訴訟，或 於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴者，與本法 第十六條規定之意旨不符，法院應駁回之。」所以，我國不允許對專利無效 提起確認之訴。甚至，智慧財產法院似乎也不允許對「專利不侵權」提起確 認之訴130。
但是，政府近年來為了加入TPP 或調整後的 CPTPP，而在藥事法及專利 法引進美國專利連結制度。不論目前已經立法通過的藥事法，或者將來要推 動的專利法配套條文，提出某程度都開放了專利「確認」之訴的空間。以下 詳細說明。
129 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 210 號民事判決（100.09.13）。
130 此點尚無明確依據，但筆者用「確認不侵權」查詢智慧財產法院民事判決，查詢不
到任何一件判決。
第一，藥事法雖然已經通過專利連結制度，但該制度有一重要配套，就 是在專利法也必須修法，在學名藥廠還沒有實際製造銷售學名藥前，就可提 起訴訟「確認」系爭學名藥是否侵權131。為何筆者稱該條文帶有「確認」性 質？因為，既然學名藥還沒有正式的製造、銷售，何來侵權之有？允許專利 權人在學名藥正式製造銷售前就提告，某程度就是一種確認之訴性質，而非 給付之訴性質。
第二，倘若學名藥廠申請上市後，專利權人不提起訴訟，學名藥廠也有 權提起訴訟「確認」不侵權132。該條文明確的使用「確認之訴」的用語。
第三，在專利連結程序設計中，第一家學名藥廠申請時自動進入 12 個 月訴訟等待期，但被判決不侵權或法院認定系爭專利無效後，訴訟等待就解 除133。若民事判決認定專利無效只有個案效力，不影響行政處分（專利核 准）之確認效力或構成要件效力，那麼，為何該個案判決認定專利無效，食 藥署可參考該判決而核發學名藥？食藥署參考民事法院專利無效認定而核發 學名藥，實質上等同於認為民事法院判決動搖了該行政處分的確認效力或構 成要件效力。
第四，如果民事侵權訴訟只有個案效力，那麼我國所設計的專利連結制
131 智慧財產局所提出之專利法修正條文，預計修正於專利法第 60 條之 1 第一項：「藥 品許可證申請人就新藥藥品許可證所有人已核准新藥所登載之專利權，依藥事法第 四十八條之九第四款規定為聲明者，專利權人於接獲通知後，得依第九十六條第一 項規定，請求除去或防止侵害。」此條文尚未通過。
132 專利法第 60 條之 1 第二項：「專利權人未於藥事法第四十八條之十三第一項所定期 間內對前項申請人提起訴訟者，該申請人得就其申請藥品許可證之藥品是否侵害該 專利權，提起確認之訴。」此條文尚未通過。
133 新修正通過藥事法第 48 條之 13 第二項：「中央衛生主管機關應自新藥藥品許可證 所有人接獲前條第一項通知之次日起十二個月內，暫停核發藥品許可證。但有下列 情事之一，經審查符合本法規定者，得核發藥品許可證：……三、專利權人或專屬 被授權人依第一項規定提起之侵權訴訟，經法院依民事訴訟法第二百四十九條第一 項或第二項規定，裁判原告之訴駁回。四、經法院認定所有繫屬於侵權訴訟中之專 利權有應撤銷之原因，或學名藥藥品許可證申請人取得未侵權之判決。」此條文尚
度，就不應該只針對第一家申請上市之學名藥廠採取訴訟等待期制度，應該 針對每一家申請上市學名藥廠，均採取訴訟等待期制度。因為，對第一家學 名藥廠進行的專利侵權訴訟，只有個案效力，只能對被告的第一家學名藥廠 產生效力，不代表其他學名藥廠同成分同劑量同劑型之學名藥就不會侵權。
綜合以上四點可以看出，美國專利連結制度中的諸多條文設計，均有確 認專利無效或確認不侵權的性質；而只針對第一家藥廠的訴訟，也是因為第 一家訴訟結果就會有爭點效，後面其他家學名藥廠也同受影響。美國之所以 有這類確認之訴性質的條文，乃因為其本來就承認潛在專利被告可以提起確 認之訴，包括確認不侵權、確認專利無效。另外，本文第 2、第 3 部分也詳 細說明，美國法院民事判決專利無效，具有爭點排除效。在此背景之下，才 建構起美國專利連結制度的相關條文與設計。
而我國為了引入專利連結制度，願意引入美國此種「確認訴訟性質」的 條文，也引入只需要第一家學名藥廠進行訴訟的設計，但似乎沒有意識到，
這與我國目前堅持民事判決效力只有個案效力，有所矛盾。筆者認為，如果 已經在專利連結制度中開放了確認侵權、不侵權之訴，並且只採第一家學名 藥廠之訴訟等待期，某程度也是一個契機，思考我國民事專利判決的類型與 效力問題。
4.6 小結
從本節說明可知，論者或從最高法院對爭點效限於「同一當事人間」、
智慧財產案件審理法第 16 條第二項之立法理由、智慧財產案件審理細則第 34 條之規定等，得出最高法院、立法者或司法院不願意賦予專利民事無效認 定對第三人之爭點效。而雖然有部分法官出於專利訴訟的特質，認為專利屬 於一種一對眾之排他性權利，且為了避免浪費訴訟資源、提高訴訟經濟等理 由，支持賦予民事專利無效認定對第三人之爭點效，但卻被智慧財產法院其 他法官推翻，並堅持上述立場。
筆者認為，智慧財產法院多數見解會堅持這個立場，第一個重要根源，
在於最高法院爭點效限於同一當事人間的見解。因為最高法院這個爭點效見
解，也影響了智慧財產案件審理細則第34 條的制定，以及後續智慧財產法院 多數見解的判決理由。第二個重要的根源，則是我國就專利無效採取民事、
行政司法二元制之問題，此一司法二元制的問題，也導致了智慧財產案件審 理法第16 條第二項的立法理由。
就第一個問題根源，屬於解釋論的問題。最高法院對爭點效理論目前採 取的見解，只是一種司法解釋；且最高法院自己目前為止並沒有真正將此見 解運用於民事專利無效認定的案件上134；若只是司法解釋，還是有機會可以 推翻。其實智慧財產法院若能夠堅持提出民事專利無效認定爭點效要擴張的 充分理由，努力挑戰最高法院見解，也可能有說服最高法院改變見解的一 天。其次，最高法院的見解只是一種法律解釋，吾人也可從立法方式、提出 修法意見，改變其見解，並不因為最高法院堅持其看法，吾人就無法提出修 法討論。
某程度來說，引進專利連結制度，就是以修法方式，開放了確認侵權、
確認不侵權之訴，也對第一家學名藥廠之民事侵權訴訟「認定專利權有應撤 銷之原因」，賦予了某種個案以外的效力，動搖了行政處分（專利核准）之 確認效力。
而就第二個問題根源，專利無效雙軌制的問題，則完全屬於立法論的問 題，要徹底解決，必須從修法方式下手。此一問題實際上影響了我國對民事 專利無效認定無法擴張爭點效的重要限制，因此本文無法迴避，必須一併討 論。以下另闢一節進行討論，並從比較各國制度、修法建議等方向，進行討 論。