美國與臺灣專利民事侵權訴訟爭點效之發展與爭議──兼論臺灣專利無效雙軌制之困境

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交大法學評論，第3 期，頁 97（2018）

美國與臺灣專利民事侵權

訴訟爭點效之發展與爭議

──兼論臺灣專利無效雙軌制之困境

楊智傑

*

摘要

所謂附隨禁反言，又稱為爭點排除效。美國專利侵權訴訟中爭執之專利一旦被判定無效，基於附隨禁反言，該無效判決則產生對世效力。1971 年，美國最高法院就Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation 一案判決，改變過去見解，判決中提及專利權人在一終局並得上訴之判決中被認定無效之專利權人，被禁止再對他人主張專利權。隨後，此一附隨禁反言之適用範圍，從專利無效之認定，擴大到專利侵權及不侵權之認定，以及專利請求項之解釋。本文研究美國法院一系列之判決發展，討論專利訴訟之附隨禁反言之範圍與發展。並藉由美國附隨禁反言之概念，回頭檢討臺灣智慧財產法院 DOI：10.3966/181130952018090003003 * 國立雲林科技大學科技法律所教授；國立臺灣大學法學博士。投稿日：2018 年 3 月 26 日；採用日：2018 年 4 月 25 日－97－

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之相關運作。臺灣目前問題有二：1.基於司法二元化之結構，民事專利無效判決無法讓該專利真的無效；2.專利權人對上游廠商而法院判決不侵權後，卻轉而對下游廠商提告之問題。本文將比較日本、臺灣、德國、美國之專利無效雙軌制度，並檢討臺灣制度之問題。

關鍵詞：專利民事訴訟、附隨禁反言、爭點排除效、專利無效、司法二

元化

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Cite as: 3 NCTU L. REV., September 2018, at 97.

The Development and Disputes of

Issue Preclusion in Civil Patent

Litigation in the U.S. and Taiwan

—

Dilemma Resulting from Patent

Invalidity Two-track System in Taiwan

Chih-Chieh Yang

*

Abstract

In civil procedure in U.S., there is a principle of collateral estoppel, also called as issue preclusion. When a patent be declared invalid in a civil litigation opinion by court, principle of collateral estoppel would prevent the patent owner litigate on the patent again. In 1971, the U.S. Supreme Court decides the case Blonder-Tongue vs. University of Illinois Foundation, overruling the old principle mutuality of estoppel, held that once a patent owner’s patent be declared as invalid, he can’t bring infringement suit against other implementers any more. Afterwards, the scope of principle of collateral estoppel extended to the issue of infringement or not infringement of patent, and issue of patent claim interpretation.

*

Professor, Institute of Technology Law, National Yunlin University of Science & Technolo-gy, Taiwan; Ph.D., in Law, National Taiwan University, Taiwan.

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For the purpose of understanding development and scope of principle of colla-teral estoppel in patent context in U.S., several important cases in U.S. courts will be studied. Furthermore, we will compare the operation of Taiwan IP court with the U.S. There are two situations problematic in Taiwan: 1. For reasons of dual judi-ciary system in Taiwan, court decision in civil proceeding declare a patent invalid actually not yet invalidate that patent forever. 2. After a patent owner lose his suit against upstream company alleged infringing patent, he can then bring suit against downstream company. In the end, the two-track invalidation system of Japan, Tai-wan, German, and U.S. will be compared, to find what the problems and dilemma in Taiwan’s patent invalidation system.

Keywords: Patent Civil Litigation, Collateral Estoppel, Issue Preclusion,

Patent Invalid, Dual Judiciary System

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1. 前言

美國所謂附隨禁反言（collateral estoppel），又稱為爭點排除效（issue preclusion）。美國專利侵權訴訟中爭執之專利一旦被判定無效，基於附隨禁反言，該無效判斷產生對世之效力。1971 年，美國最高法院就 Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation 一案判決，改變過去見解，判決中提及專利權人在一終局並得上訴之判決中被認定無效之專利權人，被禁止再對他人主張專利權，除非專利權人可以證明，在該認定專利權無效之訴訟中，其在程序上、實體上或證據上，無充分、公平機會對有效性爭點進行訴訟。隨後，此一附隨禁反言（爭點排除效）之適用範圍，從專利無效之認定，擴大到專利侵權不侵權之認定，以及請求項之解釋。例如2017 年聯邦巡

迴上訴法院的Phil-Insul Corp. v. Airlite Plastics Co.案，就涉及專利權人在前案

中以同一請求項對另一被告產品主張侵權，法院判決不侵權，而後案的被告主張專利權人提告乃使用同一請求項，且後案的產品與前案產品相同，故判決亦有訴訟禁反言之適用。本文想研究美國法院一系列之判決發展，討論專利訴訟之附隨禁反言之範圍與發展。最重要的是，想藉由美國附隨禁反言之概念，回頭檢討臺灣智慧財產法院之相關運作。臺灣目前問題有二：1.基於司法二元化之結構，民事專利無效判決無法讓該專利真的無效，故可持同一專利對其他被告提起訴送；2.專利權人對上游廠商而法案判決不侵權後，卻轉而對下游廠商提告之問題。本文將整理臺灣重要判決，以呈現實務上對專利侵權訴訟中專利無效認定是否具有爭點效的不同看法。有一種說法認為，之所以民事侵權訴訟中對專利無效的認定，不能讓其具有爭點效，而應該由行政訴訟對舉發的判決結果決定，是因為民事侵權訴訟與舉發後行政訴訟的終審法院不同，一為最高法院，一為最高行政法院。此種司法二元及專利無效雙軌制搭配設計、終審法院不同，導致無法接受民

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事無效認定具有爭點效的說法，是一個嚴重問題。因此，本文最後第 5 節將討論範圍擴大，將比較日本、臺灣、德國、美國的專利無效制度設計，對照與檢討臺灣的無效雙軌制的問題，並提出修法建議。

2. 美國民事訴訟專利無效認定之禁反言

2.1 附隨禁反言（爭點排除效）

美國民事訴訟中，有附隨禁反言或爭點排除效這個概念1。大意是說，在前一個訴訟中爭訟過的爭點，在後面的訴訟就不得再提起。所謂的爭點排除效，是一個法院創造出來的衡平原則，根據美國判決法重述第二版第27 條規定，指法院已經過終局且有效判決真正討論過且必須判斷的爭點，且該爭點對於該判決乃屬必要，則排除將該爭點再次提起訴訟2。一個訴訟當事人可以對參與前一訴訟的另一當事人主張爭點排除效。在美國，爭點排除效與附隨禁反言是通用的。一般而言，當事人主張爭點排除效，必須證明下述事項： 1.該爭點與前一訴訟中所決定的爭點一樣； 2.該爭點在前一訴訟中被真正爭訟過（litigated）； 3.主張爭點排除效所對抗的當事人，在前一訴訟中有完整且公正的機會對該爭點進行去爭訟； 4.該爭點之判斷，是前一訴訟終局判斷的必要部分（essential to a final judgment）3。由於爭點排除效是一衡平原則，就算一個案件符合以上所有因素，法院 1 中文討論，亦可參見陳國成，專利有效性爭議之司法審查，頁 273-277（2014）。 2

RESTATEMENT (SECOND) OF JUDGMENTS § 27 (1982) (“When an issue of fact or law is

actually litigated and determined by a valid and final judgment, and the determination is essential to the judgment, the determination is conclusive in a subsequent action between the parties, whether on the same or a different claim.”).

3

Matthew A. Ferry, Different Infringement, Different Issue: Altering Issue Preclusion as

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仍可拒絕適用該原則4。根據判決法重述，在下述情況下不適合採用爭點排除效： 1.主張爭點排除效所對抗的當事人，在法律上無法對前一訴訟提起上訴； 2.該議題屬於法律議題，且(1)兩訴訟所涉及的請求實質上無關，或(2)必須考量兩訴訟中法律環境的改變，或者避免不公平地適用法律，而必須做出新判斷； 3.由於兩法院採取的程序的品質或廣泛程序，或因為管轄權分配的因素，有所不同，而需要對該爭點重新判斷； 4.爭點排除效對抗的當事人，在前一訴訟中負有較高的說服責任；而在後一訴訟中舉證責任轉移給對造，或者對造在後訴訟中所負舉證責任高於前一訴訟中所負舉證責任； 5.有清楚而具說服力之需求，需要對爭點重新判斷：(1)因為該判斷對公共利益或者對非前訴訟當事人之利益有潛在的負面影響，(2)因為該爭點在前訴訟中不足以預見，會在後訴訟中成為爭點，(3)因為主張排除效所對抗的當事人，基於對造的行為或其他特殊情形，並沒有適當機會或誘因，在前一訴訟中得到完整和公正之判斷5。之所以採取爭點排除效，其政策理由有下述幾項：1.爭點排除效可以減少訴訟，減少法院與訴訟者浪費訴訟資源；2.基於公平性要求，不應該允許一個當事人可以對一個已經爭訟過的爭點，一再地提起訴訟；3.爭點排除效可以避免不同法官做出不同的判決結果；4.其可以促進判決的終局性6。 4 Id. at 366. 5

RESTATEMENT (SECOND) OF JUDGMENTS § 28 (1982).

6

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2.2 相互禁反言：1936 年 Triplett v. Lowell 案

在 1971 年以前，美國法院對訴訟禁反言原則，採取「相互禁反言」（mutuality of estoppel）原則，專利權人基於禁反言原則，不能就已被確認無效之專利再向同一被告起訴，則若專利權被確認有效，同一被告也應因禁反言而不能再主張專利無效，但前後兩件侵權被告既然不同，則後者自無禁反言之適用。美國於 1971 年以前，於 1936 年曾有一個判決先例 Triplett v. Lowell 案7，做過一個重要見解，認為前一個判決判決專利無效，對於專利權人後來向另一名被告所提出的侵權案，並沒有所謂「既判力」（res judicata）。 1936 年 Triplett v. Lowell 案的見解，是法院創造了一個「相互禁反言」原則，亦即，只有訴訟雙方當事人在第二個案件中，都受到第一個案件判決的拘束；反之，倘若有一個當事人不受第一個判決的拘束，則不論何方在第二個案件中，都不會受到第一個判決的拘束8。不過，從 1936 年以來，不同的法院偶爾都會質疑此一相互禁反言原則。最重要的一個判決，是 1942 年加州最高法院的 Bernhard v. Bank of

America National Trust & Savings Association 案9，其就明確推翻相互禁反言原則，並認為能夠主張前案既判力的，不一定需要事前案的當事人或與當事人有密切關連（in privity with a party）10。

7

Triplett v. Lowell, 297 U.S. 638 (1936).

8

Blonder-Tongue Labs., Inc. v. U. of Illinois Found., 402 U.S. 313, 320-21 (1971).

9

Bernhard v. Bank of Am. Nat’l Tr. & Sav. Ass’n., 19 Cal.2d 807 (1942).

10

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2.3 專利無效判決之附隨禁反言：

1971 年 Blonder-Tongue 案

在1971 年，最高法院就 Blonder-Tongue v. University of Illinois

Founda-tion11一案判決，改變見解，判決中提及專利權人在一終局並得上訴之判決中被認定無效之專利權人，被禁止再主張專利權，除非專利權人可以證明，在該認定專利權無效之訴訟中，其在程序上、實體上或證據上，無充分、公平機會對有效性爭點進行訴訟12。

2.3.1 事實

本案的專利權人是伊利諾大學基金會（University of Illinois Foundation），擁有美國第 3210767 號專利（系爭專利），發明人為 Dwight E. Isbell，名稱為「頻率獨立單向天線」（Frequency Independent Unidirection-al Antennas），在本案中簡稱 Isbell 專利。其請求的範圍包含各種類型的傳播、包括廣播、電視訊號的傳播與接受，也包括高畫質的彩色訊號的接受13。伊利諾大學取得專利後，先對一家天線製造商Winegard 公司，在愛荷華南區地區法院提告侵權。1966 年，法官 Stephenson 判決認為系爭專利只是將三個已知的舊元素加以結合，對所屬技藝領域中具有通常知識者而言為顯而易見，所以無效14。上訴後，第八巡迴法院維持Stephenson 法官的判決15。在1966 年 3 月，Stephenson 法官做出前述判決前，伊利諾大學在伊利諾北區地區法院，對 Winegard 公司的芝加哥客戶，一家名為 Blonder-Tongue Laboratories 的公司也提起侵權訴訟，認為其侵害系爭專利，與另一個專利 11 Blonder-Tongue, 402 U.S. 313. 12 吳東都，「從美國專利訴訟制度論設立我國專利法院（上）」，台灣本土法學雜誌，第 66 期，頁 33（2005）。 13 Blonder-Tongue, 402 U.S. at 314. 14

U. of Illinois Found. v. Winegard Co., 271 F. Supp. 412, 418-19 (S.D. Iowa 1967).

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（再發證給發明人P. E. Mayes 等人的專利號 Re. 25,740 的專利，在本案中簡稱Mayes 專利）16。本案在1968 年 6 月做出判決，Hoffman 法官認為伊利諾大學的二項專利都有效，且都被侵害。其中，對於系爭的 Isbell 專利，雖然已被 Stephenson 法官在 Winegard 案認定顯而易見而無效，但是，Hoffman 法官指出，本法官仍然可以根據眼前的證據，自為認定其專利有效性。其也認為，雖然專利在另一個案件中已經被判決無效，但是專利權人仍有權對不同的被告，提出專利有效及被侵害的證據。因而，Hoffman 法官根據眼前的證據，不認同 Winegard 案的結論，其認為系爭的 Isbell 專利和 Mayes 專利都是有效的17。被告 Blonder-Tongue 公司不服，提起上訴，第七巡迴法院維持一審見解，認為系爭的 Isbell 專利是有效的，且 Blonder-Tongue 公司確實構成侵權18。Blonder-Tongue 公司繼續上訴到美國最高法院，認為第七巡迴法院的判決與第八巡迴法院的判決，兩相矛盾，一個判決系爭 Isbell 無效，一個判決有效。最高法院受理該案19。

2.3.2 最高法院承認專利無效判決之禁反言效力

Blonder-Tongue 案最高法院認為，過去以來的許多案件之所以挑戰相互禁反言原則，是因為只要不會影響特定案件的公正審判，不需要對同一個議題進行重複訴訟。之所以想廢除相互禁反言原則，第一個理由，是為了司法行政的效率的公共利益。其次，更大的問題在於，如果已經給一個訴訟當事人完整且公正的機會透過訴訟爭執一個議題，不需要再給他二次以上的機會。要求不同被告對同一個已經判過的問題重新進行訴訟，是資源的錯誤 16

Blonder-Tongue Labs., Inc. v. U. of Illinois Found., 402 U.S. 315 (1971).

17

Id. at 316.

18

U. of Illinois Found. v. Blonder-Tongue Labs., Inc., 422 F.2d 769 (7th Cir. 1970).

19

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配置20。

最高法院認為，對於訴訟當事人能否主張訴訟禁反言，關鍵在於之前是

否已經提供了完整且公正（full and fair）的訴訟機會21。如果一個當事人在

之前的訴訟案件中，有機會對該請求提出證據及主張，就可以對他主張附隨禁反言；但若一個當事人在之前的案件中沒有機會，則基於正當程序考量，不可剝奪他們這方面的訴訟權利。但本案沒有這種問題，本案處理的，就是專利權人作為原告，在之前的案件中已經有完整且公正的訴訟機會，但判決其專利無效，則是否還用相同專利再去告其他被告22。最高法院強調，並不是說，第二個專利侵權訴訟的被告，當然就可以援引第一個判決，而主張附隨禁反言。重點在於，專利權人作為原告，在第一個案件中，有沒有得到程序上的公正機會，在實質上及程序上去支持其主張23。哪種情形下，第一個訴訟案件中沒有得到程序上的完整及公正訴訟機會？最高法院舉例，如果第一個案件認定顯而易見時，沒有依據最高法院在 Graham v. John Deere Co.所提出的標準及因素，或者法院根本沒有搞懂技術內容而援引錯誤的先前技術，或者法院剝奪了專利權人提出關鍵證據或證人的機會等24。其次，最高法院提出，專利訴訟耗費的整個成本、費用、時間均非常高，不論對原告還是被告都是如此25。如果第一個案件已經耗費許多成本，而認定專利無效，第二個案件又要雙方重花一樣多甚至更多的成本來論證專利是否無效，是資源上的浪費26。而且，由於在美國專利法第 282 條規定，專利訴訟中專利都被推定有效性，故被告要負較高的舉證責任（清楚且具說 20 Id. at 328-29. 21 Id. at 329. 22 Id. at 330. 23 Id. at 333. 24 Id. at 333. 25 Id. at 334-38. 26

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服力之標準）才能證明其無效，很可能其他被告在評估後認為訴訟費用過高，而選擇和解繳交授權金，結果一個曾被法院宣告無效的專利，仍然可以輕易從其他人處取得授權金27。

2.4 小結

美國之所在 1971 年的 Blonder-Tongue 案，認為法院判決專利無效會有附隨禁反言，有一個美國特殊的背景。美國的專利單方再審查（ex-parte re-examination）制度乃於 1980 年建立，1999 年引入多方再審查制度（inter partes re-examination），到 2012 年美國專利法又將多方在審查修改為三種複審制度28。在 1980 年以前，只有法院可以判決專利無效。因此，當時法院作為唯一一個判決專利無效的制度，比較容易接受對民事專利無效判決，可賦予其比個案效力更強的效力。 1971 年的 Blonder-Tongue 案，對於爭點排除效，廢棄了過去採取的「相互禁反言」原則，而不限於前案與後案雙方當事人要一樣，只要「1.該爭點與前一訴訟中所決定的爭點一樣；2.該爭點在前一訴訟中被真正爭訟過（litigated）；3.主張爭點排除效所對抗的當事人，在前一訴訟中有完整且公正的機會對該爭點進行去爭訟；4.該爭點之判斷，是前一訴訟終局判斷的必要部分29。」因此，雖然前案與後案的被告不同，但原告（專利權人）相同，就可援引爭點排除效對專利權人主張，只要專利權人在前案中已經對相同爭點有完全且公正的機會。此外，必須說明，根據 Blonder-Tongue 案建立的原則，若前訴訟判決認為專利無效，後案的被告可以援引附隨禁反言，禁止原告主張其專利有效；但若前訴訟判決認為專利有效，原告在後案告新的被告時，原告無法對後案 27

Id. at 338. 28

Yuzuki Nagakoshi, Quo Vadis—A Unique History of the Evolution of the Japanese Patent Invalidation Proceedings, 50 LES NOUVELLES 189, 190-91 (2015).

29

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被告主張附隨禁反言，因為後案被告並沒有出現在前案過30。結果導致，前判決認為專利有效，原告對後案新的被告無法主張附隨禁反言，因此後案被告仍可主張系爭專利無效。不過，前訴訟認定專利有效之判決，構成一「紅旗警告」（red flag warning），提醒後訴訟法院，如要作成相反認定，應小

心謹慎31。同樣地，雖然法院判決專利有效，但是對於其他專利無效程序，包括單方再審查、三種複審制度，也沒有約束力。例如，地方法院判決專利有效，且經過聯邦巡迴上訴法院支持，但被告轉而使用單方再審查制度挑戰其專利有效性，專利商標局卻可認定其專利無效，且其相反認定結果也會被聯邦巡迴上訴法院所支持32。一般認為行政無效程序可以不同於法院的有效認定，其理由在於，法院對專利有效的推定較強，在法院中要證明專利無效要達到清楚且具說服力之證據標準，而在行政無效程序中，對專利有效性沒有推定效力，只要達到證據優勢標準即可33；另外因為在行政無效程序中對專利之解釋採取最大合理解釋，因而也導致再審或複審程序比法院更容易認定專利無效34。 30

DeSalvo, supra note 6, at 731.

31

吳東都，前揭註 12，頁 33。

32

Nick Messana, Reexamining Reexamination: Preventing a Second Bite at the Apple in

Patent Validity Dispute, 14 NW.J.TECH.&INTELL.PROP. 217, 224-28 (2016). 33

關於專利有效性推定與舉證責任標準，較詳細的介紹，可參考張哲倫，「專利無效訴訟與舉發雙軌制之調協──美國及日本運作之啟示」，律師雜誌，第 331 期，頁 59-62（2007）。

34

Messana, supra note 32, at 227. 但也因此造成類似臺灣的問題，就是民事判決專利有 效並賠償後，在後續的再審程序中認定專利無效，而原民事判決尚未確定，導致全盤撤銷原本的民事判決。對於此種民事判決與再審程序認定結果不一致造成的問 題，有許多學者提出討論，並提出修改建議。See Paul R. Gugliuzza, (In)Valid Patents, 92 NOTRE DAME L.REV.271 (2016); Jonathan Statman, Gaming the System: Invalidating

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3. 專利侵權、不侵權、請求項解釋之

爭點排除效

前節乃討論民事訴訟中專利無效認定效力問題，但美國對於專利侵權訴訟中的爭點排除效問題，不僅侷限於專利無效認定的問題，而進一步拓展到「專利侵權與否」的認定，以及「請求項解釋」的認定，也可能有爭點排除效。故以下進一步就「專利侵權與否」及「請求項解釋」的爭點排除效，分別論述並介紹重要案例。

3.1 專利侵權、不侵權之既判力與爭點排除效

聯邦上訴巡迴法院指出，附隨禁反言原則由於並非專屬於聯邦巡迴上訴法院，所以對於該原則之採用，其乃根據該案地區法院所在之巡迴區的判例。不過，根據聯邦巡迴上訴法院判例，若涉及特別與專利法有關事項，則適用聯邦巡迴上訴法院自己對附隨禁反言之分析標準35。因此，只要後案與前案中的被控侵權產品「實質上相同」，則後案的侵權請求就與前案的侵權請求為相同請求（same claim）。而所謂的實質相同，只要兩產品的差異，是顏色外觀之差異，或與系爭專利請求項之限制無關即可36。對於前案之侵權或不侵權之判決，究竟是基於既判力，或請求權排除效？還是基於爭點排除效，而效力可及於後案之實質相同產品？聯邦巡迴上訴法院曾歷經一段討論。1991 年之 Foster v. Hallco 案，認為是基於請求權排除效，而侵權判斷效力及於後案實質相同產品，但到 2012 年 Aspex v. Mar-chon 案，卻認為是基於爭點排除效，故不侵權判斷之效力，及於後案實質相同產品。 35

Aspex Eyewear, Inc. v. Zenni Optical Inc., 713 F.3d 1377, 1380 (Fed. Cir. 2013).

36

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3.1.1 1991 年 Foster v. Hallco 案

美國聯邦巡迴上訴法院於 1991 年，做出 Foster v. Hallco Manufacturing

Co.案37，該案一方面澄清「請求權排除效」（claim preclusion）與「爭點排

除效」之差異，也討論前案判決某產品侵權或不侵權，是否對後案的不同產品產生請求權排除效或爭點排除效之問題。該案中，專利權人為 Hallco 公司，擁有系爭的兩項專利，被告為 Foster 公司。雙方在之前，曾經發生侵權訴訟，被告也反訴請求確認不侵權及專利無效。在1982 年，雙方達成和解協議，內容為 Foster 公司獲得系爭二項專利的非專屬授權，以及其他三項專利的免費授權。隨後，地區法院做出合意判決（consent judgement），內容為 Foster 公司承認系爭二項專利的有效性且

侵權，不給予金錢或禁制令救濟38。

雙方和解判決中最重要的一句話為：「雙方在此同意……法院以下判決：3.原告所擁有之專利……在所有方面均為有效且可實施（valid and enfor-ceable）39。」四年過後，Foster 公司開始生產行銷新的輸送帶設備，並主動告知 Hallco 公司該新產品並沒有侵害前面授權協議中的專利，所以無庸支付授權金。但 Hallco 認為新產品仍侵害系爭專利，而在 1988 年要求 Foster 公司支付授權金40。因而，Foster 公司主動在地區法院提起確認之訴，要求法院確認系爭二項專利為無效且無法實施，或系爭新產品並沒有侵害系爭專利等。而 Hallco 公司則提出「既判力」抗辯，認為由於有前案之合意判決，Foster 公司不得為相反之主張41。在地區法院時，Foster 公司主張：1.合意判決同意專利有效，並不能禁 37

Foster v. Hallco Mfg. Co., 947 F.2d 469 (Fed. Cir. 1991).

38 Id. at 472. 39 Id. at 472. 40 Id. at 472-73. 41

(16)

止當事人事後在挑戰該專利效力，因為最高法院在 1969 年的 Lear v. Adkins 案42中推翻了被授權人禁反言（licensee estoppel），亦即就算在授權契約的被授權人，仍然有權主張該專利無效；2.在前案中並沒有爭訟過相關議題，該合意判決的效力，應該僅及於該案中的產品43。地區法院法官針對第 1 點，認同 Foster 公司主張，認為和解判決類似授權契約，所以該判決之效力不能阻止 Foster 公司事後在主張系爭專利無效。針對第 2 點，地區法院則不同意 Foster 公司主張，法官認為該合意判決之效力44未必僅及於前案中的系爭產品，除非被告能夠證明，後案的新產品未落入前案所解釋的專利請求項中45。該案上訴到聯邦巡迴上訴法院。上訴法院就第一個爭議點，認為地區法院法官見解錯誤。為了鼓勵當事人終結訴訟，並維持判決的確定效力，合意判決與一般法院判決一樣，都應該有既判力46。但就算前案合意判決有既判力，亦即系爭二項專利有效，但是就合意判決中提到 Foster 公司侵權的部分，Foster 公司認為，其既判力之效力，應僅及於前案中爭執的產品47。聯邦巡迴上訴法院先澄清用語的問題，其認為，有的法院認為既判力（res judicata）這個詞與附隨禁反言不同，也有的法院認為既判力包含附隨 禁反言。因此，為了更精確討論，其寧可使用「請求權排除效」48和爭點排除效。而且其所謂的請求權（claim），也就是「訴因」或「訴訟標的」（cause of action）49。 42

Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).

43

Foster v. Hallco Mfg. Co., 947 F.2d 473 (Fed. Cir. 1991).

44

此處需補充說明，美國之爭點排除效的產生，除了確定判決之外，也包括和解。相關介紹，可參閱陳國成，前揭註 1，頁 285-286。

45

Foster v. Hallco Mfg. Co., 14 U.S.P.Q.2d 1746, 1749 (Magistrate’s Finding) (D. Or. 1989).

46 Foster, 947 F.2d at 475-77. 47 Id. at 477. 48 關於美國請求權排除效的中文討論，可參見陳國成，前揭註 1，頁 289-292。 49 Foster, 947 F.2d at 478.

(17)

聯邦巡迴上訴法院認為，就請求權排除效來說，前案的請求權，就是主張專利侵權請求。而專利侵權請求的核心事實，就是該系爭侵權設備的結構。因而上訴法院認為，請求權排除效要適用於此，必須前後案的兩個設備「實質上相同」（essentially the same）。因此，Foster 公司可以主張新產品

與前案產品有實質不同（materially differences），是新的訴訟標的50。既然

是Hallco 公司要主張請求權排除效，則該由 Hallco 公司負舉證責任，證明本

案的新產品與前案的產品實質相同。並指出，侵權產品的外觀改變，或與系爭專利請求項限制無關的改變（Colorable changes in an infringing device or changes unrelated to the limitations in the claim of the patent），並不會使兩產品

成為不同的訴訟標的51。至於爭點排除效，聯邦巡迴上訴法院認為，必須該法律或事實爭點曾被完整和公平地爭訟過，才會產生爭點排除效力。由於合意判決並沒有完整和公平地爭訟過相關爭點，原則上不會產生爭點排除效。但是，如果當事人在合意判決中，展現出希望被拘束之意圖（intention），亦即，在本案中，若雙方當事人在前案的合意判決中，有意圖想要（intend to）排除對系爭專利有效性的任何挑戰，甚至包括後來才出現的新的訴訟標的，則也可以讓該爭點具有排除效52。但聯邦巡迴上訴法院認為，從前案合意判決中所寫到「原告所擁有之專利……在所有方面均有效且可實施」，是否有意圖想要擴及後來新產品引起的新訴訟標的，應儘量謹慎小心認定53。在本案中，似乎看不出來，雙方有意圖對未來不同產品引發的不同訴訟標的，也產生爭點排除效54。不過，聯邦巡迴上訴法院認為，這可以參考一些外部證據，以判斷當時合意判決雙方 50 Id. at 480. 51 Id. at 479-80. 52 Id. at 480-81. 53 Id. at 481. 54

(18)

的意圖55。總結來說，如果 Foster 公司主張新產品與前案舊產品實質不同，為新的訴訟標的，可以不受請求權排除效之限制；反之，若 Hallco 公司能證明新產品與前案舊產品實質相同，則受請求權排除效之限制。進而，若屬於新的訴訟標的中，是否會因為爭點排除效之限制，而不得主張系爭專利無效，由於合意判決並沒有真正爭訟過該爭點，則要參考外部證據，認定當初雙方合意內容意圖的範圍有多大。由於這些判斷涉及事實問題，聯邦巡迴法院將該案發回給地方法院重新審理56。

3.1.2 2012 年 Aspex v. Marchon 案

前述 Foster 案中，法院認為侵權判決之請求權排除效，也可能及於侵權後才出現的新產品，只要新產品與前案判決產品實質上相同。

但在2012 年的 Aspex Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc.案57中，聯邦巡迴法院另一判決卻採取不同見解。該案事實大致為，Aspex 公司與臺灣文德光學公司是外掛太陽眼鏡鏡片方式的專利權人58。其曾在之前 2002 年起訴、2009 年確定的訴訟中，控告 Revolution 公司侵害其系爭專利請求項 6、22、34 項（簡稱「Revolution 公司加州訴訟」）。由於 Aspex 專利的太陽鏡片是上掛式，而 Revolution 的產品是下掛式，所以地區法院判決不侵害請求項 6、34。至於請求項 22，則是強調框架的接連位置有磁性，雖然 Revolution 的產品是下掛式，但在上掛時也一樣可透過磁性連結，故地區法院認為構成文義侵權。該案在2009 年被聯邦巡迴上訴法院維持59。 55 Id. at 482. 56 Id. at 482-83. 57

Aspex Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc., 672 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2012).

58

舒安居，談文德光學 Contour Optik 專利訴訟策略──兼論 Altair Eyewear 案件「顯而易見」標準及其他，2015 年 1 月 7 日，科技產業資訊室網站：http://iknow.stpi. narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10538。

59

(19)

另外，在2006 年起，Aspex 公司另外對 Revolution 的下游廠商 Marchon 提起訴訟，主張其所銷售的產品侵害系爭專利（簡稱「Marchon 公司加州訴訟」）。2007 年，Revolution 更改了在主鏡架上磁鐵安裝的方式，認為屬於新設計。Marchon 也開始銷售新設計產品。到 2008 年初，Aspex 公司和 Marchon 達成和解，解決 2006 年提「Marchon 公司加州訴訟」中所有的請求與反訴的爭議，以及「所有雙方間可能可以提出與該訴訟有關的所有請求」，另外也提到其效力及於與「在和解協議簽署日前已經製造、銷售、使用、提供銷售的舊設計產品」有關的既有的訴訟標的60。 2008 年 4 月，原本 Aspex 的系爭專利再審查程序結束，最後放棄了部分請求項，但修改請求項 23，並新增請求項 35。2009 年，Aspex 公司以再審查後修改的請求項 23 與 34，再次控告 Revolution 公司與 Marchon 公司，對他們2007 年修改後的新設計產品，提起侵權訴訟61。而被告Revolution 公司與Marchon 公司則提出既判力作為抗辯。第一個問題，Aspex 公司改用請求項 23 和請求項 35 提告，是否屬於新的訴訟標的？聯邦巡迴上訴法院認為，既判力的範圍，在為前案事實已經告的和可以告的，且一專利每一請求項都屬於同一專利，之前用請求項 6、 21、34 來告，而沒有用再審查後修改的請求項 23、35，是專利權人的選擇，屬於本來可以告的，故並非產生新的訴訟標的62。第二個問題，Revolution 公司提出抗辯，認為新產品與前案訴訟之舊產品實質上相同，故 Aspex 公司因為受到既判力之拘束63。但聯邦巡迴上訴法院認為，既判力之排除範圍，應該僅及於已經主張之請求，或可以主張之請求，而不及於起訴後或訴訟終結後才出現的新產品64。1.法院認為，前案判決不及於訴訟終結後的新設計產品，但是是否及於訴訟期間才開始製造銷售 60 Id. at 1339. 61 Id. at 1339-40. 62 Id. at 1341. 63 Id. at 1342. 64

(20)

的新設計產品？要看原告在訴訟中有無對訴訟期間持續產生的侵權行為一併提告，此點必須發回地區法院調查；2.雖然既判力不及於訴訟結束後才製造

銷售的新產品，但可能適用爭點排除效，此問題也要發回地區法院調查65。

第三個問題，Marchon 公司提出抗辯，其認為 Aspex 公司和 Marchon 在 2008 年的和解，可排除 Aspex 公司對新設計產品提起告訴。但聯邦巡迴上訴法院認為，和解契約的排除效力，必須看雙方當時到底怎麼約定的。法院首先認為效力絕對不及於在和解契約簽署後的新設計產品。至於在提起訴訟到和解之間這段期間製造銷售的新設計產品？因為和解契約是寫解決2006 年提「Marchon 公司加州訴訟」中所有與舊設計產品有關的訴訟標的，所以原則上應僅及於起訴時所主張的舊設計產品，如果不採此原則，必須雙方明示約定，但雙方和解契約中沒有明示約定，且和解後 Marchon 公司只調整就設計產品的銷售，表示雙方當時只想解決了就設計產品，而未包括該段期間製造銷售的新設計產品66。

3.1.3 小結

前述兩個案件，對於侵權或不侵權判決，是否及於訴訟或和解後的新產品，有不同看法，也釐清了請求權排除效與爭點排除效之不同。1991 年的 Foster 案認為侵權或不侵權判決之請求權排除效，及於訴訟或和解後的新產品，只要後案產品與前案產品實質相同。2012 年的 Aspex v. Marchon 案則認為，所謂請求權排除效，原則上僅及於提起訴訟時的訴訟標的，至於是否包括訴訟期間的訴訟標的，要看雙方當時是否有明文主張，但絕不及於訴訟終結後的新產品67。 65 Id. at 1345. 66 Id. at 1346-47. 67

有論者支持應該採取 2012 年的 Aspex v. Marchon 的見解，而廢棄 1991 年 Foster 案之見解，但 Aspex 案只是聯邦巡迴上訴法院的某庭意見，而 Foster 卻是聯邦巡迴上 訴法院全院判決議見。See Christopher Petroni, Aspex Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear,

Inc. and Brain Life, Llc v. Elekta Inc.: Irreconcilable Conflict in the Law Governing Claim Preclusion in Patent Cases, 14CHI.-KENT J.INTELL.PROP. 379, 394-98 (2015).

(21)

不過訴訟終結後的新產品雖然無法被請求權排除效所排除，但仍有可能適用附隨禁反言或爭點排除效。而其採用的標準則仍受1991 年的 Foster 案所提出標準，就是後案產品是後與前案產品實質相同。倘若僅為外觀上之差異或與請求項限制條件無關至差異，不算是實質不同。

3.2 請求項解釋之爭點排除效

在美國，侵權訴訟程序中，已經切分成兩個階段，第一階段為法院去認定請求項解釋，第二階段為陪審團認定是否構成侵權。在討論專利判決之爭點排除效時，請求項解釋是否為一個獨立的爭點？還是必須附屬於專利侵權或不侵權判決下的一個附屬爭點？由於要具有爭點排除效，必須是前案終局判決中判斷之必要部分，所以，一定需法院做出終局判決（侵權或不侵權），而請求項解釋為該侵權或不侵權判斷之必要部分，該請求項解釋才具有爭點排除效。以下先以較新的二則案例，凸顯這個要件，最後第三部分，則提出部分判決中曾討論過「請求項解釋」是否為獨立具有爭點排除效之爭點。

3.2.1 2013 年 Aspex v. Zenni Optical 案

2013 年的 Aspex Eyewear, Inc. v. Zenni Optical Inc.案68，事件當事人一樣

是前述的 Aspex 公司與臺灣文德光學公司，系爭專利有三個，一樣與外掛式太陽眼鏡有關。 Aspex 公司在之前曾經對 Altair 公司的產品提起侵權訴訟，而陸續產出三則判決，一是2005 年地區法院先做出請求項解釋，認為系爭專利的代表請求項中的「保持機制」（retaining mechanisms ），乃只在鏡片外圍有鏡框69。二是地區法院逾2007 年判決，認為被告 Altair 公司的產品都是無框眼 68

Aspex Eyewear, Inc. v. Zenni Optical LLC., 713 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2013).

69

(22)

鏡，所以不侵害系爭三項專利70。Aspex 公司不服提起上訴，聯邦巡迴上訴

法院逾2008 年做出判決，認為其中二項專利的解釋要有鏡框，第三個專利的

解釋不用有鏡框，就該部分發回地區法院重審71。但地區法院重審時，認為

如果系爭請求項解釋為不需要有鏡框，則因顯而易見而無效。該判決上訴

後，聯邦巡迴上訴法院於2012 年做出判決，維持地區法院判決72。

本案則是 Aspex 公司用相同專利控告另一家 Zenni Optical 公司。但

Zenni Optical 公司認為其產品與 Altair 公司的產品實質相同，所以主張爭點排除效。Aspex 公司主張，本案不適用爭點排除效，因為其控告 Altair 公司的三個專利的請求項，雖然與在後案控告 Zenni Optical 公司的請求項有重疊，但有提告新的請求項，而新的請求項中有舊請求項中沒有的文字，包括「主框架」、「輔助框架」、「第一框架」、「第二框架」等，故認為法院必須解釋這些前案沒有解釋的請求項用字，故與前案不屬於相同爭點73。本案屬於第十一巡迴法院管轄區。故採用第十一巡迴法院標準：主張附隨禁反言者必須證明：1.本案系爭爭點與前案涉及爭點相同（identical）；2. 該爭點在前案中被真正爭訟過；3.前訴訟中對該爭點的判斷，必須為前案判決的「關鍵且必要部分」（critical and necessary part）；4.主張附隨禁反言所

對抗之當事人，必須在前案中有完整且公正之機會對該爭點進行爭訟74。

聯邦巡迴上訴法院認為，雖然提告新的請求項，但每個請求項中仍然有相同的「保持機制」這個限制，且這是在前案中被認為不侵權的關鍵。此外 Altair 的產品與 Zenni Optical 的產品實質相同。法院認為，在後案中提告新

的請求項，並沒有產生新的「爭點」（issue）75。

70

Aspex Eyewear, Inc. v. Altair Eyewear, Inc., 485 F. Supp. 2d 310 (S.D.N.Y. 2007) (Altair II) (summary judgment of non-infringement).

71

Aspex Eyewear, Inc. v. Altair Eyewear, Inc., 288 Fed. Appx. 697 (Fed. Cir. 2008) (Altair III) (affirming in part, reversing in part, and remanding).

72

Aspex Eyewear, Inc. v. Altair Eyewear, Inc., 484 Fed. Appx. 565 (Fed. Cir. 2012).

73 Aspex, 713 F.3d at 1381. 74 Id. at 1380. 75 Id. at 1381.

(23)

上訴法院認為，雖然所提出的新的請求項有在前案中沒有解釋過的額外文字，但不影響爭點的認定76。爭點排除效的前提，是該爭點是否在前案中被完整公正地爭訟，故要判斷的是爭點是否被爭訟過，而非特定請求項是否被爭訟過77。地區法院所界定的爭點為：「將系爭專利中的『保持機制』解釋為需要鏡框，而被告磁性無框外掛眼鏡是否侵權。」而這個爭點 Aspex 公司在前案已經有完整公正的機會爭訟過，故基於附帶禁反言，不可再對 Zenni Optical 的產品提起侵權訴訟78。

3.2.2 2017 年 Phil-Insul Corp. v. Airlite Plastics Co.

Eyeglasses 案

2017 年聯邦巡迴上訴法院的 Phil-Insul Corp. v. Airlite Plastics Co. Eyeg-lasses 案，涉及法院在前案訴訟中，已經就專利請求項解釋及專利不侵權等爭點做過判決，專利權人在後一訴訟中，對不同被告但相同設計的產品主張侵權，而被告提出附隨禁反言抗辯。

IntegraSpec 公司對 Airlite 公司起訴，主張其侵害美國專利第 5,428,933

號專利（簡稱‘933 號專利）。該專利與建築使用的隔熱混凝土形式

（insulating concrete forms，簡稱 ICFs）有關。發泡性聚苯乙烯 XPS 板，是用來砌造混凝土強的模組。這種板的上下兩端有連結設計，可將隔熱混泥土板彼此連結。 ‘933 號專利強調，其與先前隔熱混凝土板不同之處在於其連結方式，其請求項所描述的 ICFs，可以讓多個隔熱混凝土板以雙向或反向方式連結，因而更容易彼此連結，在安裝時速度更快，且較不會浪費79。 76 Id. at 1382. 77 Id. at 1382. 78 Id. at 1382. 79

(24)

請求項 1 記載，在該板的上下兩端，至少有兩排交替的凸處及凹處，該凸處與凹處實質上相同大小（substantially the same dimension）……而一排的凹處與另一排的凸處相鄰接（adjacent）。（within each said pattern each of said projections and recesses in each one of said at least two rows within said pat-tern being of substantially the same dimension, wherein within each said patpat-tern said recess of one row is adjacent said projection of the other row）。

請求項 2 則記載，其為「請求項 1 的隔熱結構組，而該隔熱結構組是一

個隔熱結構塊80。」

3.2.2.1 前案訴訟：Reward Wall 案

2011 年 2 月，IntegraSpec 公司對包含 Reward Wall 公司及 Nudura 公司在內的多家公司，提起侵權訴訟，主張他們侵害其‘933 號專利。被告要求地

區法院先解釋系爭專利請求項 1 與 19 中的「實質上相同大小」

（substantially the same dimension）和相鄰接（adjacent）這兩個詞。

地區法院在 2012 年 6 月召開馬克曼聽證會（Markman hearing）。對於

相鄰接這個詞，地區法院解釋為「在相同的嵌板或邊緣上鄰接」（next to ...

on the same panel or sidewall）81。地區法院並認為，根據申請歷程，由於系

爭專利強調過去的連接有一排，而系爭專利應該有兩排82。最後，關於「實

質上相同大小」，地區法院解釋為「同樣長、寬、體積，差距不能超過 10%」（the same measurable length, breadth, area and volume, with only minor variations in dimension of up to about 10%）83。

在地區法院做出請求項解釋後，被告等人要求做出不侵權之即決判決。首先，對於其中一家被告 Nudura 公司的隔熱板，由於其只有一排的連結方式，而非採取二排連接方式，地區法院認為，其文義上明顯不侵權。且基於 80 Id. at 1349. 81

Phil-Insul Corp. v. Reward Wall Sys., Inc., No. 8:12-cv-91, 2012 WL 2958233, at 7 (D. Neb. July 19, 2012).

82

Id. at 9.

83

(25)

系爭專利申請歷程，系爭專利的均等範圍也不及於一排的連結方式，故

Nudura 公司的隔熱板也不構成均等侵權84。

其次，針對Reward Wall 的 Reward Wall iForm ICFs 產品，因為其凸處

凹處大小差距超過 20%，所以不構成文義侵權。但是否構成均等侵權？地區法院認為，參考系爭專利申請歷程，乃特別強調其凸凹實質大小相同，因而構成申請歷程禁反言，故判決Reward Wall 的隔熱板也不構成均等侵權85。地區法院判決後，IntegraSpec 公司對其終局判決上訴，但只上訴其請求項之解釋，意即只爭執「相鄰接」和「實質上相同大小」的解釋。但並沒有對一審法院不侵權判決的其他部分提起上訴86。上訴法院維持地區法院的最終判決，但根據聯邦巡迴法院訴訟規則第36 條，並未撰寫判決意見87。 3.2.2.2 後案訴訟：Airlite 案

IntegraSpec 公司在 2012 年 5 月對 Airlite 公司提告。提告當時，Reward Wall 訴訟還在進行中。Airlite 公司的兩項產品被控侵權，一個是 Fox Block ICFs，另一是 Fox Block 1440 ICFs。Fox Block ICFs 產品和前述 Nudura ICFs

產品一樣，都只有一排的連結凸凹88。另一項產品Fox Block 1440 ICFs 和前

述的 Reward Wall iForm ICFs 產品一樣，凸處的大小不一致，差異超過

10%89。由於 Airlite 公司產品與前案的產品有類似特徵，所以在被告後，向法院聲請先停止訴訟，等待 Reward Wall 案訴訟判決結果和系爭專利再審查之結果。法院同意而停止訴訟。在 Reward Wall 案終局判決出來後，地區法院重 84

Phil-Insul Corp. v. Reward Wall Sys., Inc., No. 8:12-cv-91, 2012 WL 5906546, at 4-8 (D. Neb. Nov. 26, 2012).

85

Phil-Insul Corp. v. Reward Wall Sys., Inc., No. 8:12-cv-91, 2013 WL 4774726, at 5-1 (D. Neb. Sept. 5, 2013).

86

Phil-Insul Corp. v. Airlite Plastics Co., 854 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2017).

87

Phil-Insul Corp. v. Reward Wall Sys., Inc., 580 Fed. Appx. 907 2014 WL 5069128 (Fed. Cir. 2014).

88

Phil-Insul, 854 F.3d at 1351.

(26)

啟審判，IntegraSpec 公司要求先進行請求項解釋。Airlite 公司則主張附隨禁

反言，並請求做出不侵權之即席判決90。

Airlite 公司認為，IntegraSpec 對 Airlite 公司產品所提出之侵權請求，與

前面 Reward Wall 案的請求並無不同。Airlite 主張自己的產品，與 Reward

Wall 案被判決不侵權的產品，沒有實質差異（material differences）。Airlite 主張，既然聯邦巡迴上訴法院同意前案地區法院對「相鄰接」與「大小」之限制，那麼這些限制對IntegraSpec 公司構成附隨禁反言91。 IntegraSpec 公司主張，1.其在前案中對於該爭點並沒有得到完整且公平的爭訟機會，因為在該案中爭執的請求項是請求項 1，而本案爭執的是請求項 2；2.地區法院在 Reward Wall 案的請求項解釋並不正確；3.本案並不適用附隨禁反言，因為請求項解釋並非前案不侵權判決之必要部分92。 3.2.2.3 地區法院判決適用附隨禁反言該案屬於第八巡迴法院，根據第八巡迴法院 Robinette v. Jones 案93之標準，附隨禁反言有五項要件： 1.在第二案件中主張爭點排除所對抗的當事人，必須是前案當事人或與之有密切關係（in privity with a party）；2.所欲排除的爭點，必須與前案的爭點相同（same）；3.所欲排除的爭點必須在前案中被真正爭訟過；4.所欲排除爭點必須被一有效終局判決所判斷過；5.前案之該判決，必須是前案判決的必要部分（essential to the prior judgment）94。

地區法院採用上述架構後，認為本案就請求項解釋以及不侵權兩爭點，均符合附隨禁反言之判準。就請求項解釋部分，地區法院認為： 1.IntegraSpec 公司是前案的當事人；2.對請求項中「相鄰接」與「實質相同大小」的解釋在前案中是爭點；3.這些文字的解釋，在前案中有被「真正爭 90 Id. at 1352. 91 Id. 92 Id. 93

Robinette v. Jones, 476 F.3d 585, 588 (8th Cir. 2007).

94

(27)

訟過」；4.這些請求項解釋在上訴時被確認，故屬於終局判斷；5.這些請求項解釋，是前案中不侵權判決之必要部分95。而就不侵權判決部分，地區法院也認為，在前案中所爭訟的不侵權爭點，與後案中的不侵權爭點「實質相同」。而前案中系爭產品不侵權的爭點，在前案中已經被完整且公平的爭訟過。這些判斷是前案不侵權判決的必要部分。而不侵權判決部分因為並未上訴，所以是終局判決。地區法院認為，Airlite 公司被控侵權產品，基於前案中 Nudura 的 ICFs 產品及 Reward Wall 的 iForm ICFs 產品不構成侵權的相同理由，所以也不侵害‘933 號專利。

地區法院認為，後案的系爭產品，與前案不侵權的產品，乃採相同設計96。但 IntegraSpec 公司不服，認為有兩個要件不符：1.前案對該爭點並非有效及終局之判決；2.前案就請求項解釋之判斷並非為前案判決的必要部分。 IntegraSpec 公司特別強調有三項錯誤：1.地區法院乃根據聯邦巡迴上訴法院規則 36（Rule 36）而賦予附隨禁反言效果；2.地區法院錯誤解讀 Reward Wall 案上訴之言詞辯論筆錄；3.地區法院沒有解釋系爭專利請求項 297。 3.2.2.4 聯邦巡迴上訴法院 2017 年判決 3.2.2.4.1 不發表書面意見之判決仍為終局判決就第一點，Reward Wall 案上訴時，聯邦巡迴上訴法院的判決只有寫維持一審原判，並沒有發表書面意見。聯邦巡迴法院規則第36 條規定：「本法院在下述情況下，且書面意見並無判決先例價值時，可維持原判決並不發表書面意見：(a)一審法院之判決、決定或命令，所根據之事實，並無明顯錯誤；(b)陪審團裁定所賴以支持之證據，充分足夠；(c)相關紀錄可支持即決判決（summary judgement）、指示裁決、就訴狀內容逕行判決；(d)行政機關之決定，根據法律所規定之救濟審查標準，應獲得維持；(e)該判決或決定並無 95

Phil-Insul Corp. v. Airlite Plastics, Co., No. 8:12-cv-151, 2016 WL 5107131, at 9 (D. Neb. Mar. 2, 2016).

96

Id. at 9-10.

(28)

法律上之錯誤98。」聯邦巡迴上訴法院認為，雖然沒有發表書面意見，但該判決已經經過上訴法院完整的考量，所獲得的審理比起其他有寫判決意見的案件，並未較不受重視。因此，規則第 36 條之「即決維持判決」（summary affirmance），屬於該法院有效且終局之判決99。上訴法院強調，此種判決的效力，只有對該案有效，沒有其他判例效力，但就既判力、爭點排除效等，仍具有此效力100。 3.2.2.4.2 參考上訴法院言詞辯論筆錄乃確認上訴範圍就第二點，由於 Reward Wall 案上訴後並沒有書面判決，地區法院乃參考該案上訴時的言詞辯論筆錄，確認該案上訴的範圍。IntegraSpec 公司認為，從筆錄來看，當時審理的上訴法院法官，對於地區法院的請求項解釋表達懷疑，故主張地區法院沒有認真看待這段筆錄。但聯邦巡迴上訴法院認為，地區法院透過筆錄，只是要掌握前案上訴的範圍，至於法官在言詞辯論中表達的意見，沒有什麼意義，畢竟在最後判決結論就是維持 Reward Wall 案地區法院判決101。 3.2.2.4.3 同一專利不同請求項相同用語採相同解釋

IntegraSpec 公司主張，後案所主張的請求項為第 2 項，而 Reward Wall

案所涉及的請求項為第 1 項和第 19 項，所以前後兩案的爭點並不相同。但

98

Federal Circuit Rule 36 (“The court may enter a judgment of affirmance without opinion, citing this rule, when it determines that any of the following conditions exist and an opinion would have no precedential value: (a) the judgment, decision, or order of the trial court appealed from is based on findings that are not clearly erroneous; (b) the evidence supporting the jury’s verdict is sufficient; (c) the record supports summary judgment, directed verdict, or judgment on the pleadings; (d) the decision of an administrative agency warrants affirmance under the standard of review in the statute authorizing the petition for review; or (e) a judgment or decision has been entered without an error of law.”)

99 Phil-Insul, 854 F.3d at 1354. 100 Id. at 1355. 101 Id. at 1358.

(29)

Airlite 公司認為，請求項 2 和請求項 1 一樣，都有「相鄰接」與「實質相同大小」等字眼。聯邦巡迴上訴法院認為，在前案中，IntegraSpec 公司只是挑

選代表的請求項 1 和請求項 19，並不表示其他請求項的解釋不受拘束。而

且，是因為系爭專利在訴訟中經過單方再審查（ex parte reexamination），刪

除請求項1，而合併到請求項 2，所以在後案才主張侵害請求項 2。由於兩個

請求項均有相同的限制條件，因此兩案的爭點一樣102。

此外，聯邦巡迴上訴法院指出，在解釋請求項時，同一用語在整個專利間應採取一致解釋（claim terms are to be construed consistently throughout a patent）103。最後，聯邦巡迴上訴法院認為 IntegraSpec 公司所提出的三個質疑，都不成立，故維持地區法院原判決。亦即，認同地區法院可適用附隨禁反言，而禁止 IntegraSpec 公司就同一專利的請求項解釋和不侵權認定為相反的主張，而判決被告Airlite 公司勝訴。

3.2.3 未決問題：Markman 聽證後之請求項解釋本身是否為

獨立之爭點？

自從1996 年美國最高法院做出 Markman v. Westview Instruments, Inc.

案104後，專利侵權訴訟被拆成二階段，請求項解釋屬於法律問題，由法官判斷，並可召開馬克曼聽證，其後是否侵權則為事實問題，由陪審團判斷。而現實上，出現一種狀況，就是在前案中，專利權人提起侵權訴訟，法官對請求項做出不利於專利權人之解釋後，專利權人與被告和解。其後，專利權人又對另一被告提起侵權訴訟，而被告主張前案之請求項解釋乃由法院做出認定，故認為前案之請求項解釋為獨立爭點，而具有爭點排除效105。 102 Id. at 1359. 103 Id. 104

Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996).

(30)

對此問題，聯邦巡迴上訴法院似乎沒有明確答案。在 2003 年的 RF

De-laware v. Pacific Keystone Technologies 案106中，聯邦巡迴上訴法院似乎認為

此種馬克曼聽證做出的請求項解釋，單獨來看並無爭點效。前案中，專利權人控告被告侵權，地區法院先做出不利於專利權人之請求項解釋，並認為沒有文義侵權，但可能會有均等論的事實爭議問題。但雙方在進入陪審團審判

前就選擇和解。在後案中，專利權人 RF Delaware 控告 Pacific Keystone

Technologies, Inc.（簡稱 Pacific 公司）侵權。地區法院認為不適用爭點排除

效，但基於其他理由做出有利於被告 Pacific 公司之即決判決。RF Delaware 公司對該判決上訴，而聯邦巡迴上訴法院適用第十一巡迴區之附帶禁反言標準，認為關鍵在於該爭點是否為「終局判決之必要部分」107。上訴法院認為，在即決判決做出之前，雙方並沒有完整地在法院前面爭訟，也沒有舉辦證據的聽證會（沒有馬克曼聽證）108。聯邦巡迴上訴法院解釋第十一巡迴區之標準，若要具有爭點排除效，必須 1.舉辦過證據聽證會；2.前案法院已告知雙方其未來可能會有爭點排除效；3.法院對於雙方之和解做出終局認可命令109。

在上述判決做出的幾個月後，聯邦巡迴上訴法院在Dana v. E.S. Originals,

Inc.案110，卻得出不同結論，認為馬克曼聽證之決定具有爭點排除效。該案中，前案法院以完整附理由之意見，對事實之認定與法律之見解做出說明，該馬克曼聽證完整且終局地解決了該請求項解釋，且法院有告知雙方其未來會有爭點排除效之可能111。 106

RF Del., Inc. v. Pac. Keystone Techs., Inc., 326 F.3d 1255, 1260-61 (Fed. Cir. 2003).

107 Id. at 1260-62. 108 Id. at 1261-62. 109 Id. at 1261. 110

Dana v. E.S. Originals, Inc., 342 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2003).

111

Id. at 1324. 美國對於中間裁判或馬克曼聽證是否會產生爭點排除效，中文討論，可 參考陳國成，前揭註 1，頁 287-288。

(31)

4. 臺灣民事判決專利無效認定之爭點效爭議

我國智慧財產案件審理法第 16 條，雖然允許民事法院在專利侵權訴訟中就專利有效性問題自為認定，但認定之結果，僅於該訴訟案具有拘束力，同一專利權人對其他人提起訴訟，則前案專利無效認定結果對後案並無拘束力。本節說明相關規定限制，以及實務判決對爭點效理論之各種見解。

4.1 我國爭點效理論限於「同一當事人間」

首先說明臺灣對「既判力」與「爭點效理論」用語的內涵。所謂既判力，乃指「對於訴訟標的之法律關係，於確定之終局判決經裁判者，當事人不得就該法律關係更行起訴，且於其他訴訟用作攻擊或防禦方法，亦不得為與確定判決意指相反之主張112。」一方面，既判力的客觀範圍，民事訴訟法第 400 條第一項規定：「除別有規定外，確定之終局判決就經裁判之訴訟標的，有既判力。」故僅限於訴訟標的之有關理由，而不及於與訴訟標的無關之其他理由113。因此，由於臺灣不允許民事法院將「專利無效」作為訴訟標的，專利無效的認定不會有既判力。但就算有既判力，既判力的主觀範圍，根據民事訴訟法第 401 條，只限於判決所確定訴訟標的之對立（雙方）當事人而言114。因此，就算將專利無效作為民事訴訟的訴訟標的，其既判力範圍仍然僅限於原訴訟的雙方當事人間，倘若被告不同，就沒有約束力。至於「爭點效理論」，乃指「當事人在前訴就訴訟標的以外之主要爭點加以爭執，且法院就該爭點亦經實質審理而於判決理由中為判斷，則在該爭點為先決問題之後訴審理上，當事人不得為與前訴判決理由中判斷相反之主張或舉證，法院亦不得為相反之判斷115。」此理論為最高法院部分判決所承 112 王甲乙、楊建華、鄭健才，民事訴訟法新論，頁 478（1995）。 113 同前註，頁 481。 114 同前註，頁 484。 115

(32)

認116，但限定必須滿足四個條件：1.於同一當事人間；2.非顯然違背法令；3. 當事人未提出新訴訟資料足以推翻原判斷；4.該重要爭點經兩造各為充分之舉證及攻防，使當事人為適當完全之辯論，方可承認適用爭點效117。因此，就算承認爭點效理論，在專利侵權訴訟中的專利無效爭點，仍然有一困難，就是專利權人在後案乃是對不同被告提告，所以不符合第一項要件「同一當事人間」。最高法院所採取的爭點效理論，限於同一當事人間，與美國的禁反言最早採取「相互禁反言」原則相同；但美國最高法院於1971 年已全面推翻該原則（並非只在專利領域），現在改採「只要主張附隨禁反言所對抗的當事人與前案訴訟為同一人」即可。因此，論者認為，美國之附隨禁反言（爭點排除效）與臺灣之爭點效，兩者內涵不同118。

4.2 智慧財產案件審理法及審理細則之侷限

在 2008 年我國設立智慧財產法院以前，地方法院處理專利侵權案件時，若被告提出專利有效性抗辯，並提出舉發，一般地方法院會選擇停止訴訟程序，等待舉發程序確定（包括後續的行政訴訟）。該舉發程序到後續的行政訴訟，往往可能長達四、五年，導致專利侵權訴訟一直無法繼續進行。為解決此問題，我國於 2008 年創立智慧財產法院後，在智慧財產案件審理法第16 條第一項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷……」第二項規定： 116 較早之最高法院判決為最高法院 73 年度台上字第 4062 號判決：「確定判決之既判力，固以訴訟標的經表現於主文判斷之事項為限，判決理由並無既判力。但法院於判決理由中，就訴訟標的以外當事人主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果，已為判斷時，其對此重要爭點所為之判斷，除有顯然違背法令之情形，或當事人已提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，應解為在同一當事人就該重要爭點所提起之訴訟中，法院及當事人就該已經法院判斷之重要爭點法律關係，皆不得任作相反之判斷或主張，始符民事訴訟上之誠信原則。」 117 林家祺、袁義昕，前揭註 115，頁 393。 118 張哲倫，前揭註 33，頁 71，註 106。

(33)

「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」本條文設計用意在於，智慧財產法院毋庸再等待專利舉發撤銷之行政救濟的結果，而可立即自行判斷專利是否有效，以加速專利侵權訴訟之進行。雖然智慧財產法院可以自為認定專利有效性，但在民事侵權案件中，其認定結果只有在「同一當事人、同一基礎事實」之間有效，只有相對效力，並無所謂「對世效」。也就是說，該專利並沒有真的被撤銷，原告還是可以持該專利向其他被告提起訴訟。要讓專利無效判決產生對世效，必須是舉發、訴願後的行政訴訟，才會真的讓該專利徹底無效。此點，一般論者可從二個依據出發。一是智慧財產案件審理法第 16 條第二項之立法理由：「該判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，智慧財產權人對於其他第三人之權利行使，仍非該訴訟之判決效力所及，亦不待言。」此一立法理由，應該是主張爭點效無第三人效力的有力依據。但亦有論者認為，此一立法理由「對於其他第三人之權利行使非該訴訟之判決效力所及」中所謂的「判決效力」，可採限縮解釋，並沒有完全排除對後案第三人主張爭點效的機會119。二是智慧財產案件審理細則第 34 條規定：「智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，業經為實質之判斷者，關於同一智慧財產權應否撤銷、廢止之其他訴訟事件，同一當事人就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯時，法院應審酌原確定判決是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定之。」此條文之意思，乃指同一當事人仍然可以主張其專利有效，而法院則應「審酌原確定判決是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定之。」論者認為此一條文是將最高法院 119 陳在方、尤謙，「民事專利訴訟程序上爭點效第三人效力之建構與發展」，劉尚志

(34)

相關爭點效理論判決之意旨，具體寫入法條120。此外，我國並不允許對專利無效這件事提起確認之訴，此規定於智慧財產案件審理細則第29 條：「智慧財產民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴者，與本法第十六條規定之意旨不符，法院應駁回之。」既然不允許專利被告就「系爭專利無效」提起反訴或獨立提起確認之訴，則「系爭專利無效」無法成為訴訟標的。

4.3 歐陽偉案：專利無效認定之爭點效

我國智慧財產法院對於民事侵權判決中專利無效爭點是否具有爭點效理論之適用，不同法官曾經有不同的看法，但現在採取沒有爭點效見解。智慧財產法院成立以來，恰巧有一位專利權人歐陽偉，其專利在個別判決被法院認定無效後，仍然持續對不同被告提起侵權訴訟。由於歐陽偉之專利已經在不同判決中、被智慧財產法院所有法官，均判決其專利無效，故後來智慧財產法院 3 名法官，在一系列判決中，援引爭點效，認為適用爭點效之結果，直接認為歐陽偉之專利無效，不得再為相同主張。但後來卻被其他法官聯合推翻此見解。

4.3.1 同意使用爭點效理論

何君豪法官在智慧財產法院 99 年度民專訴字第 161 號民事判決（100.04.28）提出：「……則基於民事訴訟上之誠信原則，法院就重要爭點所為之判斷，除有顯然違背法令，或當事人提出足以推翻原判斷之新訴訟資料之情形外，自有拘束同一當事人就涉及該重要爭點對於相同當事人所提起訴訟之效力。至於同一當事人就該涉及該重要爭點對於不同當事人所提起之訴訟，於符合下列要件之場合：(1)專利權人承擔錯誤判決之風險極低甚或不存在，(2)訴訟程序之開啟對於被告造成不公平之負擔，或訴訟結果之扭曲， 120 同前註，頁 229。

(35)

(3)專利權人就無效專利重複提出訴訟對於法院造成毫無經濟效益之負擔，亦應受原判決就爭點判斷之拘束（但不以此為限）121。」林洲富法官則在智慧財產法院 99 年度民專訴字第 183 號民事判決（100.02.18 ）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 195 號民事判決（100.01.27）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 180 號民事判決（100.01.25）智慧財產法院99 年度民專訴字第 175 號民事判決（100.01.25）、智慧財產法院99 年度民專訴字第 155 號民事判決（100.01.25），提出相同見解：「…… 準此，專利侵權訴訟之原告，對專利是否具有得撤銷理由，如已在他訴訟中為充分之攻擊防禦時，除非法院對該爭點所為之判斷顯然違法，或本訴訟提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，他造當事人即使未參與該訴訟，仍得主張該有利於己之爭點為抗辯，專利權人應受該爭點之拘束，法院亦不得為相反之判斷，始符合誠實信用原則122。」 121 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 161 號民事判決（100.04.28）。何君豪法官進一步說明為何在專利訴訟中，其認為可將專利無效認定之爭點，擴張及於對其他第三人之後案：「蓋專利訴訟具有高度之技術性與困難性，不同法官或不同法院間就具體個案適用之見解與所為判斷極可能大相逕庭，基於人民財產權受憲法保障之觀點，此裁判不穩定性之風險自不能僅基於訴訟經濟分析之考量即諉由當事人承擔；而爭點效之效力原則上僅拘束相同當事人就涉及爭點所提起之後訴訟，即可避免剝奪同一當事人對於不同當事人於不穩定之司法裁判系統中獲取有利於己之裁判，以維護其私有財產之機會。然如專利權人承擔錯誤判決之風險極低或不存在，亦即司法裁判系統已趨近於穩定狀態，則即無再容許同一當事人對於不同當事人重複提起訴訟之必要；且一旦容許提起，對於被告而言，必須耗費相當之訴訟成本以證明業經前案於爭點中認定無效之專利，於後訴訟中亦屬無效，造成有限資源之無謂浪費，於訴訟成本超過原告要求和解金額之場合，無異迫使被告和解，造成訴訟結果之扭曲，對於法院而言，僅係重複已可預見結果之判決程序，勢將造成司法訴訟資源無謂之浪費，再參酌美國最高法院 1971 年 Blonder-Tongue 判決亦採取於侵權訴訟中確認專利無效具有對世之普遍效力【420 U.S. 313 (1971)】，則我國自得基於訴訟經濟分析之考量，採取較美國法制更為嚴謹之立場，將前確定判決爭點效之效力擴張及於後訴訟，法理至明。」 122 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 183 號民事判決（100.02.18）、智慧財產法院 99

(36)

熊頌梅法官則在智慧財產法院 99 年度民專訴字第 145 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 135 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 126 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院99 年度民專訴字第 122 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第115 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 90 號民事判決（99.11.30）等判決中，提出：「……而此爭點效理論必須在公平及效率間為利益衡量，亦即在訴訟上之攻擊防禦已為充分保障之情形下，才得主張爭點效。就爭點效之客觀範圍而言，該判決理由中之判斷，必須具備四要件：1.必須係該訴訟之主要爭點，亦即為足以影響判決結論之判斷。2.必須限於當事人已在前訴進行充分攻防之爭點。3.法院必須就當事人擇定之爭點已進行實質之審理判斷。4.前訴所涉及者並非僅為訟爭利益極微而與後訴之訟爭利益顯不相當之紛爭。在此情形下，當事人即不必僅限於必須前後兩訴訟之當事人同一，對前後訴相同之當事人之一，其前訴訟判決理由中之判斷，如已符合上開四要件，應亦可適用爭點效123。」同時，熊誦梅法官也強調專利訴訟的特定：「特別是於專利侵權訴訟，他造之主要爭點通常即為權利有無得撤銷理由，而專利權係國家基於經濟及產業政策所授予之排他權利，具有以一對眾之關係，因此採公眾審查，且依據專利法第68 條之規定，只要利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益，即便專利權期滿亦得提起舉發，足見其權利相當不安定。因此衡量專利權效力之不安定及專利侵權訴訟之特性，應認就同一當事人，對專利是否具有得撤銷理由，如已在他訴訟中為充分之攻擊防禦時，除非法院對該爭 180 號民事判決（100.01.25）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 175 號民事判決（100.01.25）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 155 號民事判決（100.01.25）。 123 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 145 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 135 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 126 號民事判決（99.11.30 ）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 122 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 115 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 90 號民事判決（99.11.30）等判決。

美國與臺灣專利民事侵權訴訟爭點效之發展與爭議──兼論臺灣專利無效雙軌制之困境