Eyeglasses 案
4. 臺灣民事判決專利無效認定之爭點效爭議
4.3 歐陽偉案：專利無效認定之爭點效
我國智慧財產法院對於民事侵權判決中專利無效爭點是否具有爭點效理 論之適用，不同法官曾經有不同的看法，但現在採取沒有爭點效見解。智慧 財產法院成立以來，恰巧有一位專利權人歐陽偉，其專利在個別判決被法院 認定無效後，仍然持續對不同被告提起侵權訴訟。由於歐陽偉之專利已經在 不同判決中、被智慧財產法院所有法官，均判決其專利無效，故後來智慧財 產法院 3 名法官，在一系列判決中，援引爭點效，認為適用爭點效之結果，
直接認為歐陽偉之專利無效，不得再為相同主張。但後來卻被其他法官聯合 推翻此見解。
4.3.1 同意使用爭點效理論
何 君 豪 法 官 在 智 慧 財 產 法 院 99 年 度 民 專 訴 字 第 161 號 民 事 判 決
（100.04.28）提出：「……則基於民事訴訟上之誠信原則，法院就重要爭點 所為之判斷，除有顯然違背法令，或當事人提出足以推翻原判斷之新訴訟資 料之情形外，自有拘束同一當事人就涉及該重要爭點對於相同當事人所提起 訴訟之效力。至於同一當事人就該涉及該重要爭點對於不同當事人所提起之 訴訟，於符合下列要件之場合：(1)專利權人承擔錯誤判決之風險極低甚或不 存在，(2)訴訟程序之開啟對於被告造成不公平之負擔，或訴訟結果之扭曲，
120 同前註，頁 229。
(3)專利權人就無效專利重複提出訴訟對於法院造成毫無經濟效益之負擔，亦 應受原判決就爭點判斷之拘束（但不以此為限）121。」
林洲富法官則在智慧財產法院 99 年度民專訴字第 183 號民事判決
（100.02.18 ）、智 慧 財 產 法 院 99 年 度 民 專 訴 字 第 195 號 民 事 判 決
（100.01.27）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 180 號民事判決（100.01.25）
智慧財產法院99 年度民專訴字第 175 號民事判決（100.01.25）、智慧財產法 院99 年度民專訴字第 155 號民事判決（100.01.25），提出相同見解：「……
準此，專利侵權訴訟之原告，對專利是否具有得撤銷理由，如已在他訴訟中 為充分之攻擊防禦時，除非法院對該爭點所為之判斷顯然違法，或本訴訟提 出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，他造當事人即使未參與該訴訟，
仍得主張該有利於己之爭點為抗辯，專利權人應受該爭點之拘束，法院亦不 得為相反之判斷，始符合誠實信用原則122。」
121 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 161 號民事判決（100.04.28）。何君豪法官進一步 說明為何在專利訴訟中，其認為可將專利無效認定之爭點，擴張及於對其他第三人 之後案：「蓋專利訴訟具有高度之技術性與困難性，不同法官或不同法院間就具體 個案適用之見解與所為判斷極可能大相逕庭，基於人民財產權受憲法保障之觀點，
此裁判不穩定性之風險自不能僅基於訴訟經濟分析之考量即諉由當事人承擔；而爭 點效之效力原則上僅拘束相同當事人就涉及爭點所提起之後訴訟，即可避免剝奪同 一當事人對於不同當事人於不穩定之司法裁判系統中獲取有利於己之裁判，以維護 其私有財產之機會。然如專利權人承擔錯誤判決之風險極低或不存在，亦即司法裁 判系統已趨近於穩定狀態，則即無再容許同一當事人對於不同當事人重複提起訴訟 之必要；且一旦容許提起，對於被告而言，必須耗費相當之訴訟成本以證明業經前 案於爭點中認定無效之專利，於後訴訟中亦屬無效，造成有限資源之無謂浪費，於 訴訟成本超過原告要求和解金額之場合，無異迫使被告和解，造成訴訟結果之扭 曲，對於法院而言，僅係重複已可預見結果之判決程序，勢將造成司法訴訟資源無 謂之浪費，再參酌美國最高法院 1971 年 Blonder-Tongue 判決亦採取於侵權訴訟中確 認專利無效具有對世之普遍效力【420 U.S. 313 (1971)】，則我國自得基於訴訟經濟 分析之考量，採取較美國法制更為嚴謹之立場，將前確定判決爭點效之效力擴張及 於後訴訟，法理至明。」
122 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 183 號民事判決（100.02.18）、智慧財產法院 99
熊頌梅法官則在智慧財產法院 99 年度民專訴字第 145 號民事判決
（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 135 號民事判決（99.11.30）、
智慧財產法院 99 年度民專訴字第 126 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法 院99 年度民專訴字第 122 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民 專訴字第115 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 90 號民事判決（99.11.30）等判決中，提出：「……而此爭點效理論必須在公平 及效率間為利益衡量，亦即在訴訟上之攻擊防禦已為充分保障之情形下，才 得主張爭點效。就爭點效之客觀範圍而言，該判決理由中之判斷，必須具備 四要件：1.必須係該訴訟之主要爭點，亦即為足以影響判決結論之判斷。2.必 須限於當事人已在前訴進行充分攻防之爭點。3.法院必須就當事人擇定之爭 點已進行實質之審理判斷。4.前訴所涉及者並非僅為訟爭利益極微而與後訴 之訟爭利益顯不相當之紛爭。在此情形下，當事人即不必僅限於必須前後兩 訴訟之當事人同一，對前後訴相同之當事人之一，其前訴訟判決理由中之判 斷，如已符合上開四要件，應亦可適用爭點效123。」
同時，熊誦梅法官也強調專利訴訟的特定：「特別是於專利侵權訴訟，
他造之主要爭點通常即為權利有無得撤銷理由，而專利權係國家基於經濟及 產業政策所授予之排他權利，具有以一對眾之關係，因此採公眾審查，且依 據專利法第68 條之規定，只要利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律 上利益，即便專利權期滿亦得提起舉發，足見其權利相當不安定。因此衡量 專利權效力之不安定及專利侵權訴訟之特性，應認就同一當事人，對專利是 否具有得撤銷理由，如已在他訴訟中為充分之攻擊防禦時，除非法院對該爭
180 號民事判決（100.01.25）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 175 號民事判決
（100.01.25）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 155 號民事判決（100.01.25）。
123 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 145 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年 度民專訴字第 135 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 126 號民 事 判決 （99.11.30 ） 、智 慧 財產 法院 99 年 度民 專 訴字 第 122 號 民 事判 決
（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 115 號民事判決（99.11.30）、智慧 財產法院 99 年度民專訴字第 90 號民事判決（99.11.30）等判決。
點所為之判斷顯然違法，或本訴訟提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形 外，他造當事人即使未參與該訴訟，仍得主張該有利於己之爭點為抗辯，法 院亦不得為相反之判斷，此其符合在公平與效率間，考量雙方利益，考察權 利義務之社會作用，於具體事實妥善運用之誠實信用原則124。」
4.3.2 類推適用遮斷效、爭點效、反射效
智慧財產法院第二庭審判長陳忠行、法官林洲富、熊誦梅組成的合議 庭，在智慧財產法院 99 年度民專上字第 58 號民事判決（100.11.24）中，同 時論及，或出於既判力之遮斷效，或基於爭點效，或基於反射效等各種理 由，都應該否定專利權人歐陽偉重為請求。其指出：「……而於專利侵權訴 訟上，專利權是否確實有效存在，係專利權人提起侵權訴訟時所會面臨之主 要抗辯，且因無體財產權之本質，專利權有可能同時為多數人所侵害，故以 同一專利權向多數被控侵權人提起專利侵權訴訟時，於他造抗辯專利權有應 撤銷之理由時，於該數專利侵權訴訟中，其主要且前提之爭點均相同即專利 權是否有應撤銷之理由。而專利權係國家基於經濟及產業政策所授予之排他 權利，具有以一對眾之關係，因此採公眾審查，且依據專利法第 68 條之規 定，只要利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益，即便專利權 期滿亦得提起舉發，足見其權利相當不安定。且專利權之授予，於行政法上 屬第三人效力處分，即對相對人之授益處分同時產生對第三人負擔之效果，
因此衡量專利權效力之不安定及專利侵權訴訟之特性，揆諸或類推適用前開 有關『遮斷效』、『爭點效』或『反射效』之法理，均應認就同一專利權 人，對專利是否具有應撤銷理由，如已在他確定訴訟中為充分之攻擊防禦 時，除非法院對該爭點所為之判斷顯然違法，或本訴訟提出新訴訟資料，足 以推翻原判斷之情形外，他造當事人即使未參與該訴訟，仍得主張該有利於 己之爭點為抗辯，法院亦不得為相反之判斷，此其符合在公平與效率間，考 量雙方利益，考察權利義務之社會作用，於具體事實妥善運用之誠實信用原
124
則125。」
4.3.3 否定使用爭點效理論
不過，前述熊誦梅法官所判決之智慧財產法院 99 年度民專訴字第 135 號民事判決，歐陽偉提起上訴後，審判長李得灶、林欣蓉、汪漢卿所組成之 第一庭合議庭，在智慧財產法院 100 年度民專上易字第 2 號民事判決
（100.09.29）中，卻對歐陽偉之系爭專利有效性重新自為認定，而沒有直接 基於爭點效理由，不再重複討論系爭專利是否有效。雖然其沒有明文否定爭 點效之適用，但實際上既然對系爭專利有效性重為判斷，就是不認為可適用 爭點效126。
同樣地，由審判長李得灶、汪漢卿、王俊雄組成之合議庭，在智慧財產 法院 100 年度民專上易字第 4 號民事判決（100.07.28），也同樣不採用爭點 效理論，對歐陽偉之上訴，重新就專利有效性判斷自為審查127。
另外，由審判長陳忠行、法官曾啟謀、蔡惠如所組成的第二庭合議庭，
在智慧財產法院 99 年度民專上易字第 31 號民事判決（100.05.19），對於歐 陽偉之上訴案，明文表達反對爭點效之適用：「上訴人固自97 年間起持系爭
在智慧財產法院 99 年度民專上易字第 31 號民事判決（100.05.19），對於歐 陽偉之上訴案，明文表達反對爭點效之適用：「上訴人固自97 年間起持系爭