舉發及後續救濟程序的建議

而就舉發及後續救濟訴訟無效率的問題，則必須透過修法方式解決，修 法通過門檻較高。但筆者以下僅提出幾個可能的修法方向。

5.5.2.1 廢除專利舉發後訴願程序

建議廢除舉發後的訴願程序，因為經濟部訴願會並非專利的專業訴願單 位，保留訴願階段完全只是拖延專利無效認定的時間與程序而已。故最佳的 解決之道，就是將訴願程序廢除¹⁶⁷。此點可在專利法增訂一條文即可解決。

此外，即便與我國制度最接近的日本，日本的專利無效審理制度，也沒有訴 願階段，直接進入行政訴訟¹⁶⁸，或也可作為參考。

5.5.2.2 舉發程序補強

廢除訴願程序後，針對舉發程序，應該加強舉發程序的專業性與公信 力。此部分或可參考美國的複審程序而增強我國舉發程序的證據調查、雙方 對立程序¹⁶⁹。亦可參考日本的無效審理制度，引入言詞審理制度，強化我國 的舉發程序。

167 馮震宇，前揭註 159，頁 38-39。

168 Nagakoshi, supra note 28, at 190-91.

169 馮震宇，前揭註 159，頁 39-40。

5.5.2.3 將舉發後訴訟定性為民事確認訴訟

至於舉發後的訴訟救濟程序，則可思考，是否不再將舉發當成行政處 分，而後續救濟不一定走訴願、行政訴訟這條軌道¹⁷⁰。在美國，本來就沒有 所謂的民事和行政訴訟的區分，故對再審、複審結果不服，上訴到專利的專 責法院聯邦巡迴上訴法院，與民事侵權訴訟的二審法院一致，而該法院乃專 利無效問題實質上的終審法院（因為上訴最高法院非常罕見）。在德國，透 過法規明訂，並不將專利專責機關所作成決定當成行政處分，包括「異議」

決定，而定性為準司法之裁定。故對異議的救濟程序，不是走訴願、行政訴 訟，對異議不服乃是抗告聯邦專利法院，其後可抗告到聯邦最高法院（普通 法院），與民事侵權之訴、專利無效之訴的終審法院都一樣是聯邦最高法院

（普通法院）¹⁷¹。

我國受日本制度影響，且囿於司法二元、民事訴訟與行政訴訟區分的原 則，認為民事侵權訴訟對專利有效性認定僅有個案效，只有行政訴訟中之認 定，方會產生對世效，此一見解，對於加速專利有效性之認定，實際上造成 很大的阻礙。論者指出，行政、民事法二元訴訟制度的發展，是歷史上的偶 然，導致歐陸國家採取這種行政、民事二元制，進而影響到繼受歐陸法制國 家的亞洲國家，包括我國¹⁷²。事實上，我國大法官曾多次說明，民事訴訟和 行政訴訟的劃分，沒有絕對的必然，立法機關可依職權衡酌訴訟案件之性質 及既有訴訟制度之功能而為設計¹⁷³。現行將舉發當成行政處分，而走後續訴 願、行政訴訟，都沒有體認專利爭議的特殊性，而導致舉發後的行政訴訟與 民事侵權訴訟的終審法院不同，並進而產生專利無效程序無效率與拖延

170 曾提出類似建議者，包括馮震宇，前揭註 159，頁 39；李素華，前揭註 144，頁

171 43。

李素華，前揭註 144，頁 43。

172 熊誦梅，前揭註 150，頁 108-109。

173 司法院釋字第 418 號解釋，司法院大法官解釋檢索系統網站：https://www.judicial.

gov.tw/ constitutionalcourt/p03_01.asp?expno=418（最後點閱時間：2018 年 3 月 25 日）。

問題。

因此，為了統一終審法院¹⁷⁴，倘若選擇最高法院為統一的終審法院，則 可仿照德國，修法將智慧財產局之專利決定，定性上排除適用行政程序法，

而在後續的救濟程序上，賦予其特別法定性，準用民事訴訟，將專利侵權與 舉發後續程序的最終審，統一改為最高法院審理，將可統一法律見解，避免 裁判歧異，也可解決因為終審法院不同而不敢賦予專利民事訴訟專利無效認 定爭點效的問題。

6. 結論

本文研究美國民事訴訟中專利無效認定的爭點排除效的要件與發展，並 說明爭點排除效已經發展及於專利侵權、不侵權之認定，以及請求項解釋之 認定。從本文研究可知，美國於1971 年後，對民事專利無效判決之爭點效排 除效，擴大及於非前案之後案當事人，只要：1.該爭點與前一訴訟中所決定 的爭點一樣；2.該爭點在前一訴訟中被真正爭訟過；3.主張爭點排除效所對抗 的當事人，在前一訴訟中有完整且公正的機會對該爭點進行去爭訟；4.該爭 點之判斷，是前一訴訟終局判斷的必要部分。

此一爭點排除效之適用，不僅在於民事專利無效認定，甚至後來推及於 其他民事專利訴訟中的爭點，包括專利侵權、專利不侵權，以及請求項解釋 之爭點，只要符合前述爭點排除效適用之要件，均有適用機會。

但相比之下，我國智慧財產法院一度有 3 名法官，曾經承認「民事訴訟 中專利不侵權判決」具有爭點效，但後來智慧財產法院其他多數法官卻推翻 此見解，認為不適用爭點效。此一結果，導致專利權人歐陽偉之系爭專利，

在被多次判決無效後，仍然可一再提起侵權訴訟之荒謬結果。

另外，智慧財產法院 99 年度民專訴字第 210 號民事判決，認為在前案 訴訟中已經確認上游廠商不侵權，而專利權人仍然可以對使用上游廠商產品

174 此 見 解 提 出 者 ， 最 早 為 吳 東 都 ， 「 從 美 國 專 利 訴 訟 制 度 論 設 立 我 國 專 利 法 院

（下）」，台灣本土法學雜誌，第 67 期，頁 14（2005）。

之下游廠商再次提告，且無爭點效之使用。若參考美國判決，此見解也導致 浪費司法資源。

本文也發現，我國最近引進美國專利連結制度相關設計中，除了引入了

「確認侵權」、「確認不侵權」之條文，只針對第一家學名藥廠申請上市連 結侵權訴訟，而未針對其後各家學名藥廠也連結侵權訴訟，某程度也肯定了 第一家學名藥廠侵權訴訟所認定專利有得撤銷原因，具有個案效力以外的擴 大效力。

本文最後整體比較日本、臺灣、美國、德國專利無效雙軌制的運作。整 體而言，臺灣制度主要學習日本，堅持司法二元區分，導致民事訴訟專利無 效認定只有個案效力，要使專利無效仍要走舉發與行政訴訟。相較美國，美 國的專利民事侵權訴訟具有爭點排除效，沒有嚴格司法二元區分；而德國雖 將專利無效訴訟與侵權訴訟分開，但專利無效訴訟之性質為民事之確認之 訴，具有對世效力。亦即，美國與德國並無日本與臺灣的問題。

而另一個問題是，我國智慧財產法院堅持民事侵權訴訟只能有個案效力 的理由之一，是因為民事訴訟與舉發後救濟程序的終審法院不同。而這個問 題，比較美國與德國可知，這兩國不論哪一軌，終審法院都相同。美國本來 就不區分民事與行政訴訟，故美國的再審、複審的終審法院，與民事侵權訴 訟的二審法院，均同樣為聯邦巡迴上訴法院。而德國透過特別法，將德國的 異議之訴，與民事的侵權訴訟、專利無效之訴，均將終審法院統一為聯邦最 高法院（普通法院）。由於整體雙軌制搭配、終審法院不同，導致不敢採取 民事無效認定爭點效的困境，本文也提出具體的修法建議。