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拾、ITC 方興未艾的第三三七條案件調查與訴訟

由於ITC程序對美國專利權人的特別保護,ITC有關第三三七 條案件的調查及起訴近年來快速成長。根據ITC的統計,自一九九 八開始ITC訴訟案件即每年成長。其中以反傾銷及反仿冒案件成長 最多,其次為第三三七條的專利侵權訴訟。ITC在二○○三年中有 四十一件有關第三三七條的調查程序,其中二十一件起訴。二○○

四年則有四十七件調查程序,其中二十八件起訴61。以ITC每年因 第三三七條而起的訴訟案件總數而言,成長速度的確很快。按提起 ITC程序的事前準備工作耗時費事,所費不貲。案件又牽涉美國國 際貿易政策層面的考量,性質上較適合訴訟標的價值非常高,所涉 及之技術與產業競爭息息相關的爭端。從過去案例觀察,繫屬於

60 參閱吳重銘,同註53。

61 2003 U.S. Int’l Trade Comm. Year In Rev., at 15; 2004 U.S. Int’l Trade Comm., The Year In Trade 2004, 56th Rep., at 2-14 (July 2005).

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ITC的案件,很多都是少數競爭者寡占的產業為排除競爭而提起第 三三七條的程序。一般專利侵權案件則仍多循聯邦法院訴訟程序解 決。

一、美國對於ITC專利侵權訴訟制度的調整

因應世貿組織對ITC專利侵權訴訟制度獨厚美國籍原告的批 評,美國國會在一九九四年也對第三三七條的規定作了一些局部的 修改。包括 刪除有關ITC審理程序期間及期限的規定; 允許被 告在ITC程序中提起反訴; 允許在地方法院進行之平行訴訟程序 暫時停止,避免衝突裁判及被告必須同時在ITC及地方法院應訴的 額外負擔; 允許ITC程序中的紀錄在之後的地法院程序中被作為 證據資料62。但上述的改變其實並未對IT程序造成重大影響。詳言 之:

如前所述,在一九九四年的修正案以前,如果ITC決定展開 調查,則必須在聯邦政府印行之公報Federal Register上公告調查通 知(Notice of Investigation),並應將申訴文複本送達被告。對案 件案件發出調查通知後,一般案件ITC的行政法官應於一年內作成 判決(Final Determination)。較複雜案件,ITC的行政法官應於十 八個月內作成判決。有鑑於來自關貿總協(GATT即現今的世貿組 織,WTO)會員國的批評,美國國會於一九九四年通過修正案,

取ITC消前述一年及十八個月期間的限制63。但仍要求ITC的行政法 官應於調查通知公告後,依案件實際情形,儘速判決。修正後之第

62 Ernest P. Shriver, Separate but Equal: Intellectual Property Importation and the Recent Amendments to Section 337., 5 MINN. J. GLOBAL TRADE 441, 452 (Summer 1996).

63 Id.

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三三七條規定為了達成速審速決的目標,ITC仍應於調查實際開始 後四十五天內,訂定其擬做成判決的目標日64。就實務而言,大多 數的案件ITC還是會在十二至十八個月內達成判決。

如前所述,在一九九四年的修正案以前,第三三七條的訴訟 程序並不允許被告提起反訴。一九九四年通過的第三三七條修正案 則明文允許ITC程序中的被告提起反訴。但被告所提之反訴,一但 提起應立即移轉至對該反訴有管轄權的聯邦地方法院審理。因此,

被告之反訴也不會遲緩已經繫屬於ITC案件之進行。

如前所述,在一九九四年的修正案以前,外國籍被告在美國 ITC 及聯邦法院訴訟程序並存的制度下,很可能就同一訴訟標的 同時在ITC 及聯邦地方法院被訴。而這是不會發生在美國籍被告 的情況。一九九四年通過的第三三七條修正案則明文允許地方法院 在發生平行訴訟的情形時,依被告請求裁定暫時停止已繫屬於聯邦 地方法院的訴訟,以等待ITC的判決結果後再續行訴訟。依此而 論,地方法院訴訟之進行與否其實也不會對已經繫屬於ITC案件之 進行有影響。

一九九四年通過的第三三七條修正案明文允許ITC程序中的 紀錄在之後的地方法院程序中被作為證據資料。這項修訂可以節省 訴訟成本。特別是在被告勝訴的情形下,被告可免於就同一訴訟標 的重複的訴訟。

二、ITC程序對原告有利之點

速審速結。通常案件在十二至十八個月終結。聯邦地方法院 案件則平均約二十二個月才結案。

由於案件審理期間被壓縮,證據調查期間也較短。訴訟成本

64 19 U.S.C. § 337(b)(1).

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隨之降低。(但因為對外國籍被告相關證據的調查很可能必須在美 國境外進行,也可能因此大幅提高訴訟費用。不過此點即使是在聯 邦地方法院的跨國訴訟中也是一樣。)

原告可能取得GEO,全面的強制排除命令任何侵權產品進 口至美國。甚至包括非訴訟當事人的侵權產品在內。

貿易保護主義下獨惠美國籍當事人的程序。ITC的律師很容 易與原告採取同樣的立場。

原告得將美國當地的進口商列為ITC程序的共同被告,而且 無須考慮ITC是否對該進口商有人及事的管轄權。

三、ITC程序對原告不利之點

無陪審團制度。不易訴諸愛國主義或其他情感因素。

無金錢賠償得請求。

提起訴訟前原告必須徹底準備書狀。完成所有證據資料並附 於訴狀中。費時且成本較高。

原告應證明其為美國境內既存或已進行實質投資的產業。

即使已符合第三三七條的要件,ITC或美國總統仍得以公共 政策的理由否決第三三七條的救濟。

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