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案號:CH-1998-S. No 5110 (The High Court of Justice, Chancery Division)

日期:1999 年

壹、案情摘要

原告 Sepracor 公司對於總部位於德國的 Hoechst AG 總公司及其旗下分布於英 國、德國和美國的五家子公司在英國法院提出控訴,主張被告以「Telfast」或「Allegra」

名義出售的,含有抗組織胺(antihrstamine)的抗過敏藥侵害了原告的專利(其名稱為 terfenadine carboxylate)。在原告的訴狀中也象徵式地列舉了對美國的喬治城大學

(Georgetown University)做為共同被告。

在所有的被告當中,僅有兩家子公司是位於英國境內,負責有關 Hoechst 公司 產品在英國的行銷。而原告的專利(EP0, 701,433 號)則是由歐洲專利局(European Patent Office, EPO)所授與,並指定適用於歐洲聯盟所有的十五會員國及瑞士和摩納 哥(Monaco)等共十七個國家的內國專利。鋻於歐洲專利公約存在和適用,各被指定 國有關侵權及效力的規定乃是大致相同。

面對原告在英國的控訴,被告在比利時的子公司亦在比利時提出了一項確認之 訴,請求判認原告的守利無效。由於在一般的情形下比利時的訴訟程序總是曠日時 久,特別緩慢,在該國提出無效之訴往往可以達到長期拖延原告的效果,因此此種 措施被暱稱為「發射比利時魚雷」(deploying the Belgium Torpedo)。此外,被告在美 國的子公司也向 EPO 提出議異(Opposition)。主張原告的專利應被撤銷。由於此一行 動,至少依德國的程序法規,若干有關侵權的內國的訴訟程序便應暫時中止。因此 被列為被告而位於德國境內的若干公司也可能從而暫免被訴,必得 EPO 的決定先行 確定。

貳、法律問題

(一)鋻於本案涉及一個單一的內國法院要對於十個不同的內國專利做出是否有效判 決,鋻於布魯塞爾公約(Brussels Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgements)第二十二條的規定,40英國法院是否對於本案得行使充分的管轄權?

(二)縱使法院得行使管轄,但涉及十二個不同的內國專審判是否仍會使得本案的 進行顯得偏頗(Prejudicial)、尷尬(embarrassed)或造成延誤(delayed)從而無法達 到公平審理的目標?(三)原告的證據是否足以將被告位於德國和美國的各個分 支機構和總公司列為「共同侵權行為人」(joint tortfeasors)?

參、法院判決

(一)英國法院對於涉及指定外國專利保護的部分無管轄權。

(二)「法庭不便利」(Forum non-convenien)原則在此並不適用。

(三)原告所提供的證據尚不足以將除了在英國以外的各當事者列為共同侵 權行為人。

肆、判決理由

(一)關於布魯塞爾公約部分(管轄權)-

鋻於歐洲聯盟法院(European Court of Justice, ECJ)己受理了一宗涉及到跨國 管轄與執行的上訴案,即 Fort Dodge Ltd. V. Akzo Nobel N.V.41(英國高等法院 判決認為,歐洲聯盟專利只不過是各旗下會員國內國專利組合體,因此關於 其中的各項法律問題也應依各會的內國法來處斷),一方面其判決結果將與本 案息息相關,他方面目前尚未有跡象顯示本案有可能會在日內獲得 ECJ 的處 斷,原告乃接受了英國法院現有的立場,即經指定為外國專利部分無法在英 國受審(non-justiciable)而應依布魯塞爾公約的規定到被告所在地的內國法起 訴。據此,法院遂裁定任何有關指定外國專利的部分均應自本案中剔除。

(二)關於法庭便利與否部分-

反之,法院並不認為由英國法院來審理各個被告是否在歐洲聯盟其他國家違反

40 本條規定要求一旦首先行使管轄的法院對於案件展開審理,其他得行使管轄的法院應中止或駁回同案件或相 關案件的進行。而所謂的相關案件,係指各案彼此間的關連性強,以玫法院有必要對其進行綜合審理以避免不 同的司法程序造成「無法協調的判決結果」。參見 Doc. No. 498Y0126(01), O. J. C027(1998), pp.1-27。

了當地法規而構成侵權會有如何的不便利。法院以訴訟經濟、歐盟各國在這方面的 實體法規差異已經不大、統一法今解釋等為由,拒絕了被告的請求,讓各別的內國 法院僅對其有關的部分進行審理。

(三)關於共同侵權部分-

法院指出,民事上的共同侵權與刑事上的教唆或幫助犯有所不同。要在民事 上構成共同侵權,必須各當事人之間有共謀或代理行為時方可。換言之,僅 僅是當事人彼此間有「共同設計」(common design)並協助達成侵權時方可。

法院根據原告所提供的證據,表示在本案中英國以外的被告公司並不構成對英 國專利的 共同侵 權人 。因僅僅 參與協 助的 本身(即 使是明 知而 協助 knowing assistance)並不構成共同侵權。此點由原告自己所主張的,被告在英國境內關於 Telfast 的銷售乃是由位於英國境內的被告子公司單獨申請銷售許可一事看出。

總而言之,法院在本案雖然認為其得對於專利侵權的部分行使跨國管轄,但由 布魯塞爾公約的限制伋原告未達法定的舉證要求,因而判決其對在英國地區或國家 的被告不予受理。

伍、評析

本案突顯了歐洲各國目前普遍遭遇到的困難,即由於各個內國法規雖然在歐洲 專利公約及布魯塞爾公約等的架構及要求下有整合同一(“harnomization”)的義務,但 是所謂的「歐洲專利」究竟能在各會員國內得到如何的保障仍是相當的不一致和不 確定。無怪乎法院在本案也大聲疾呼健全其中的法制,以避免當事人投機取巧,不 斷從事所謂的「法庭選取」(forum shopping), 從增執法的困擾。

法院在本案中顯然對於被告 Hoechst 總公司運用其旗下的各分支機構與原告大 玩捉迷藏遊戲,甚至佈下所謂的訴訟魚雷頗為不滿,但礙於技術上的原因郤仍只能 對位於英國境內的兩個子公司聽審,其成效自是不免會大打折扣。本案的發展亦恰 與荷蘭法院形成了一個有趣的對比(參見案例 4.1),究竟這是否意味著在歐盟對於 布魯塞爾公約及各內國法規進行更進一步的整合前,法院反而卻先展開一場競逐,

是值得特別注意的。

案例 4.13 Re Merrill Lynch’s Application

國別:英國