壹、案情摘要
1986 年 6 月，何沛平研製成功 “整體形小青瓦” ，於同年 7 月 17 日向中國 專利局申請實用新型專利。中國專利局於 1987 年 11 月予以公告，1988 年 2 月 授予專利權，專利權號 88203975。該實用新型的權利要求為：
整體形小青瓦，其特徵是：寬度與小青瓦等寬，呈圓弧筒狀，在該瓦的內 外面上，相隔一定距離有一台階。
在該專利的說明書中對於整體形小青瓦做了進一步說明：
整體形小青瓦，屬於基本建築材料。小青瓦在中國已沿用數千年，它具有 隔熱性能好，外形美觀等特性，而整體形小青瓦，是在對傳統的小青瓦外形作些 改革的基礎上而製成，這種瓦除具有傳統小青瓦的優點外，還能為房屋建築施工 提供方便，瓦的密度便於合理排佈，建成的房屋美感效果好。另外傳統小青瓦蓋 成的房子，如果年久失修，必然會受到風、雨的侵蝕和鳥的危害，容易使小青瓦 滑動離位，瓦片破碎，進而使屋頂漏雨。而整體形小青瓦能克服上述缺點。整體 形小青瓦，是一塊寬度與小青瓦等寬，長度為 30-50 釐米的圓狐形筒狀瓦，在該 瓦的內外兩面上，相隔一定距離有一台階。其瓦的外形與疊在一起的 4-6 片小青 瓦相似。
1987 年 10 月，吳縣經濟技術研發研究所自行研製出 “新型多節瓦”，同年 10 月 4 日向中國專利局申請了實用新型專利，專利申請號為 87212348，1988 年 8 月 24 日被公告。該專利的權利要求為：
瓦片、分蓋、底瓦並呈現弧形，特別是一種新型多節瓦，其特徵是蓋、底 瓦的正面制呈多節狀，一般是 4-7 節，每節間距為 3-6 釐米，以底平線為基準線，
則節與底平線呈 85 度左右的斜度，節的突出高度是 1 釐米左右，坡度約 5 度左
右; 蓋瓦各節的長度等於蓋瓦本身的寬度，底瓦各節的長度約等於底瓦寬度的 85%左右; 瓦蓋前沿反面的凹槽與蓋瓦後沿正面的凸徑其長度、寬度、深(高)度 對應相同，蓋瓦後沿正面的凹槽與蓋瓦前沿反面的沿徑其長度、寬度、深(高)度 對應相同，其中長度是蓋瓦本身的 85%左右，寬度為 0.5-1 釐米，深(高)度為 0.3-0.8 釐米; 底瓦前沿反面的沿徑與蓋瓦後沿正面的凹槽、底瓦後沿正面的凸徑與底瓦 前沿反面的凹槽其高(深度)、寬度、長度對應相同，具體尺寸同蓋瓦，使用時前 一張蓋、底瓦與後一張蓋、底瓦凹、凸連接嵌合鎖住，在底瓦的反面有一平底面，
其寬度是底瓦本身寬度的 30%左右，起穩固作用，使蓋、底瓦的受力集中。
研究所在獲得專利之前，即將該申請專利的 “新型多節瓦”技術刊登廣告，
進行轉移，先後轉移給十八個單位，並獲技術轉移費 26.2 萬，已取得轉移費 5.5 萬元。
1988 年 7 月，何某從廣告中得知該研究所正在轉移技術，認為其主要形狀 特徵都在 “整體形小青瓦”專利的保護範圍內，故向法院提起訴訟。被告研究所 答辯稱： “新型多節瓦”在製造、工藝、材質等方面均不同於 “整體形小青瓦” ; 它 是研究所獨立構思、研製的，且在何某專利公告時申請的專利，故不存在侵權問 題。
貳、法律問題
兩種產品形狀特徵不同，但實質相同，是否構成侵權？
參、法院判決
法院判決：1.被告研究所應立即停止轉移 “新型多節瓦”中屬於侵權的形狀 特徵部分的技術; 2.被告研究所賠償原告何某經濟損失 2.5 萬元。宣判後，雙方當 事人表示服判。
事後，雙方當事人為了更好地實施專利技術，又要求法院就 “整體形小青 瓦” 專利權轉移事宜進行調解。經法院主持調解，當事人之間於 1989 年 4 月達 成協議：1.何某將 “整體形青瓦”專利權和整體形小青瓦模具全部移轉給研究 所，研究所支付移轉費 1 萬元; 2.何某對研究所實施 “整體形小青瓦”在技術方面 給予指導。
肆、判決理由
受訴法院經審理認為，根據中國專利法的規定，判斷是否侵權，應當以專 利權利人要求保護的權利範圍為準。研究所技術主要的形狀特徵是 “圓弧形，多 節狀”，與何某技術的形狀特徵雖提法不同，但實質相同。因此， “新型多節瓦”
的主要技術特徵完全覆蓋了原告的專利保護範圍，構成侵權。研究所的技術在尺 寸、材質、色彩等方面雖與何某技術有差異，但這些不是整體的發明構思，沒有 實質性技術突破，不影響侵權事實的認定。
研究所的技術中，有 “凹凸連接嵌合” 和 “起穩定作用的平面”等新的技術 特徵，而: “整體形小青瓦”權利要求中沒有這些特性，故不構成侵犯。但是， “新 型多節瓦” 是一個完整的技術方案，他的實施有賴於 “整體形小青瓦”的實施，
不能因此否定被告的 “新型多節瓦” 侵權的事實。
伍、評析
本案涉及從屬專利問題。所謂從屬專利是指前後兩項專利之間在技術上存 在從屬關係，即一項專利權技術的主要技術特徵包括了前一項有效專利的主要技 術特徵。這樣，前一項專利稱為基本專利或在先專利，後一項專利稱為從屬專利 或附屬專利。從屬專利有幾種形式：一是在產品專利原有技術特徵的基礎上增添 了新的技術特徵; 二是在原有產品專利技術特徵的基礎上，發現原來未曾發現的 新用途; 三是在原有方法專利技術特徵的基礎上，發現原來未曾發現的新用途。
總而言之，從屬專利均保留了基本專利的主要技術特徵。
本案被告研究所的 “新型多節瓦”專利技術，對 “整體形小青瓦”而言，無疑 屬於從屬專利。作為從屬專利的專利權人要想實施自己的專利，或許可他人實施 自己的專利，必須首先與基本專利權人協商，與其簽訂專利實施許可或交差許可 合同(交互授權)，否則，就構成對基本專利的侵害。
一般來說，從屬專利與基本專利相比在技術上要先進，如果前一個專利權 人不同意後一個專利權人實施前一項專利，就阻礙了先進技術的實施，屬於違反 公共利益的行為。在這種情況之下，後一個專利權人可以請求中國專利局做出對 前一項專利強制實施許可的決定。反過來，專利局也可以根據基本專利權人的申 請，給予實施從屬專利的強制許可。這種強制實施許可決定，在一定程度上削弱 了前一項專利權人的權利。所以，根據我國專利法的規定，頒發此類強制許可證 必須符合兩項條件：一是從屬專利技術應該比前一項技術先進，確實有實質性的 進步; 二是從屬專利的專利權人應當提交未能以合理條件與前一專利權人簽訂 實施許可合同的證明。
另外，無論是研究所還是發明人在立項前應該做好查詢工作，此後還應隨 時注意專利局公告的項目。這既是為了避免重複發明，也是為了弄清自己的項目 會不會成為從屬專利。若可能成為從屬專利，就應與基本專利權人簽訂實施許可 合同，以免造成侵權。本案被告研究所提出專利申請後一個月，中國專利局即將 原告的專利予以公告，此時如能及時發現並做研究，主動與原告聯繫，則這起訴 訟本可避免。