非法製造物再製造與損害賠償範圍

當侵害人將未經授權製造的非法專利物再以之為元件，投入再製造，亦 即對原專利為再利用，此時亦面臨類似的問題：究竟專利權人是以專利物或 再製後的成品為基準計算專利侵害的損害賠償⁵¹？

51 此為美國專利法的重要爭議，若採肯定的見解，則有美國法「完全市場價值法則」

（the Entire Market Value Rule）的適用。該法則原為美國司法判決所創設，不僅在

「所失利益」的損害賠償範圍上有其適用，甚至及於「合理授權金」的計算。美國 2009 年專利修正草案（包括各年修正的版本）曾予以明文化，但在 2010 年的修正草 案則不再強調。美國學者對於「完全市場價值法則」多有所質疑，特別是該法則的 適用將使非專利所保護的元件納入權利範圍，有過度賠償之嫌，認為實務上適用應 更精緻化。See Brian J. Love, Patentee Overcompensation and the Entire Market Value

Rule, 60 S

Underpin-3.2.3.1 專利權人已產銷與非法製造物相同或相類似的再製品

在此仍須先區分原專利權人是否已從事類同再製成品的製造。首先，假 設答案為肯定者，接著再進一步區別專利權人與侵害者之再製品間是否具有 替代關係。

3.2.3.1.1 專利物與非法製造物間具有替代關係 3.2.3.1.1.1 損害賠償範圍界定的傳統法理基礎與評析

當再製品間具有替代關係時，則向來有四種立場來決定專利權人究應本 於專利物或再製品而計算損害賠償。第一種立場是由專利物與再製品的市場 或財務依存度而為判斷，即當專利物就市場價值或財務貢獻而言，乃依存於 再製品，則不應再依賴專利物本身的價值以計算專利侵害的損害賠償，應以 再製品的替代效果而依我國專利法第85 條第一項第一款本文或但書，決定損 害賠償額⁵²；第二種立場乃側重於專利物與再製品間功能上的分工與連結。

若專利物立於輔助再製品功能的地位，以再製品為中心計算損害較為合理⁵³； 第三種立場則是由因果關係的角度，探究由專利物為元件組裝或再製為再製 品，是否具有可預見性，若專利物的再製結果為可預見的專利再利用，顯然 再製品為工藝發展的必然結果，以之為標準計算損害並無不當⁵⁴；第四種立

nings Set “New” Standards for Patent Infringement Causation, 8 B.U. J. S

375, 450 (2002)。我國法亦有類似的損害賠償議題，司法實務似未特別強調是否有

「完全市場價值法則」法理存在以及適用的時機，但卻以再製後的成品作為損害賠 償基礎，例如最高法院 97 年度台上字第 865 號判決；最高法院 96 年度台上字第 1134 號判決；台灣高等法院 94 年度智上字第 51 號判決。

52 See, e.g., Leesona Corp. v. United States, 599 F.2d 958 (Ct. Cl. 1979).

53 See, e.g., Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed. Cir.

1984); Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995); IP Innovation L.L.C. v. Red Hat, Inc., 705 F. Supp. 2d 687 (E.D. Tex. 2010).

54 See, e.g., King Instruments Corp. v. Perego, 65 F.3d 941 (Fed. Cir. 1995); Micro Chem., Inc.

v. Lextron, Inc., 318 F.3d 1119 (Fed. Cir. 2003).

場是由「顧客需求」的導向以決定損害賠償計算的基礎⁵⁵。若就顧客的需求 而言，製成品較專利物具有核心價值，以製成品之替代效果計算損害，較能 反映市場行銷實況而趨近公平。

筆者認為前四種說法均未臻理想，不能直接切中專利法的合理利益衡 量。第一種說法以再製品與專利物間的市場或財務依存度而為立論之基礎，

但此僅由市場評價再製品與專利物的貢獻度，於專利法上無特別的法律意 義，無法推知專利的損害賠償效果；再加之，原專利的請求範圍若未及於再 製部分，如何具有穩固的論理將損害賠償的範圍及於整個再製品，並無充分 的說明。第二種說法以再製品與專利物的分工狀態為區辨的主軸，亦有與第 一種說法同樣的缺失，即分工與產品的連結不涉及專利法的直接評價，尚不 能以之擴張損害賠償範圍至再製品；另外，此說如同第一種說法，由原專利 請求範圍而論，尚難將再製部分納入損害賠償範圍。第三種是由「可預見 性」開展，「可預見性」是由法律的因果關係而作論析，但該「可預見性」

究竟是由專利權人的角度認定，抑或是以專利請求範圍為中心而認定，並不 清楚。若是由專利權人角度而言，得否以專利權人單純的預測再製的程序可 行，即成就因果關係，將再製部分視為損害賠償的計算範疇內？還是專利權 人須有再製的計畫或已從事再製，使能成就因果關係？縱為後者，畢竟再製 部分為專利請求範圍所不及，以何理由認定專利權能跨越請求範圍，在相當 因果關係下，及於再製部分？以上的種種疑問，似不能僅以「可預見性」為 理由直接立論，否則論理過於抽象且粗糙。第四種說法以顧客需求為基準而 論析，有問題的是，專利侵害所生之損害賠償乃專屬於專利權人的權利，實 無以「顧客需求」等外部理由決定專利權人利益導向之可能，否則將與以專 利請求範圍決定專利權利界限的立法意旨有違，此說亦有所不當之處。

55 See, e.g., Fonar Corp. v. General Electric Co., 107 F.3d 1543 (Fed. Cir. 1997); Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009); Cornell Univ. v. Hew-lett-Packard Co., 609 F. Supp. 2d 279 (N.D.N.Y. 2009); Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011).

3.2.3.1.1.2 類推「均等論」的法理以界定損害賠償範圍

依筆者之見解，於非法專利物再製的場合，欲探究損害賠償範圍，亦即 藉由掌握責任範圍的相當因果，計算損害賠償，由於涉及專利權範圍擴張的 問題，而專利範圍又是以專利請求內容為解釋的依歸，任何與專利請求內容 無關的外在因素於法律上均無足夠的正當性，論證專利權範圍的擴張。在專 利法下，無論是專利適格要件或專利侵害的認定，基本上是以專利請求內容 的文義範圍為解釋重心，但基於專利保護的公平與適切的理由，司法判決演 進中創設了均等侵害的法概念，在均等侵害的概念下，若第三人未經專利權 人同意，置換或修改專利請求內容的特定技術元件，但未使專利的整體發明 評價發生變異，此等置換或修改雖使前述第三人規避了專利文義侵害的評 價，但依均等侵害的法理，第三人的行為仍構成專利侵害。由此而論，實質 上，專利均等侵害的概念已使專利權人主張專利請求內容以外的範圍，若非 具有以公平適切為立論的正當性，很難想像均等侵害的概念會存在於專利法 體系，畢竟均等侵害的認定於本質上已違反了專利法以專利請求內容為中心 的建構與公示⁵⁶。然而，筆者認為均等論擴張專利權利範圍的上位法理與利 益衡量，可作為損害賠償範圍是否擴張至再製部分的衡量參考。其主要理由 為，損害賠償認定乃專利權利範圍的界定，而損害賠償計算則為專利權利範 圍的權利或利益的填補，此二者均與專利請求內容有著直接與密切的相關，

重要的是，後者是以前者為判斷的前提。因此，當均等論的適用擴張專利權 利範圍，不僅是以專利的公平適切保護而立論，其更重要的意涵是，均等論 所生之權利擴張，是在專利整體發明評價所允許的範圍，不會令專利權人因 均等論的適用而獲致專利法外的超額利益⁵⁷。由此而論，均等論的適用是專 利法所能接受的最大權利擴張範圍，其中的利益衡量，對於損害賠償的計算 或賠償範圍的確定，存在相當的啟示⁵⁸，特別是在非法專利物再製的情形，

56 參見沈宗倫，「專利侵害均等論」，前揭註 4，頁 176-178。

57 參見沈宗倫，「專利侵害均等論」，前揭註 4，頁 179-180。

58 本文借重均等論以確定專利的權利範圍，以致損害賠償範圍，深受美國專利法的權

如何能在專利法所可容忍的權利擴張範圍內，計算出適法的損害填補，實為 一值得反覆思考的議題。若於解釋損害填補範圍時，失之寬鬆，將增加專利 權人增獲不當額外利益的危險；相反而言，若過度的嚴格解釋，亦同時使損 害賠償無法適度反映專利權關於專利侵害所生之損害，有礙於專利立法意旨 的達成。

基於上述的論證基礎，筆者於此便可做出以下的推論。首先，須先斟酌 者，乃原專利的實施所成就的專利物，投入再製，此時可以導入均等論的評 價概念，就再製品整體的發明評價方面，探究原專利的技術內容是否為評價 的重心所在，若答案為肯定，再製加工的技術則僅為次要評價，專利權人以 再製品價值為基準計算損害賠償，並無使專利權人獲致不當的超額利益。更 明確地論析，即假設再製品的技術內容為一專利內容，其中包括原專利的技 術內容，此時更再假定，有人未經再製品相關專利權人之同意，修改或置換 原專利技術內容，以實施再製品相關專利，此時，依均等論來判斷，若修改 或置換原專利技術內容，無法構成再製品相關專利的侵害，由此可推知，原 專利技術內容就再製品的整體製造技術而言，實屬主要技術，再製加工的技 術反而為次要技術，故而，以發明評價決定損害賠償範圍的法理而論，專利 權人依再製品的市場價格為計算專利侵害的損害賠償額，當屬適切。從另一 方面而論，若原專利技術內容的修改或置換，將被均等論評價為非重大，即 具有可置換性，則顯然該技術內容在發明評價上屬次要技術，在侵害的判斷 上無足輕重，因此，在專利法的立法意旨下，實無可能令原專利的專利權人

利「對稱性」（symmetry）的啟發，雖然本文的論述方向與「對稱性」法理並不相 關。該法理強調先前技術的期待（anticipation）與專利侵害（infringement）二者有

利「對稱性」（symmetry）的啟發，雖然本文的論述方向與「對稱性」法理並不相 關。該法理強調先前技術的期待（anticipation）與專利侵害（infringement）二者有