非法製造物改良或再創新與損害賠償範圍

專利侵害者若以專利的技術為基礎，加以改良或再創新而實施，或將專 利技術投入其他的製程，此時所形成的製造物，與實施原先專利的專利物，

在市場評價並不相同，似無法直接適用我國專利法第85 條第一項第一款但書 的替代因果關係，以計算專利侵害下的損害賠償額，值得思考的是，此時專利 侵害的責任範圍因果關係應如何建立？有以下二種對立的想法可供參酌⁴⁷。

3.2.2.1 以非法製造物為基準界定損害

第一種想法傾向以前述製造物為損害賠償計算基準，縱使專利權人未生 產前述因實施改良、再創新或再利用所形成的製造物，專利權人在專利物遭 受前述製造物替代的市場情形下，仍得依我國專利法第85 條第一項第一款本 文或擴張解釋但書的文義，將專利侵害的損害以前述製造物的單價，配合專 利物被替代的數量而為計算。其理由為，專利侵害雖非直接實施專利，卻以 專利為基本技術而加以改良、再創新或再利用，任何新創的價值概由原專利 所衍生，該價值所生的利益當由專利權人所享有。另外，專利損害賠償是以 專利侵害為前提，將專利的技術內容加以改良、再創新或再利用，雖不見 得一定構成專利的文義侵害，但至少在均等論的適用範圍內而可能構成侵 害⁴⁸，由此而論，既然專利技術內容的改良、再創新或再利用構成專利均等

507-10。德國法部分，乃為「類推適用授權報酬」，為司法判決所創設，無法之明 文，請參見許忠信，前揭註 16，頁 98-103。亦請參見專利法修正草案（2009 年 12 月3 日送請立法院審議版）第 99 條第三款。

47 此想法受民法第 814 條（加工）的權利歸屬理論（材料所有人主義與加工人主義）

所 啟 發 。 關 於 該 二 主 義 的 詮 釋 ， 以 及 利 益 衡 量 ， 請 參 見 謝 在 全 ， 民 法 物 權 論

（上），頁485-489（2009）。

48 均等論的適用乃基於給予專利權人公平及適切的保護，避免侵害人僅修改或置換專 利技術內容不重要的部分而規避文義侵害的追究，進而等同免費獲致重要技術內容

侵害，侵害人由改良、再創新或再利用所創造出的衍生利益，解釋上應在專 利侵害的責任範圍因果，方有道理。若侵害人因改良、再創新或再利用原專 利所生之製造物，與專利物間無市場替代關係，依我國專利法第85 條第一項 第一款本文，以等同「授權金」主張損害賠償時，亦應以侵害人的製造物為 計算基準。

3.2.2.2 以原專利物為基準界定損害

第二種想法，較利於鼓勵研發創新的角度，認為專利技術內容的改良、

再創新或再利用，乃侵害者本於專利所創造出的新價值，該新價值應歸屬於 侵害者，專利權人僅能就侵害人實施原專利所生之損害，主張損害賠償，否 則無異擴張專利本身的權利範圍，卻不具正當理由。至於專利權人應如何主 張損害賠償，應視是否具有市場替代效果而斷，若侵害者改良、再創新或再 利用原專利所生之製造物，與原專利物具有市場替代關係，則專利權人至多 僅能依我國專利法第85 條第一項第一款但書，主張原專利物被替代所生的損 害賠償，與侵害者單純實施原專利的情形同，不考慮侵害者之專利改良、再 創新或再利用的情形。若前述製造物與原專利物不具市場替代關係，專利權 人則得依我國專利法第85 條第一項第一款本文，本於原專利物可能的授權狀 態，對於侵害者主張等同「授權金」的損害賠償，損害賠償的計算並不納入 對於侵害者製造物之授權衡量。

3.2.2.3 以原專利物產銷現況界定損害賠償

由前二種的觀點析之，筆者認為在利益衡量上仍有進一步精緻化的必 要。首先，依筆者的見解，原專利之改良或再創新，與原專利之再利用似應 區別而分別討論。在原專利之改良或再創新方面，尚須以專利權人是否已有 此專利改良或再創新的相同或類似的專利物，予以個別論析⁴⁹。

的實施機會。請參見沈宗倫，「專利侵害均等論」，前揭註4，頁 179-180。

49 論析時仍需考量在替代關係下的四個建構相當因果關係的因素，參見本文註 30 及其 所附隨之本文內容。

3.2.2.3.1 專利權人具有原專利物之改良或再創新之產銷計畫

若專利權人已有此專利改良或再創新的相同或類似的專利物，而專利物 與侵害人因改良或再創新所生產的製造物間，具有市場替代關係時，在此情 況下所要探究的問題是，如替代效果確實發生，專利權人得否就經專利改良 或再創新所產生專利物被替代的情形，以此專利物為本，依我國專利法第 85 條第一項第一款但書，計算損害？換一個角度論之，由於專利的改良或再創 新之技術部分並非在原專利的申請專利範圍內，專利法得否容允專利權人主 張非專利權利範圍部分的替代損害？就此問題，筆者以為前述的第一種想法 可採，因為專利侵害的損害賠償是以專利侵害確立為前提，專利的改良或再 創新雖通常不致有專利文義侵害的可能，但均等論的適用下，專利的改良或 再創新若構成專利的均等侵害，其於專利法上的意涵顯示該改良或再創新對 原專利所作的置換或修改，在整體發明評價下，係屬非具實質重要性的置換 或修改，由此而論，原專利的權利範圍包含此改良或再創新，並不會使專利 權人對專利內容的支配產生不當的擴大，反而能促使專利權人獲得公平且適 切的保護。因此，筆者傾向於贊同專利權人於此條件下，得以經改良或再創 新的專利技術所生的製造物，依我國專利法第85 條第一項第一款但書計算損 害⁵⁰。當然，若專利權人所生產具有替代關係的製造物，但卻不發生替代效 果時，依本文前所論述的法理，在專利權人令其專利的改良或再創新處於

「可授權」的狀態，則專利權人得依我國專利法第85 條第一項第一款本文，

向侵害人主張就專利的改良或再創新，等同「授權金」的損害賠償。

3.2.2.3.2 專利權人無原專利物之改良或再創新之產銷計畫

若專利權人並無生產此專利改良或再創新的相同或類似的專利物，此情

50 此即將我國專利法第 85 條第一項第一款但書的文義為一擴張解釋，使之涵及專利權 人生產行銷改良物或再創新物的「利潤差額」。筆者須特別強調，均等論原本是與 專利侵害認定有關，本文以均等論的法理界定損害賠償範圍，僅是借重均等論中所 關注的發明中心概念，以此概念來判斷損害賠償範圍的正當性，並非混淆專利侵害 認定與損害賠償二者間的區別，特此說明，以避免讀者的誤解。

形可再細分成二種狀況。第一種狀況是專利權人已授權他人為此專利改良或 再創新，或是已使此種授權立於「可授權狀態」。此種狀況下，由於專利改 良或再創新後的技術，仍是以原專利為發明中心，縱使專利權人並無生產專 利改良或再創新的相同或類似的專利物，當他人以專利改良或再創新的方式 侵害專利，專利權人仍得依我國專利法第85 條第一項第一款本文，向侵害人 主張就專利的改良或再創新，等同「授權金」的損害賠償。第二種狀況，專 利權人既未授權他人為此專利改良或再創新，或已使此種授權立於「可授權 狀態」，此種狀況，雖不得否認原專利為改良或再創新後的發明中心，但由 於專利權人對於專利改良或再創新的授權，並未努力使該授權與原發明加以 連結，使授權立於不可行的狀態，有如放棄對外授權的權利，是故依「禁反 言」的法理，專利權人無法建立以專利改良或再創新的製造物為衡量基礎的 責任範圍因果，由此而論，專利權人至多僅得以其原專利為基礎計算等同

「授權金」的損害賠償，不得及於原專利被改良或再創新部分，方為合理的 法律評價。