科技部補助專題研究計畫成果報告
期末報告
專利交易之契約理論與登記制度之研究
計 畫 類 別 ： 個別型計畫 計 畫 編 號 ： MOST 104-2410-H-004-079-執 行 期 間 ： 104年08月01日至105年07月31日 執 行 單 位 ： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所 計 畫 主 持 人 ： 宋皇志 計畫參與人員： -碩士班研究生-兼任助理人員：蔡宇迪 碩士班研究生-兼任助理人員：張博茹 報 告 附 件 ： 出席國際學術會議心得報告中 華 民 國 105 年 10 月 31 日
中 文 摘 要 ： 對於專利專屬授權，吾人向來認為專屬被授權人必得以自己名義提 起侵權訴訟。然而新近美國學說與實務見解顯示，專利專屬授權契 約倘未將專利之「全部實質權利（all substantial rights）」移 轉予被授權人，則專屬被授權人依然欠缺單獨起訴之權。學理上困 難之處在於如何認定全部實質權利？專屬授權契約應包含何等條款 方能將全部實質權利移轉予被授權人？等，都是相當值得研究之課 題。本文對美國聯邦巡迴上訴法院之判決進行研究，發現法院判決 皆僅對個案所涉契約進行有無訴訟實施權之判斷，尚未勾勒出通盤 全面之判斷準則。對此，本文依據實證研究結果，分析歸納出確保 專屬被授權人訴訟實施權之必要條款與應避免條款，希冀能做為學 術界與實務界之參考。本文並藉此反思我國法，經分析後發現我國 專利法中對於專利專屬授權之定義不夠完整與細緻，且未規定當專 屬被授權人取得提起侵權訴訟之資格時，專利權人是否還能提起侵 權訴訟。本文經由比較法研究並參酌著作權法之立法後，謹提出二 點建議：（一）專利法中宜針對專屬授權進一步定義，規範構成專 利專屬授權之必要條款與應避免條款，且規範上最好能與國際接軌 ；（二）宜修法明定當專屬被授權人取得訴訟實施權時，專利權人 不得單獨起訴，若欲起訴僅能參與被授權人所提訴訟做為共同原告 。 中 文 關 鍵 詞 ： 專利、專屬授權、全部實質權利、專利侵權訴訟、訴訟實施權、專 利讓與、讓與登記
英 文 摘 要 ： It’s a well-accepted concept that the exclusive patent licensees have the standing to sue for patent infringement independently without joining the patentees. However, the recent academic and prudential opinions in the U.S. stated that an exclusive licensee lacks standing to bring suit if the licensing agreement does not transfer the patent’s all substantial rights. This article thinks that these recent opinions in the U.S. can be explained by the “act of disposition” of the exclusive agreement, but it’s a problem to identify what all substantial rights are. This article conducted an empirical study on the recent
judgments of U.S Supreme Court and Federal Circuit, finding that the standing issue derived from patent transactions was considered case by case but no general rule was
established by the courts. On the ground of the empirical study, this article analyzed and concluded the necessary and prohibitive provisions of the patent exclusive
agreements to ensure the transfer of all substantial rights. In addition, the recent academic and prudential opinions in the U.S. were also applied to review the
Taiwan’s Patent Law, finding that its provisions relating to patent exclusive license are not complete and precise enough. After conducting a comparative study, this article suggests a patent law amendment in the following two
well-defined in the Patent Law, including the necessary and prohibitive provisions of the patent exclusive agreements to ensure the transfer of all substantial rights; and (2) the patentee should have no more standing to sue for infringement independently if the exclusive licensee has obtained the standing to sue independently, but the patentee could still bring sue by joining the exclusive licensee.
英 文 關 鍵 詞 ： patent, patent license, all substantial rights, patent infringement litigation, standing to sue, patent
科技部補助專題研究計畫成果報告
（期末報告）
（計畫名稱：專利交易之契約理論與登記制度之研究）
計畫類別：V 個別型計畫 □整合型計畫
計畫編號：
MOST 104－2410－H－004－079-
執行期間：
104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日
執行機構及系所：國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所
計畫主持人：宋皇志
共同主持人：
計畫參與人員：碩士生兼任助理 蔡宇迪、張博茹
本計畫除繳交成果報告外，另含下列出國報告，共 _1_ 份：
□執行國際合作與移地研究心得報告
V 出席國際學術會議心得報告
□出國參訪及考察心得報告
中 華 民 國 105 年 9 月 30 日
附件一⼀、前⾔ 專利權係⼀種無體財產權，亦為⼀種排他權1，可排除他⼈未經權利⼈之同意⽽製 造、使⽤、販賣、要約、或進⼝受專利保護之發明2，學說上稱之為「⼀束之權利（a bundle of rights）」3。基於排他權之屬性，專利權⼈得將專利授權他⼈使⽤，此時專利權仍為 權利⼈所有，僅是同意被授權⼈於授權期間得實施專利技術，並允諾於授權期間不對 被授權⼈提起侵權訴訟4。 以專利授權是否專屬於某特定被授權⼈區分，專利授權可分為⾮專屬授權與專屬 授權⼆⼤類。其中⾮專屬授權係⼀種專利權⼈同意被授權⼈使⽤專利技術，⽽不對被 授權⼈提起侵權訴訟之承諾，被授權⼈則⽀付權利⾦做為對價5。易⾔之，在⾮專屬授 權中被授權⼈並未取得積極之專利技術實施權，其所取得者僅為對專利權⼈之不作為 請求權。⾮專屬授權⼀項主要特徵，係專利權⼈可將專利同時授權予多位被授權⼈6。 由於⾮專屬授權並未授予積極之專利技術實施權且可同時授權多位被授權⼈，並且授 權期間、授權地域與使⽤領域亦通常有所限制，故其所傳遞之權利並⾮「⼀束權利之 整體」7，故⾮專屬被授權⼈並無排除他⼈使⽤專利技術之禁⽌權8。 當專利權⼈承諾僅將專利授權予特定之被授權⼈⽽不再授權他⼈時，該契約屬於 專屬授權契約9。於專屬授權架構下，甚⾄專利權⼈⾃⾝都不得再實施專利技術10；因 此於簽署專屬授權契約時，專利權⼈同時承諾⾃⼰不再製造、使⽤、販賣、要約、或 進⼝專利物品11。專屬授權契約亦可設定有限之授權期間、特定之授權地域、特定之授 權產品或使⽤領域等等12。專屬被授權⼈於授權期間，得在授權地域於授權之使⽤領域 內排除任何⼈，包含專利權⼈，對專利技術為製造、使⽤、販賣、要約、或進⼝13，因 此專利物品之市場利益主要係由專屬被授權⼈所享有。準此，當專利權被侵害時，主 要係專屬被授權⼈之權益遭受損害，法律上倘僅賦予專利權⼈得對侵權⼈⾏使權利，
1 Jay A. Erstling & Frederik W. Struve, A Framework for Patent Exhaustion from Foreign Sales, 25 FORDHAM INTELL.PROP.
MEDIA &ENT.L.J. 499, 504-05 (2014).
2 35 U.S. C. § 271: “(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any
patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.”
3 Marissa Paslick, “Exclusive” no Longer Means Exclusive in the Context of Patent Licenses—A Look at why There is Value in this
Ambiguity, 19 U.BALT.INTELL.PROP.L.J. 167, 170 (2011).
4 Elizabeth Herbst Schierman, IP Transactions: Questions to Ask Before Buying Patent-related Rights, 55-OCT Advocate (Idaho)
20, 20 (2012).
5 MARTIN J.ADELMAN,RANDALL R.RADER,JOHN R.THOMAS &HAROLD C.WEGNER,CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW
1058 (2003).
6 謝銘洋，智慧財產權法，頁 287， 2012 年 9 月，3 版。 7 M.P.E.P. §301 III (1).
8 蔡明誠，發明專利法研究，頁 230，2000 年 3 月，3 版。 9 ADELMAN, ET AL., supra note 5, at 1058.
10 JOHN P.MCMANUS,INTELLECTUAL PROPERTY –FROM CREATION TO COMMERCIALIZATION 235 (2012).
11 JANICE M.MUELLER,PATENT LAW 523-24 (2013); F.SCOT KIEFF,PAULINE NEWMAN,HERBERT F.SCHWARTZ &HENRY E.
SMITH,PRINCIPLES OF PATENT LAW—CASES AND MATERIALS 1229 (2013).
12 LANNING G.BRYER,SCOTT J.LEBSON &MATTHEW D.ASBELL,INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES FOR THE 21TH CENTURY
CORPORATION 17 (2011).
13 M.P.E.P. §301 III (2): “An exclusive license may be granted by the patent owner to a licensee. The exclusive license prevents the
patent owner (or any other party to whom the patent owner might wish to sell a license) from competing with the exclusive licensee, as to the geographic region, the length of time, and/or the field of use, set forth in the license agreement.”
則專屬被授權⼈之權益損害恐難獲得填補。因此在法理上，將授權法制設計成讓專屬 被授權⼈得對侵權⼈⾏使權利，應該較為合理。因此我國專利法第 96 條第 4 項即規定， 專屬被授權⼈得對侵權⼈主張排除侵害並請求損害賠償14。 然⽽我國專利法第 96 條第 4 項並未如著作權法第 37 條第 4 項後段般，規範著作 財產權⼈在專屬授權範圍內不得⾏使權利。於法律解釋上究竟應如著作權法般認定專 利權⼈在專屬授權範圍內不得⾏使權利，抑或應以專利法未予限制為由認定專利權⼈ 在專屬授權後仍得單獨⾏使權利，係專利法學術上必須正視之議題。特別是近年來， 我國智慧財產法院開始有被告爭執專利權⼈或專屬被授權⼈是否有當事⼈適格之案 例，顯⽰此議題亦開始為國內司法實務界所關注。然國內學術界對此議題似乎較乏有 系統之研究，以⾄學術界與實務界對此議題皆屬陌⽣。 ⼆、研究⽬的 本研究計劃之整體⽬的在於希望透過專利交易之「契約理論⾯」與「登記制度⾯」之研 究，提升關於交易安全之研究的質與量。本研究計劃次將此整體⽬的⼜細分成「契約理論⾯ ⽬的」與「登記制度⾯⽬的」⼆細項。 在「契約理論⾯⽬的」上，由宏達電案與 Tri-County 案可知，倘未能獲取⾜夠之實質權 利，縱使已向他⼈買受專利並已是名義上之專利權⼈，抑或已向專利權⼈取得專屬授權，則 仍無提起訴訟之當事⼈適格。準此，於專利交易中買受專利或接受專屬授權，並⾮取得起訴 當事⼈適格之保障；重點是，買受⼈或專屬被授權⼈是否藉由專利讓與契約或專屬授權契約 取得⾜夠之「實質權利」。本研究計劃將以專利排他權之學說以及專利讓與及專利授權之契 約理論出發，並對美國法院判決進⾏完整且徹底之整理、歸納與分析，⽬的在釐清下列問題： (1)何謂「實質權利」？(2)實質權利包含哪些內容？(3)實質權利與當事⼈適格之關聯為何？(4) 必須取得多麼⾜夠之實質權利⽅能取得當事⼈適格？該等問題涉及專利交易契約理論之研 究，本研究計劃期盼藉由對學說理論與美國近期實務⾒解之深⼊研究並進⾏評析，成為我國 研究此議題之先驅，提升我國對此議題之研究的質與量，並期待對我國廠商於研議專利交易 相關契約時有正⾯之助益。 在「登記制度⾯⽬的」上，基於提升交易安全之⽴法⽬的，本研究希望能在法律規範上 檢討，我國專利法第 62 條第 1 項對於專利讓與及授權「⾮經向專利專責機關登記，不得對抗 第三⼈」之規定是否有修法之必要。詳⾔之，現⾏法律規定加上最⾼法院之特殊⾒解，使得 第⼆次專利交易之買受⼈或被授權⼈，縱使是善意，恐仍無法順利取得權利，使得專利交易 產⽣某程度之不確定與⾵險（因為登記⾮⽣效要件，故無⼈能確定其交易究為第⼀次交易或 第⼆次交易）。此交易⾵險，對於專利交易之活絡絕對有負⾯之影響。故本研究計劃之⽬的 在鑽研專利交易登記制度，除對我國判決進⾏廣泛之實證研究以了解問題嚴重程度外，還將 14 專利法第 96 條第 1-4 項規定：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。發 明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物 或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。但 契約另有約定者，從其約定。」
進⾏美國、英國、德國與⽇本等法制之⽐較法研究，希望能提升我國對此議題之研究的質與 量，並對我國專利法是否需要修法以及如何修法做出實質之建議。 三、⽂獻探討 在專利交易之「契約理論⾯」，對於何謂實質權利以及專利權⾏使之當事⼈適格議題探討， 由於在美國是很新的議題，截⾄⽬前美國僅有少數幾篇論⽂探討此議題，於我國更是闕如， 此為本研究得以進⼀步發揮之處。 在專利交易之「登記制度⾯」，對於我國專利交易之登記制度，我國已有幾篇⽂獻有深 ⼊之探討。但國內⽂獻不曾對智慧財產法院相關判決進⾏完整之實證研究；對於美國、英國、 德國、⽇本等國專利交易之登記制度較為有限，且有更新之必要，此為本研究得以進⼀步發 揮之處。 下列⽂獻對於專利交易相關議題有所論述，⾜供參考（依作者姓⽒筆劃順序）： (1) ⽩杰⽴，專利授權登記制度之探討，智慧財產權⽉刊，第 142 期，2010 年 10 ⽉，⾴ 5-32。（此論⽂有對美國、英國、德國、⽇本等國專利交易之登記制度進⾏研究，但 已相隔四年，有對法規進⾏更新之必要並有加強論述之空間） (2) ⿈銘傑，「登記對抗主義」輓歌—評最⾼法院九⼗六年度台上字第⼀六五⼋號判決， ⽉旦法學雜誌，第 154 期，2008 年 3 ⽉，⾴ 233-251。 (3) 劉國讚，專利法之理論與實⽤，元照出版，2014 年 1 ⽉，⾴ 362。 (4) 謝銘洋，智慧財產權法，元照出版，第三版，2012 年，⾴ 292-297。
(5) Christopher Larus, John K. Harting, and Sharon Roberg-Perez, Patent Licensing and Assignment with an Eyd Toward Enforcement: Tips for University Patent Owners, 48 LES
NOUVELLES 13 (2013). （本論⽂論述何謂「全部實質權利」以及其與起訴當事⼈適格
之關聯，係本研究最重要之參考⽂獻之⼀）
(6) Fed. Trade Comm’n, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies
with Competition (2011), available at
http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf. （美國 FTC 報告將「登記」作為
專利讓與契約⽣效要件之重要性及必要性，係本研究最重要之參考⽂獻之⼀）
(7) John M. Golden, Patent Privateers: Private Enforcement’s Historical Survivors, 26 HARV.
J.L.&TECH. 545 (2013). （本論⽂論述將「登記」作為專利讓與契約⽣效要件之重要性，
係本研究最重要之參考⽂獻之⼀）
(8) Karen E. Sandrik, Formal but Forgiving: A New Approach to Patent Assignments, 66 RUTGERS L.REV. 299 (2014).（本論⽂論及透明專利登記系統之重要性）
(9) Nahoko Ono, Avoid Japanization Lessons From Japanese Gridlock on the Patent Recordation System, 94 J.PAT.&TRADEMARK OFF.SOC’Y 228 (2012).(本論⽂論及⽇本之
專利登記系統)
(10) Paul J. Heald, A Transaction Costs Theory of Patent Law, 66 OHIO ST.L. J. 473 (2005).
(11) Sarah Greibrok, Contract Principles: A Sensible Alternative to The “All Substantial Rights” Standard in Licensee Standing, 42 AIPLA Q.J. 109 (2014). （本論⽂論述何謂「全部實質
權利」以及其與起訴當事⼈適格之關聯，係本研究最重要之參考⽂獻之⼀）
(12) Timothy Denny Greene, “All Substantial Rights”: Toward Sensible Patent Licensee Standing, 22FED.CIRCUIT B.J. 1 (2012). （本論⽂論述將「登記」
作為專利讓與契約⽣效要件之重要性及必要性，係本研究最重要之參考⽂獻之⼀）
(13) Xuan-Thao Nguyen, Patent Prudential Standing, 21 GEO.MASON L.REV.17 (2013). （本論
⽂論述何謂「全部實質權利」以及其與起訴當事⼈適格之關聯，係本研究最重要之參 考⽂獻之⼀。 四、研究⽅法 1. 在「契約理論⾯」，區分成如下⼆部分： (1) ⾸先將完整蒐集、整理並研讀期刊論⽂上關於實質權利與當事⼈適格議題之學說理 論。此部分預估於民國（下同）104 年 8 ⽉⾄ 9 ⽉間進⾏。 (2) 其次，本研究計劃將對近年來美國法院於此議題之相關判決進⾏實證研究，先全⾯檢 索相關判決，進⽽研讀後整理分析，以釐清美國司法實務如何認定實質權利、其與起 訴當事⼈適格之關聯為何、以及必須取得多麼⾜夠之實質權利⽅能取得當事⼈適格等 議題。本研究計劃將對該等判決與前階段之契約理論進⾏對話，並對判決加以評析。 此部分預估於 104 年 10 ⽉⾄ 12 ⽉間進⾏。 2. 在「登記制度⾯」，區分成如下⼆部分： (1) ⾸先將對我國⽬前法制與最⾼法院 96 年度台上字第 1658 號判決⾒解進⾏檢討，並對 ⾒解不⼀致之智慧財產法院之判決進⾏通盤之實證研究。此部分包含全⾯檢索智慧財 產法院相關判決，閱讀、分析並整理各判決間⾒解之差異，進⽽進⾏評析。此部分預 估於 105 年 1 ⽉⾄ 2 ⽉間進⾏。 (2) 本研究計劃將進⾏⽐較法研究，主要將研析美國、英國、德國、與⽇本等國之專利交 易登記制度，參考他國法制實踐以及修法之經驗，並研議我國專利法之修法⽅向。此 部分預估於 105 年 3 ⽉⾄ 5 ⽉間進⾏。 五、結果與討論（含結論與建議）
關於契約理論⾯ （⼀）前⾔ 在太平洋彼岸的美國，則較早發⽣此般爭議。近年來，美國法院陸續有幾個判決以專屬
被授權⼈未取得專利之「全部實質權利（all substantial rights）」為由，在專屬授權契約並無 被授權⼈不得起訴之約款下，仍舊認定專屬被授權⼈⽋缺單獨提起訴訟之「起訴地位（standing
to sue）」15，從⽽駁回原告之訴（以下簡稱「全部實質權利原則」）。此般認定著實打破⼈
15 美國法中的「起訴地位（standing to sue）」係指原告提起訴訟之資格，國內學者翻譯不一，本文採楊崇森教授之翻譯，
們向來以為只要專屬授權契約中沒有被授權⼈不得起訴之約款，專屬被授權⼈必取得起訴地 位之概念;亦即美國法院認定，倘專利授權契約未將全部實質權利由專利權⼈移轉予被授權 ⼈，縱使專屬被授權⼈亦⽋缺單獨對侵權⼈提起訴訟之起訴地位16。此外，美國學說與實務⾒ 解認為不應讓專利權⼈與專屬被授權⼈⼆者同時取得單獨提起侵權訴訟之起訴地位，否則可 能發⽣同⼀被告因同⼀侵權⾏為遭致多重訴訟，甚⾄多重損害賠償責任之不公平情事17,18。 （⼆）美國判例法所勾勒之全部實質權利原則 1. 法院認定專屬被授權⼈未取得「全部實質權利」之代表性個案
Abbott Lab. v. Diamedix Corp.
本件係由系爭專利之專屬被授權⼈對侵權⼈提起侵權訴訟，然專利權⼈向地⽅法院聲請 參與訴訟成為共同原告（下稱「Abbott 案」）。地⽅法院於審理後否准其聲請，專利權⼈不 服向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。聯邦巡迴上訴法院審理後，認定本件之專屬被授權⼈並無 起訴地位，若⾮聯合專利權⼈共同提起訴訟則訴訟不合法，故廢棄原判決並發回更審19。 本件所涉爭點，在於專屬被授權⼈與專利權⼈所簽授權契約，是否⾜以讓被授權⼈擁有 單獨提起侵權訴訟之起訴地位。依據判決書所載，該份授權契約約定被授權⼈及其關係企業 擁有全球地且專屬地製造、使⽤與販賣專利物品之權，但專利排他權不及於專利權⼈原已授 權之對象20。並且，專利權⼈除了保留⾃⾏製造與使⽤專利物品之權利外，尚保留將專利物品 賣給原授權對象之權利。該份授權契約約定⾮經他⽅同意不得轉讓；除⾮被授權⼈提前解約， 否則其效⼒持續⾄專利權屆滿21。 對於最重要之侵權訴訟，該份授權契約雖約定被授權⼈有單獨提起侵權訴訟之權，但倘 侵權持續進⾏且經專利權⼈以書⾯通知被授權⼈提起訴訟，但被授權⼈經六個⽉都不願提 起，則專利權⼈得以⾃⾝名義提起侵權訴訟22。對於專利侵權之和解，該份授權契約約定除⾮ 專利權⼈能獲得不少於侵權⼈販賣侵權品所得淨銷售額之百分之⼀，否則被授權⼈無權與侵 權⼈達成和解23。 對於起訴地位之爭議，專屬被授權⼈主張其已受讓系爭專利之全部實質權利，故不需與 專利權⼈共同提起訴訟24。對於被授權⼈是否已受讓系爭專利之全部實質權利，聯邦巡迴上訴 法院關注於：(1)專利權⼈除了保留⾃⾏製造與使⽤專利物品之權利外，尚保留將專利物品賣 給原授權對象之權利；(2)被授權⼈⾏使專利排他權之效⼒不及於專利權⼈原已授權之對象； (3)由前揭專利權⼈得以⾃⾝名義提起侵權訴訟之例外約定，認為被授權⼈並無權放任侵權 16 相關判決請詳見本文第貳章第二節。
17 Jeffery L. Newton, Assuring All Substantial Rights in Exclusive Patent Licenses, 44 LES NOUVELLES 235, 236-37 (2009). 18 相關論述請詳見本文第參章第二節。
19 Abbott Lab. v. Diamedix Corp., 47 F.3d 1128, 1128-29 (Fed.Cir.1995). 20 Id. at 1129.
21 Id. 22 Id. 23 Id.
（indulge infringement）；(4)被授權⼈就所提起之訴訟並無任意和解之權；以及(5)專利權⼈得 參與被授權⼈所提起之訴訟等等，認定專屬被授權⼈並未受讓系爭專利之全部實質權利，從
⽽認定被授權⼈⽋缺單獨提起訴訟之起訴地位25。聯邦巡迴上訴法院因此認定地⽅法院應准許
專利權⼈成為共同原告，故⽽廢棄原判決並發回地⽅法院重新審理。
Prima Tek I, L.L.C. and Prima Tek II, L.L.C. v. A-Roo Company
本件係由系爭專利之被授權⼈ Prima Tek I, L.L.C.（下稱「Prima Tek I」）及其再授權⼈ Prima Tek II, L.L.C. （下稱「Prima Tek II」）共同對侵權⼈提起侵權訴訟。地⽅法院審理期間，
被控侵權⼈承認侵權且同意永久禁制令，然地⽅法院還以其於訴訟上⾏為不端為由，罕⾒例 外地判決被告必須給付原告律師費。被告以原告（系爭專利之被授權⼈及其再授權⼈）⽋缺 起訴地位為由提起上訴。聯邦巡迴上訴法院審理後認同上訴⼈（亦即被告）之主張，故廢棄 原判決並發回更審26。 本件主要爭點，在於專屬被授權⼈ Prima Tek I 與專利權⼈所簽署之授權契約，是否⾜以 讓被授權⼈擁有起訴地位。依據聯邦巡迴上訴法院判決書所載，該份授權契約約定被授權⼈ 擁有專屬地且全球地製造、使⽤與販賣專利物品以及使⽤專利⽅法之權利；然⽽僅有在必要
之範圍內得再授權予 Prima Tek II，使其得以製造、使⽤與販賣專利物品以及使⽤專利⽅法27。
由此可⾒，專屬被授權⼈並無完全之再授權的權限。 該份授權契約賦予被授權⼈單獨且排他地提起專利侵權訴訟之權限，並得向侵權⼈請求 損害賠償。對於訴訟結果，諸如專利有效與否、侵權與否以及專利使否具可實施性等決定， 專利權⼈皆受其拘束。然⽽此授權契約具有⾃動終⽌條款，其載明專利授權於契約起始⼆年 後⾃動終⽌，或⼆年之後每⼀年屆滿時⾃動終⽌，除⾮專利權⼈於⾄少三⼗⽇前預先告知願 意續約⼀年28。 對於授權契約是否將系爭專利之全部實質權利移轉予被授權⼈，聯邦巡迴上訴法院⾸先 引⽤ Abbott 案，判斷契約是否將排除他⼈製造、使⽤與販賣受專利保護發明之權利全部移轉 給被授權⼈。法院指出，被授權⼈是否有再授權之權利，是衡量授權契約是否移轉全部實質 權利之重要考量29。本件由於被授權⼈並無完整再授權之權利，故聯邦巡迴上訴法院判斷本件 授權契約並未移轉全部實質權利，從⽽認定被授權⼈以及其再授權⼈皆無起訴地位30。
Mentor H/S, Inc. v. Medical Device Alliance, Inc.
本件係由系爭專利之被授權⼈對侵權⼈起訴。地⽅法院審理後認定專利有效且具可實施
性，並認定被告侵權，被告不服提起上訴。聯邦巡迴上訴法院審理時主動發現本件原告之起 訴地位恐有疑義，故發函要求兩造對此表⽰意⾒。在此之前，⼆造對此議題，無論在下級審
25 Id. at 1132.
26 Prima Tek I, L.L.C. and Prima Tek II, L.L.C. v. A-Roo Company, 222 F.3d 1372, 1372-74 (Fed. Cir. 2000). 27 Id. at 1374.
28 Id. at 1374-75. 29 Id. at 1379-80. 30 Id. at 1380-82.
或上訴審皆未曾提及。聯邦巡迴上訴法院參酌⼆造所提書狀後，認定專屬被授權⼈（即原告） 並未取得系爭專利之全部實質權利，並以裁定命專屬被授權⼈於⼀定期間內提出「納⼊專利 權⼈作為共同原告之聲請」31。 聯邦巡迴上訴法院認為在本件授權契約中，專利權⼈對系爭專利保留實質之所有權，諸 如：(1)專利權⼈得開發並製造專利物品以販賣予被授權⼈；(2)專利權⼈得監督並控制被授權 ⼈對專利產品之開發；(3)專利權⼈有持續繳納維持年費之義務；(4)專利權⼈更有對侵權⼈提 起侵權訴訟之義務，若疏未提起將構成違約（反之被授權⼈僅有當專利權⼈怠於提起侵權訴 訟時，⽅得以⾃⼰名義提起侵權訴訟）32。法院認為此般契約條款，特別是最重要的最後⼀項， 讓專利權⼈保留了實質之權利，故授權契約並未移轉全部實質權利予被授權⼈，從⽽認定專 屬被授權⼈⽋缺起訴地位33。
Fieldturf, Inc. v. Southwest Recreational Industries, Inc.
本件係由系爭專利之被授權⼈對侵權⼈起訴。地⽅法院接受被告即決判決（summary judgment）之聲請，認定被告未侵權，從⽽駁回原告之訴，原告不服，向聯邦巡迴上訴法院提 起上訴。上訴法院審理後認定被授權⼈⽋缺起訴地位，故⽽廢棄原判決並發回更審34。 依據聯邦巡迴上訴法院判決書所載，被授權⼈基於契約取得製造並⾏銷專利物品之專屬 授權，但不包含⾼爾夫產品。法院進⼀步認定，在⼀份簽署於 1998 年之專利授權契約中，並 未規定被授權⼈是否有權憑藉系爭專利提起侵權訴訟，亦未規定原權利⼈是否保留開發、展 ⽰、商業化、以及⾏銷系爭專利之權利。上訴法院認為，該份授權契約疏未約定此⼆項⽬相 當關鍵35。
⾸先，聯邦巡迴上訴法院援引先前 State Contracting & Eng’g Corp. v. Condotte Am., Inc.案
之判決36指出，由於專利授權契約漏未規定被授權⼈是否有權憑藉系爭專利提起侵權訴訟，使
得該專利授權充其量僅為⼀⾮專屬授權。其次，授權⼈倘保留開發與⾏銷被專利保護之發明
之權，將使被授權⼈無法取得全部實質權利37。由於該授權契約漏未約定前開⼆項重要事項，
僅能視為⼀份未傳遞全部實質權利之授權契約38。準此，上訴法院認定本件原告⽋缺起訴地位。
Sicom Systems, Ltd. v. Agilent Technologies, Inc.
本件係由系爭專利之專屬被授權⼈對侵權⼈起訴。地⽅法院以原告⽋缺起訴地位為由駁
回原告之訴，原告不服提起上訴。聯邦巡迴上訴法院審理後，仍舊認定被授權⼈所憑藉之授
權契約並未將全部實質權利移轉予被授權⼈，故原告⽋缺起訴地位，從⽽維持原判決39。
31 Mentor H/S, Inc. v. Medical Device Alliance, Inc., 240 F.3d 1016, 1016-17 (Fed. Cir. 2001). 32 Id. at 1018.
33 Id.
34 Fieldturf, Inc. v. Southwest Recreational Industries, Inc., 357 F.3d 1266, 1266-67 (Fed. Cir. 2004). 35 Id. at 1269.
36 State Contracting & Eng’g Corp. v. Condotte Am., Inc., 346 F.3d 1057, 1062 (Fed. Cir. 2003). 37 Fieldturf, Inc. v. Southwest Recreational Industries, Inc., supra note 34, at 1269.
38 Id.
在本件所涉授權契約中，專利權⼈是加拿⼤政府，契約載明被授權⼈是系爭專利唯⼀之
被授權⼈，具有系爭專利「唯⼀被授權⼈之權利（the right to be the only licensee）」。然⽽， 依據判決書所載，加拿⼤政府保留實施系爭專利技術之權利，且具有以下諸項權利：(1)否決 被授權⼈讓與系爭專利之權利；(2)否決被授權⼈再授權系爭專利之權利；(3)要求更多權利⾦ 之權利；(4)授權或再授權他⼈針對系爭專利技術繼續研發之權利；以及(5)針對被授權⼈運⽤ 系爭專利所開發之衍⽣技術提供再授權之權利40。對此，上訴法院認為被授權⼈並未取得系爭 專利之全部實質權利41。 更重要的是，加拿⼤政府保留對⾮商業使⽤之侵權⾏為提起侵權訴訟之權。對此，聯邦 巡迴上訴法院認為，被授權⼈雖然有權對商業使⽤之侵權⾏為起訴，但對於⾮商業使⽤之侵 權⾏為則無，如此對於⾮商業使⽤並無放任侵權之權，亦可能造成同⼀被告重複被提起⼆件 以上侵權訴訟42。綜上，聯邦巡迴上訴法院認定被授權⼈所憑藉之授權契約並未將全部實質權 利移轉予被授權⼈，故原告⽋缺起訴地位。
Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc.
Aspex Eyewear, Inc.（下稱「Aspex」） 與 Contour Optik, Inc. （下稱「Contour」）⼆家
公司於 2001 年對 Miracle Optics, Inc.與 Viva Optique, Inc. （以下合稱「被告」）提起專利侵權
訴訟。聯邦地⽅法院審理後，以 Aspex 與 Contour 皆⽋缺起訴地位為由駁回原告之訴43。Aspex
與 Contour 不服提起本件上訴。聯邦巡迴上訴法院認為，本件主要爭點在於專利權⼈ Contour
是否已將系爭專利之全部實質權利移轉予被授權⼈，從⽽無起訴地位？44
依據判決書所載，Contour 是系爭專利於 2000 年公告時之專利權受讓⼈（assignee）。Contour
於 2001 年 3 ⽉ 20 ⽇與訴外⼈ Chic Optic（下稱「Chic」）簽署⼀份專利授權契約，約定專屬 被授權⼈ Chic：(1)於美國享有製造、使⽤與販賣專利物品之專屬授權；(2)有先向侵權⼈提起 侵權訴訟並獲取損害賠償之權；(3)有將其權利再授權予第三⼈之權。同時，專利權⼈ Contour 則保有倘 Chic 接獲侵權通知 30 ⽇後仍不起訴，得以⾃⾝名義向侵權⼈提起侵權訴訟之權； Contour亦有權選擇⽀付⼀定⽐例之訴訟開銷，最⾼可達 50%，以換取等⽐例之損害賠償⾦額。 最重要者係該授權契約約定，專利授權⾄ 2003 年 3 ⽉ 16 ⽇終⽌；倘 Chic ⾏使其選擇權續約， 最遲也必須於 2006 年 3 ⽉ 16 ⽇終⽌45。 隨後 Chic 將取得專屬授權之全部權利再授權予 Aspex，包含於美國製造、使⽤與販賣專 利物品之專屬授權，以及向侵權⼈起訴請求損害賠償之權。然⽽在簽署再授權契約之前，
Contour與 Aspex 即聯⼿起訴，對被告提起侵權訴訟46。地⽅法院同意被告之主張以 Aspex 與
Contour皆⽋缺起訴地位為由駁回訴訟，Contour 與 Aspex 提起上訴，主張 Contour 與 Chic 間
40 Id. at 978-79. 41 Id. at 979-80. 42 Id. at 979.
43 Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc., No. 01–10396 (C.D. Cal. 2004). 44 Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc., 434 F.3d 1336, 1338 (Fed. Cir. 2006). 45 Id.
之專屬授權契約，並未將全部實質權利移轉予 Chic，故 Contour 仍保有提起侵權訴訟之起訴地 位47。
聯邦巡迴上訴法院指出，Contour 誠然將部分權利移轉予 Chic，然其授權期間有其限制。
Chic所保有之權利頂多僅⾄ 2006 年便全部回歸 Contour，因此毫無疑問地 Chic 並未取得全部
實質權利，其僅係「不具全部實質權利之專屬被授權⼈」，⽽⾮專利受讓⼈。準此，Contour
仍保有其專利權，當然具有起訴地位。聯邦巡迴上訴法院因此廢棄原判決，並發回更審48。
Propat International Corporation v. RPost, Inc.
本件係由系爭專利之專屬被授權⼈於加州中區地⽅法院對侵權⼈起訴，被告則以原告⽋ 缺起訴地位做為抗辯。地⽅法院審理後認為，原告並⾮系爭專利之權利⼈，其與專利權⼈間 之契約亦未移轉全部實質權利，故認定原告⽋缺起訴地位從⽽駁回原告之訴49。原告不服提起 上訴。聯邦巡迴上訴法院審理後，仍舊認定被授權⼈所憑藉之授權契約並未移轉全部實質權 利，故原告⽋缺起訴地位50。 聯邦巡迴上訴法院認為要判斷原告是否具有起訴地位，必須先釐清原告與專利權⼈間之 授權契約。依據判決書所載，該份專利授權契約賦予原告再授權、執⾏再授權契約與起訴侵 權⼈之權利與責任，同時專利權⼈得分享⼀個特定⽐例之再授權權利⾦、和解⾦或損害賠償 ⾦。其次，當被授權⼈尋找再授權或起訴之對象時，必須預先徵得專利權⼈之同意。當專利 權⼈發現被授權⼈違約、破產、無償還能⼒、專利產品之獲利未達預定⾦額或未積極進⾏再 授權或訴訟事務時，皆得提前終⽌契約。被授權⼈若欲將授權契約之權利讓與他⼈，應徵得 專利權⼈之同意，且專利權⼈得撤回其同意。最後，當被授權⼈對侵權⼈起訴後若法院要求 專利權⼈共同起訴，專利權⼈同意共同起訴51。 聯邦巡迴上訴法院發現，本件所涉授權契約竟然並未賦予被授權⼈製造、使⽤與販賣專 利物品之權，甚⾄專利權⼈得進⼀步進⾏研發。同時，再考量前開專利授權契約所保留予專 利權⼈之諸多權利，上訴法院因⽽認定該份專利授權契約並未將全部實質權利移轉予被授權 ⼈，故原告⽋缺起訴地位52。 此案更特別的是，原告於第⼀審時其實有聲請納⼊專利權⼈為共同原告，惟為地⽅法院 所否決，原告提出上訴時，亦以此做為另⼀上訴理由。基於本件所涉授權契約並未賦予被授 權⼈專屬地製造、使⽤與販賣專利物品之權，再考量被授權⼈若欲將授權契約之權利讓與他 ⼈應徵得專利權⼈之同意、以及當被授權⼈尋找再授權或起訴之對象時必須預先徵得專利權 ⼈之同意等條款，上訴法院甚⾄認為本件授權契約乃屬⾮專屬授權契約，從⽽認定縱使加⼊ 專利權⼈做為共同原告，被授權⼈仍無共同起訴之起訴地位53。 47 Id. at 1339-40. 48 Id. at 1342-44.
49 Propat International Corporation v. RPost, Inc., 473 F.3d 1187, 1188-89 (Fed. Cir. 2007). 50 Id. at 1187.
51 Id. at 1189-90. 52 Id. at 1190-91. 53 Id. at 1193-94.
International Gamco, Inc. v. Multimedia Games, Inc. 本件係由系爭專利之專屬被授權⼈對侵權⼈起訴（下稱「International Gamco 案」）。地 ⽅法院審理時，被告以原告⽋缺起訴地位做為抗辯，然為地⽅法院所否決，被告不服提起上 訴。聯邦巡迴上訴法院審理後認定，本件原告取得專利授權之契約僅屬⼀種特定「使⽤領域」 之授權契約，被授權⼈並未取得系爭專利之全部實質權利，故⽋缺起訴地位，從⽽廢棄原判 決54。 依據上訴法院判決書所載，本件原告所取得之專屬授權僅限於特定之「使⽤領域」--樂透 遊戲，然⽽系爭專利所保護之技術顯然不限於此。因此，如果法院認定被授權⼈於該特定使 ⽤領域（樂透遊戲）之侵權⾏為具有起訴地位，則由於專利權⼈於其他使⽤領域（其他遊戲） 之侵權⾏為亦具有起訴地位，將使得單⼀被告有被重複提起侵權訴訟之虞55。準此，聯邦巡迴 上訴法院認為若專利之專屬授權僅及於特定之使⽤領域，應認定專屬被授權⼈未取得系爭專 利之全部實質權利，從⽽不具有提起侵權訴訟之起訴地位56。
Alps South, LLC v. The Ohio Willow Wood Company
本件係由系爭專利之專屬被授權⼈對侵權⼈起訴（下稱「Alps South 案」）。被告於地⽅ 法院審理時提出原告⽋缺起訴地位之抗辯，然不為地⽅法院所採。地⽅法院進⽽認定系爭專 利有效且被告構成故意侵權，被告不服向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。上訴法院審理後認定 原告並未於專利專屬授權契約中取得系爭專利之全部實質權利，從⽽認定原告⽋缺起訴地 位，進⽽廢棄原判決並發回更審57。 聯邦巡迴上訴法院調查後認定，本件所涉專屬授權契約的確賦予專屬被授權⼈對侵權⼈ 提出訴訟之權，然⽽專利權⼈亦保留下列權利：(1)被授權⼈倘欲對專利侵權事件進⾏和解， 必須先徵得專利權⼈之書⾯同意；(2)倘被授權⼈於得知侵權六個⽉後仍怠於起訴，專利權⼈ 得對侵權⼈起訴；以及(3)被授權⼈對於系爭專利之製造、使⽤、販賣、要約與進⼝之權侷限 於特定之使⽤領域，亦即義肢產品58。 對此，聯邦巡迴上訴法院⾸先援引最⾼法院於 Waterman v. Mackenzie 案59之⾒解，指出當 專屬被授權⼈僅被授予專利排他權之⼀部份時，其無單獨提起訴訟之起訴地位60。其次上訴法 院更援引先前該院於 International Gamco 案之⾒解，指出倘若法院認定被授權⼈於特定使⽤領 域之侵權⾏為具有起訴地位，則由於專利權⼈於其他使⽤領域之侵權⾏為亦具有起訴地位， 將使得單⼀被告有被重複提起侵權訴訟乃⾄被重複求償之虞61。由於本件所涉專屬授權契約將 被授權⼈實施系爭專利之權侷限於特定之使⽤領域，使得專利權⼈於其他使⽤領域仍保有製
54 International Gamco, Inc. v. Multimedia Games, Inc., 504 F.3d 1273, 1273-74 (Fed. Cir. 2007). 55 Id. at 1275-79.
56 Id. at 1280.
57 Alps South, LLC v. The Ohio Willow Wood Company, 787 F.3d 1379, 1379-81 (Fed. Cir. 2015). 58 Id. at 1383.
59 Waterman v. Mackenzie, 138 U.S. 252, 255 (1891).
60 Alps South, LLC v. The Ohio Willow Wood Company, supra note 57, at 1383-84. 61 Id. at 1384.
造、使⽤、販賣、要約與進⼝系爭專利產品之排他權，從⽽認定該份專屬授權契約並未將系
爭專利之全部實質權利移轉予專屬被授權⼈，故原告⽋缺起訴地位62。
2. 法院認定專屬被授權⼈已取得「全部實質權利」之代表性個案
Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A.
本件係由系爭專利之專屬被授權⼈對侵權⼈提起侵權訴訟。地⽅法院審理後認定被告侵 權，但也認定原告⾏為構成權利⾏使怠惰（laches）與禁反⾔（estoppel），從⽽駁回原告之訴。 雙⽅皆上訴，其中被告之上訴理由係原告與專利權⼈間之授權契約僅是⾮專屬授權契約，故 無起訴地位。聯邦巡迴上訴法院於審閱該份授權契約並探求當事⼈真意後，認定原告做為專 屬被授權⼈業已受讓取得⾜夠之權利，從⽽認定原告具有起訴地位63。 聯邦巡迴上訴法院⾸先指出，欲釐清⼀份專利授權契約係屬專利讓與或授權，並⾮以契 約之名稱來認定64，⽽係必須以授權契約之條款並探求契約當事⼈之真意來綜合判斷65。依據 判決書所載，該份授權契約由專利權⼈授予被授權⼈專屬地製造、使⽤與販賣專利物品之權， 專屬被授權⼈並取得對於過去、現在與將來之侵權⾏為提起訴訟之權。另⼀⽅⾯，專利權⼈ 則於授權契約中保留以下四種權利：(1)對專屬被授權⼈之再授權具有否決權；(2)於其他國家 申請專利之權；(3)當專屬被授權⼈破產或停⽌⽣產專利物品時有終⽌契約之權；以及(4)有受 領損害賠償⾦之權66。 對此授權契約，上訴法院認為專利權⼈已授予專屬被授權⼈提起侵權訴訟之權。專利權 ⼈雖保留四項權利，然法院認為皆⾮實質，專屬被授權⼈仍受讓取得系爭專利之全部實質權 利。對於最受矚⽬之「再授權之否決權」，聯邦巡迴上訴法院認為其僅屬對權利授予之微⼩ 減損，並未實質地阻礙對於系爭專利排他權之完全⾏使67。綜上，聯邦巡迴上訴法院認定專屬 被授權⼈已受讓取得系爭專利之全部實質權利，具有起訴地位68。
McNeilab, Inc. v. Scandipharm, Inc.
本件係由系爭專利之專屬被授權⼈ McNeilab, Inc.（下稱 McNeilab）對侵權⼈起訴，被告
則抗辯原告無起訴地位。地⽅法院審理後認定本件侵權訴訟應納⼊專利權⼈為共同原告，專 屬被授權⼈ McNeilab 並無單獨提起訴訟之起訴地位，故⽽駁回原告之訴。原告不服，向聯邦 巡迴上訴法院提起上訴。上訴法院於審閱該份授權契約並探求當事⼈真意後，認定原告
62 Id. at 1383-86.
63 Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A., 944 F.2d 870, 872 (Fed.Cir.1991).
64 Id. at 874 (“It is well settled that “[w]hether a transfer of a particular right or interest under a patent is an assignment or a license
does not depend upon the name by which it calls itself, but upon the legal effect of its provisions.””)
65 Id. (“To determine whether a provision in an agreement constitutes an assignment or a license, one must ascertain the intention of
the parties and examine the substance of what was granted.”)
66 Id. at 874-75.
67 Id. at 875 (“The sublicensing veto was a minor derogation from the grant of rights. It did not substantially interfere with the full
use by Vaupel of the exclusive rights under the patent, and it has been held not to bar capital gains treatment.”)
McNeilab 具有單獨提起訴訟之起訴地位，不須納⼊專利權⼈為共同原告，故⽽廢棄原判決並 發回更審69。 被告爭執原告無單獨提起訴訟之起訴地位，所持理由有四：(1)原告並未取得全部專利產 品之授權；(2)專利權⼈保留若⼲權益；(3)專屬被授權⼈對於授權之轉讓受有限制；以及(4)專 利權⼈保留起訴侵權⼈之權利70。聯邦巡迴上訴法院於判決書中⼀⼀駁斥如下。 關於第⼀項理由，雖然 McNeilab 於專屬授權契約中取得排他地製造、使⽤及販賣專利物 品之權，但被告主張，原告所製造販賣之產品並未包含系爭專利所保護之全部配⽅與尺⼨， 因此原告並未取得系爭專利之專屬授權。被告此項主張並且為地⽅法院所接受。對此，原告 於上訴理由中主張，專利權⼈已將製造、使⽤及販賣專利物品之權專屬地授權予原告，專利 權⼈本⾝並未保留任何實質專利權，因此原告所取得之專屬授權實質上與專利讓與無異。對 此，上訴法院認同原告之主張，認為本件所涉授權契約之授權標的係泛指全部具商業利益之 產品，故原告取得系爭專利之全部實質權利，其起訴地位不受影響71。 第⼆項理由所稱「專利權⼈保留若⼲權益」，係指授權契約中約定，契約當事⼈於他⽅ 違約且於通知改善卻逾 90 ⽇未改善時有解除契約之權。對此，上訴法院援引 Vanpel 案指出， 於專屬授權契約中對於被授權⼈之違約情事加註解約條款，並以被授權⼈之履約績效作為權 利⾦計算基準係常⾒之授權契約條款，並不影響專屬被授權⼈取得製造、使⽤及販賣授權物 品之排他權72。 對於第三項理由「專屬被授權⼈對於授權之轉讓受有限制」，地⽅法院認定其實質地削 弱專屬被授權⼈起訴之權利。對此，上訴法院認為對於以被授權⼈之執⾏績效作為權利⾦計 算基準之授權契約⽽⾔，授權契約中以合理之條件確保授權僅及於當初選定之被授權⼈，並 不會實質地減損製造、使⽤及販賣授權物品之排他權利73。 對於第四項理由「專利權⼈保留起訴侵權⼈之權利」，聯邦巡迴上訴法院認為被告與地 ⽅法院都未正確地解讀授權契約，實則依據本件所涉之專利授權契約，專利權⼈並無提起專 利侵權訴訟之義務，故專利權⼈並未保留系爭專利之實質權利74。綜上，聯邦巡迴上訴法院認 為本件所涉之專利專屬授權實與專利讓與無異，專屬被授權⼈已取得系爭專利之全部實質權 利，故⽽認定原告有以⾃⾝名義提起專利侵權訴訟之起訴地位75。
Speedplay, Inc. v. Bebop, Incorporated
本件係由系爭專利之專屬被授權⼈對侵權⼈提起侵權訴訟，被告則抗辯專利無效。地⽅
法院審理後認定專利有效但被告不侵權，從⽽駁回原告之訴。雙⽅皆上訴，在上訴審審理中，
69 McNeilab, Inc. v. Scandipharm, Inc. 95 F.3d 1164, 1996 WL 431352, at *1 (C.A. Fed. (Pa.)). 70 Id. at *2. 71 Id. at *3. 72 Id. at *3. 73 Id. at *4. 74 Id. at *4-5. 75 Id. at *5-6.
原告是否有單獨提起侵權訴訟之起訴地位成為爭點之⼀。聯邦巡迴上訴法院於審閱該份授權 契約並探求當事⼈真意後，認定原告具有起訴地位76。 依據判決書所載，專利權⼈於授權契約中賦予被授權⼈全球地、無償地且專屬地製造、 使⽤與販賣專利物品之權，專屬被授權⼈並且具有再授權之權利。然⽽雙⽅亦於授權契約中 約定，倘專屬被授權⼈於接獲通知三個⽉後仍未對侵權⼈起訴，則專利權⼈有單獨提起侵權 訴訟之權。被告依此契約條款，援引前開 Abbott 案之⾒解，主張原告並未因專屬授權契約取 得全部實質權利，從⽽⽋缺起訴地位77。 雖然本件與 Abbott 案有前開相類似之條款，但聯邦巡迴上訴法院仍舉出本件所涉授權契 約諸多與 Abbott 案授權契約相異之處。例如 Abbott 案之授權契約中，被授權⼈⾏使專利排他 權之效⼒不及於專利權⼈原已授權之對象，且專利權⼈得介⼊被授權⼈所提起之訴訟等等條 款，皆為本件契約所無。準此，聯邦巡迴上訴法院認定本件之原告做為專屬被授權⼈，對於 侵權訴訟有絕對之主導權與控制權，已取得全部實質權利，從⽽具有起訴地位78。
Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al.
美國聯邦巡迴上訴法院於 2014 年 11 ⽉之 Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al.案79
（下稱「Azure Networks 案」）亦有類似之判決，頗值關注。Tri-County 案中，Azure Networks （下稱「Azure」）與 Tri-County Excelsior（下稱「Tri-County」）做為共同原告，於美國東德
州地⽅法院向 CSR PLC 等公司（下稱「CSR」）提起專利侵權訴訟80，其中 Tri-County 係以
美國專利 7,756,129 號（下稱「129 專利」）之專利權⼈⾝分，Azure 則係以該專利之專屬被授 權⼈⾝分提起訴訟。地⽅法院審理後，以 Tri-County 已實質上將專利權讓與予 Azure 為由認定
Tri-County⽋缺起訴地位，從⽽駁回 Tri-County 之訴。Tri-County 不服，向聯邦巡迴上訴法院
提起上訴81。
本件所涉及之 129 專利，從核准公告後幾經轉⼿，後為 Azure 所收購。Azure 後於 2010
年將 129 專利捐贈予⾮盈利慈善機構 Tri-County。數週後，雙⽅另簽訂專利專屬授權契約，由
Tri-County再將 129 專利專屬授權予 Azure，允許 Azure 得：(1)製造、委託製造、使⽤、販賣、
要約、進⼝專利物品；(2)使⽤專利⽅法；(3)全權實施專利權；(4)全權再授權；(5) 不需徵得 Tri-County之同意以進⾏和解；以及(6)負責繳納 129 專利之維持年費。為此，Azure 須繳納某 百分⽐之專利收益（包含再授權之權利⾦以及訴訟之損害賠償⾦）予 Tri-County（前五年 33%， 五年之後 5%）82。 上訴法院於判決書中指出，起訴地位之有無係屬法律問題。原則上，專利權⼈及其繼受 ⼈得提起專利侵權訴訟，其中專利權⼈係指擁有專利之法律上所有權之⼈，包含原始取得與
76 Speedplay, Inc. v. Bebop, Incorporated, 211 F.3d 1245, 1245-49 (Fed. Cir. 2000). 77 Id. at 1250-51.
78 Id. at 1251.
79 Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al., 771 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2014).
80 Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al., 2013 WL 173788, at *1 (E.D. Tex. 2013). 81 Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al., supra note 79, at 1339.
繼受取得。然⽽倘專利權⼈將全部實質權利移轉予專屬被授權⼈，則專屬被授權⼈將被以專 利權⼈看待，從⽽得以⾃⼰名義提起侵權訴訟83。此時專利權⼈是否仍有起訴地位，則有疑義。 經審理後，上訴法院認定專屬被授權⼈ Azure 已取得 129 專利之重要權利，包含執⾏專利、 授權、控制授權與訴訟、排他地實施專利、以及維護專利之權利。由於 Tri-County 已實質上 將專利權讓與予 Azure，上訴法院認定專屬被授權⼈ Azure 具有起訴地位84。 (三) 由美國專利訴訟實施權之⾓度檢討「全部實質權利原則」 「起訴地位」係美國法院衡量原告有無以⾃⼰名義提起訴訟之判斷標準85，可說是法院之 敲⾨磚，若無起訴地位，原告根本無法藉由法院捍衛⾃⼰之權益86。美國法對於專利訴訟起訴 地位之規範，包含憲法之起訴地位要件、專利法之起訴地位要件以及判例法之起訴地位要件 等三項。具備起訴地位係每⼀聯邦司法訴訟之基本要件87，專利權⼈或專屬被授權⼈於法院提 起專利侵權訴訟時，必須先證明其符合前述三種起訴地位之要件88。 如前述，依據美國聯邦巡迴上訴法院之⾒解，失去全部實質權利之專利權⼈與未取得全 部實質權利之專屬被授權⼈皆不能以⾃⾝名義單獨提起訴訟。失去全部實質權利之專利權⼈ 必須依附於被授權⼈之訴訟，未取得全部實質權利之專屬被授權⼈必須依附於專利權⼈之訴 訟，否則無起訴地位。 由訴訟法制上檢討，美國聯邦巡迴上訴法院此番⾒解之規範⽬的，主要在於避免同⼀被 告因同⼀侵權⾏為遭致多重訴訟甚⾄多重損害賠償責任89。詳⾔之，倘同⼀被告因同⼀侵權⾏ 為被專利權⼈與專屬被授權⼈分別提起侵權訴訟，勢必⼆個訴訟皆須應訴，衍⽣雙倍精神上 與⾦錢上之勞費。若法院係以被告侵權利得或合理權利⾦來計算損害賠償額90，則重複應訴之 被告還可能被重複求償，⽽必須⽀付超過其理應⽀付之損害賠償⾦。因此，唯有讓未取得全 部實質權利之專屬被授權⼈依附於專利權⼈（或失去全部實質權利之專利權⼈依附於取得全 部實質權利之專屬被授權⼈）之訴訟，⽅可避免同⼀被告因同⼀侵權⾏為⽽遭致多重訴訟， 甚⾄多重損害賠償責任。 其次，在專利權⼈未將專利之全部實質權利移轉予專屬被授權⼈之情況下，專利權⼈仍 舊保有該專利之實質權利，具有單獨對侵權⼈起訴之起訴地位。由於被告於專利侵權訴訟中 得以專利無效或不可實施做為抗辯事由，倘若法制上容許未取得全部實質權利之專屬被授權 ⼈單獨提起侵權訴訟，⽽專屬被授權⼈⼜缺乏動機或意願或能⼒對於專利無效或不可實施之 抗辯進⾏攻防，則可能導致系爭專利被宣告無效或不可實施，對於未共同起訴之專利權⼈⾄ 83 Id. at 1342. 84 Id. at 1343-47.
85 Ernest A. Young, Prudential Standing after Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc., 10DUKE J.CONST.L.
&PUB.POL’Y 149, 149 (2014).
86 Nancy C. Staudt, Modeling Standing, 79 N.Y.U.L.REV. 612, 612-13 (2004).
87 Pfizer, Inc. v. Elan Pharm. Research Corp., 812 F. Supp. 1352, 1356 (D. Del.1993) (“Standing is a “threshold question in every
federal case, determining the power of the court to entertain the suit.””)
88 Sarah Greibrok, Contract Principles: A Sensible Alternative to the “All Substantial Rights” Standard in Licensing Standing, 42
AIPLA Q.J. 109, 112 (2014).
89 Newton, supra note 17, at 236-37.
為不利。因此在專利權⼈未將專利之全部實質權利移轉予專屬被授權⼈之情況下，要求專屬 被授權⼈必須依附於專利權⼈之訴訟⽅有起訴地位，可確保專利權⼈有為其專利有效性與可 實施性答辯之機會，可充分確保專利權⼈訴訟上之權益91。 （四）我國法之反思與建議--以美國全部實質權利原則為借鏡檢視我國專利專屬授權法制 本⽂嘗試以美國全部實質權利原則為借鏡，據以檢視我國專利專屬授權法制。經分析後 發現我國專利法中對於專利專屬授權之定義不夠完整與細緻，且未規定當專屬被授權⼈取得 提起侵權訴訟之資格時，專利權⼈是否還能提起侵權訴訟。本⽂經由⽐較法研究並參酌著作 權法之⽴法後，謹提出⼆點建議：（⼀）專利法中宜針對專屬授權進⼀步定義，規範構成專 利專屬授權之必要條款與應避免條款，且規範上最好能與國際接軌；（⼆）宜修法明定當專 屬被授權⼈取得單獨起訴資格時，專利權⼈僅能與被授權⼈共同提起訴訟⽽不得單獨起訴， 否則將⽋缺當事⼈適格。謹詳述如下： 我國專利法原本對於專利授權未刻意區分專屬授權與⾮專屬授權，直到 2011 年修法（亦 即現⾏法，2012 年及 2013 年之修法未更動條次及相關內容）時，⽅於第 62 條第 2 項為此區 分，並於同條第 3 項指出「專屬被授權⼈在被授權範圍內，排除發明專利權⼈及第三⼈實施 該發明」，可視為專屬授權之定義。⾄於⾮專屬授權，則係於⽴法理由中說明「指專利權⼈ 為授權後，就相同之授權範圍內仍得再授權第三⼈實施該發明」。無論是專屬授權或⾮專屬 授權皆於授權契約成⽴⽣效時即為⽣效，然宜向智慧財產局辦理登記，否則無法對抗第三⼈92。 對於被授權⼈是否有再授權之權利，現⾏專利法仍係區分專屬授權與⾮專屬授權⽽有不 同之規範標準，其中專屬被授權⼈原則上有再授權之權利，除⾮契約另有排除93。相反地，⾮ 專屬被授權⼈原則上沒有再授權之權利，除⾮經專利權⼈或專屬被授權⼈之同意94。無論是專 屬授權或⾮專屬授權之再授權，同樣宜向智慧財產局辦理登記，否則無法對抗第三⼈95。對於 專屬被授權⼈是否有排除侵害與損害賠償請求權之議題，現⾏專利法第 96 條第 4 項明定專屬 被授權⼈原則上具有排除侵害與損害賠償請求權，除⾮契約另有約定。依其規範，除⾮於授 權契約中另有排除，專屬被授權⼈依其專屬授權契約將取得單獨提起侵權訴訟之訴訟實施權。 由此可知，我國專利法中對於專屬授權與⾮專屬授權有迥然不同之法律效果，然⽽法律 上僅以「被授權⼈在被授權範圍內，能否排除發明專利權⼈及第三⼈實施該發明」來區分⼆ 者，似乎完全忽略授權契約其他條款對於專利排他權效⼒之影響，⽴法上略嫌粗糙。舉例⽽ ⾔，於現⾏專利法之架構下，專利權⼈得與被授權⼈締結⼀件專屬授權契約，約定被授權⼈ 無再授權之權，且約定倘侵權持續進⾏經專利權⼈通知但被授權⼈經三個⽉未起訴，則專利 權⼈得以⾃⾝名義提起侵權訴訟。如此⼀來，被授權⼈其實並未取得容任侵權之權利（例如
91 Newton, supra note 17, at 236-37.
92 專利法第 62 條第 1 項：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關 登記，不得對抗第三人」。 93 專利法第 63 條第 1 項：「專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定」。 94 專利法第 63 條第 2 項：「非專屬被授權人非經發明專利權人或專屬被授權人同意，不得將其被授予之權利再授權第三 人實施」。 95 專利法第 63 條第 3 項：「再授權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人」。
其可能希望將專利物品交由其關係企業或友好同業代⼯，然於此授權條件下專利權⼈仍得對 該關係企業或友好同業起訴），被授權⼈是否取得完整之專利排他權，此授權契約是否可定 性為專屬授權契約，實有疑義。 更重要者，專利法並未規定當專屬被授權⼈取得提起侵權訴訟之資格時，專利權⼈是否 還能提起侵權訴訟。邏輯上有如下三種可能，其⼀係專利權⼈不得提起侵權訴訟，其⼆是專 利權⼈不得單獨提起侵權訴訟，但得與專屬被授權⼈共同起訴，其三係專利權⼈得單獨提起 侵權訴訟，⽴法者對此並未於法律條⽂中予以明定。取得代之者，⽴法者竟然選擇在⽴法理 由中對如此重要之事項加以說明：「⾄於專利權⼈為專屬授權後，得否⾏使損害賠償請求權 以及侵害排除或防⽌請求權，經查各國（美、英、⽇、德、澳洲）⽴法例，並無此限制，且 於專屬授權關係存續中，授權契約可能約定以被授權⼈之銷售數量或⾦額作為專利權⼈計收 權利⾦之標準，於專屬授權關係消滅後，專利權⼈則仍得⾃⾏或授權他⼈實施發明，是以專 利權⼈於專屬授權後，仍有保護其專利權不受侵害之法律上利益，不當然喪失其損害賠償請 求權以及侵害排除或防⽌請求權，併此說明」。 姑且不論於⽴法理由中說明如此重要事項是否恰當，此⽴法理由⾄少存在⼆項問題。其 ⼀是其謂「經查各國（美、英、⽇、德、澳洲）⽴法例，並無此限制」，然由本⽂前開論述 可知，依據美國判例法，當專利權⼈將其專利專屬授權⽽讓被授權⼈取得全部實質權利後， 專利權⼈喪失單獨起訴之資格。此外，澳洲聯邦法院（Full Court of the Federal Court of Australia）
於 2015 年之 Bristol-Myers Squibb Company v. Apotex Pty Ltd 案96中，亦有相同之⾒解。由於美
國與澳洲皆屬判例法國家，其法院判決效⼒等同於法律，此⽴法理由⾄少對於美國法與澳洲 法存有誤解。 其⼆是，此⽴法理由僅說明「專利權⼈於專屬授權後，仍有保護其專利權不受侵害之法 律上利益，不當然喪失其損害賠償請求權以及侵害排除或防⽌請求權」，然未明定專利權⼈ 究係得單獨提起侵權訴訟，抑或不得單獨起訴但得與專屬被授權⼈共同起訴。由此可知，對 於當專屬被授權⼈取得提起侵權訴訟之資格時專利權⼈是否還能單獨起訴，我國專利法並未 明確表⽰⽴場。然由前開⽴法理由之⽂字推敲，似隱含有專利權⼈得單獨起訴之意。果若如 此，則實務上將可能造成同⼀被告因同⼀侵權⾏為遭致多重訴訟甚⾄多重損害賠償責任之 虞，學理上則將造成專利權⼈與專屬被授權⼈同時擁有專利排他權之⽭盾情事。 為了解我國法院之⾒解與⽴場，本⽂針對法院判決進⾏實證研究，發現我國已有多件專 利侵權訴訟中，被告抗辯專利權⼈既已將系爭專利專屬授權予被授權⼈，其本⾝即無提起訴 訟之當事⼈適格，詳述如下。 1. 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 95 號民事判決 本件原告是專利權⼈法商安萬特醫藥公司及其專屬被授權⼈賽諾菲安萬特股份有限公 司，⼆位共同原告以其中華民國發明第 197394 號「適⽤於製備可注射灌注液（PERFUSION）
96 Bristol-Myers Squibb Company v. Apotex Pty Ltd [2015] FCAFC 2, available at
之組合物」專利受侵害為由，於智慧財產法院對臺灣東洋藥品⼯業股份有限公司起訴，請求 排除侵害與損害賠償。被告除了爭執「無任何授權紀錄，顯⾒原告賽諾菲安萬特公司主張其 為系爭專利之專屬被授權⼈，並⾮實在」之外，尚爭執專利權⼈法商安萬特醫藥公司倘已將 系爭專利授權予賽諾菲安萬特股份有限公司，則專利權⼈不得再⾏使其專利並主張損害賠償 請求權：「依本院 97 年度民專訴字第 47 號判決意旨，如專利權⼈已將其專利專屬授權予他 ⼈，即不得再⾏使其專利並主張損害賠償請求權。倘在專利權⼈無償專屬授權他⼈實施其專 利之情形，實難謂專利權⼈將因他⼈實施其專利⽽受有損害。職是，如原告安萬特公司已將 系爭專利專屬授權予原告賽諾菲安萬特公司，則不論被告是否有侵害系爭專利，依上開判決 ⾒解，原告安萬特公司已不得再請求損害賠償。」97。 被告雖未引⽤美國之全部實質權利原則，但已提出類似概念，亦即專利權⼈既然已將系 爭專利專屬授權他⼈，則⾃⾝已無保留任何排他權能，⾃無訴訟實施權。然⽽被告之主張並 未為法院所接受，法院判決指出：「專利權之授與與讓與不同，專利權之受讓⼈，在其受讓 範圍內為專利權⼈，⽽專利權之被授權⼈，僅於專利權讓與之範圍，得實施專利權，專利權 ⼈仍為專利權之主體。從⽽，在專屬授權之場合，除授權契約另有約定外，專利權⼈與專屬 被授權⼈各得向侵權⾏為⼈請求其所受之損害賠償（司法院 98 年度智慧財產法律座談會第 15 號決議參照）。」98 換⾔之，智慧財產法院援引司法院 98 年度智慧財產法律座談會第 15 號決議之結論，認 為在專利專屬授權之情形下，專利權⼈與專屬被授權⼈皆有訴訟實施權，「各得」向侵權⼈ 請求損害賠償，似有⼆者得分別起訴之意。由於本件係由專利權⼈與專屬被授權⼈共同提起 訴訟，其當事⼈適格性當無疑義，法院之判決結論乃屬正確。 2. 智慧財產法院 100 年度民專上更(⼀)字第 12 號民事判決 本件亦係專利權⼈與專屬被授權⼈共同對被告提起專利侵權訴訟，被告對專屬被授權⼈ 之當事⼈適格提出質疑。智慧財產法院更審審理後認為專屬被授權⼈確實已取得專屬授權， 故⽽認定其有起訴之當事⼈適格99。 本件判決僅處理被授權⼈之當事⼈適格性議題，並未如前開智慧財產法院 98 年度民專訴 字第 95 號民事判決般地認定「專利權⼈與專屬被授權⼈各得向侵權⾏為⼈請求其所受之損害 賠償」。由於本件乃由專利權⼈與專屬被授權⼈共同提起訴訟，其當事⼈適格性本無疑義， 法院之判決結論誠屬正確。 3. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 125 號民事判決 本件係由專利權⼈對被告提起侵權訴訟，請求排除侵害與損害賠償。然⽽被告主張，原 告專利權⼈已將系爭專利專屬授權予第三⼈，故原告無實施本件訴訟之權能，當無起訴之當 事⼈適格100。 97 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 95 號民事判決。 98 同前註 97。 99 智慧財產法院 100 年度民專上更(一)字第 12 號民事判決。
