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修理更換零組件而提升專利產品之功能或應用,尚存 爭議

可允許修理理論在於,專利產品所有人有權透過修理或更換耗損或破 舊之零組件,以維持產品可使用之壽命。然而,依據美國最高法院和美國聯 邦巡迴法院之判決,如修理或更換零組件之後,使原專利產品功能提升或增 加其應用面,該行為不屬於再製,而是類似修理。此可以 Wilbur-Ellis Co. v.

Kuther

174

案和 Surfco Hawaii v. Fin Control Systems Pty, Ltd.

175

案說明之。

在 Wilbur-Ellis Co. 案中,系爭專利是有關於魚罐頭加工機。原告專利 權人 Kuther 授權他人製造銷售由系爭專利所涵蓋的用來生產可裝重 1 磅之 罐頭的加工機器176。被告 Wilbur-Ellis 購買四台二手的罐頭加工機,其中三 台已鏽蝕而無法運作;第四台加工機需要經過清洗和噴砂後,才可以繼續使 用。被告 Wilbur-Ellis 聘僱另一被告整修加工機使其能繼續操作,並且改變 了構成加工機的 35 個零組件中的 6 個零組件之尺寸,使機器能生產 5 盎司 的罐頭;6 個零組件中有 1 個零組件因為鏽蝕嚴重,以致於必須研磨至可適 用生產 5 盎司罐頭之尺寸,該零組件才可繼續被使用177。美國最高法院多 數見解依循 Aro I 案之見解,認為系爭四個罐頭加工機並沒有耗損,在經過 清洗和修理後還可以使用若干年178。假設系爭機器經修理後用於加工 1 磅 的罐頭,則無疑是修理而不是再製179。美國最高法院進一步表示,當加工 機的 35 個零組件中的 6 個零組件被改變尺寸或重新安置時,也不會侵犯專 利權,因為機器所加工的罐頭尺寸規格不是發明的一部分,而系爭 6 個零組 件 的 尺 寸 ( size ) 、 位 置 ( location ) 、 形 狀 ( shape ) 和 構 造 (

174 Wilbur-Ellis Co. v. Kuther, 377 U.S. 422 (1964).

175 Surfco Hawaii v. Fin Control Systems Pty, Ltd., 264 F.3d 1062 (Fed. Cir. 2001).

176 Wilbur-Ellis Co., 377 U.S. at 422-23.

177 Id. at 423.

178

Id. at 424.

179 Id.

tion)也未受專利保護180。被告改變舊機器的尺寸以用於加工不同尺寸規格 的罐頭,不是習慣意義上(in the customary sense)的修理,但他的行爲是 類似修理(kin to repair),因爲它是基於舊機器的使用性能,而該舊機器已 支付過權利金了。只有在專利權人排除他人製造專利産品的權利受到侵犯 時,才能稱爲再製181。最高法院表示,因為尺寸規格不是發明,因此改變 機器的尺寸以用於加工 5 磅的罐頭,是購買者之權利182;加工專利産品中 6 個非專利部件以提高機器的使用性能,並不構成再製183。原告主張被告只 得到使用這種機器加工 1 磅罐頭的授權,但美國最高法院認為,系爭機器在 出售時未附有任何限制條件184。因此最後認定被告整修機器不構成專利侵 害。

在 Surfco Hawaii 案中,被告 Surfco 生產可用於原告專利權人所生產之 專利衝浪板的尾翼,該尾翼有附加橡膠邊,以防止割傷衝浪板使用人,讓使 用者使用起來更為安全。原告爭辯判例並不允許為了安全因素而完全更換專 利產品的重要零組件。對於原告此爭辯,美國聯邦巡迴上訴法院表示,雖然 延長使用壽命是修改或更換專利產品零組件的通常原因,但不是法律允許的 唯一原因185。換言之,依據美國聯邦巡迴上訴法院之見解,只要不是再製 專利產品,專利產品所有人可以基於任何理由更換零組件,不論該零組件是 否已經耗損,也不論更換或改裝零組件之後,是否會提升專利產品的性能。

然而值得注意的是,由地方法院判決並於 1994 年經美國聯邦巡迴上訴 法院維持該判決的 Universal Electronics, Inc. v. Zenith Electronics Corp. 案,

似乎有不同之推論。在 Universal Electronics, Inc. 案中,系爭專利係有關於

180 Id. at 424-25.

181 Id. at 425.

182 Id.

183 Id.

184 Id.

185 Surfco Hawaii v. Fin Control Systems Pty, Ltd., 264 F.3d 1062 (Fed. Cir. 2001).

電器設備遙控之系統與方法,為 Zenith Electronics(以下稱「Zenith」)所 擁有。Universal Electronics(以下稱「Universal」)製造銷售遙控發射裝 置,用以控制不同製造商所銷售之電器186。系爭專利中所主張的系統和方 法包含一發射器(transmitter)和接收器,其中發射器是一遙控單元;接收 器例如是電視或錄放影機。申請專利保護之範圍不涵蓋發射器本身187。 Universal 被控侵權之產品係多品牌(multibrand)遙控器,可用來操作不同 編 碼 的 電 器 設 備 , 其 中 一 些 電 器 設 備 係 由 專 利 權 人 Zenith 所 製 造 。 Universal 將其發射器銷售予電器設備所有者,這些所有者中包含了同時購 買 Zenith 的接收器與發射器的顧客188。Zenith 接收器的所有者只會在 Zenith 發射器已毀損(break)、Zenith 發射器已遺失,或為整合數個遙控發射器

(即法院所稱基於「減少雜亂(reducing clutter)」之目的),才會去購買 Universal 的 發 射 器189。 Universal 主 張 其 顧 客 並 未 侵 害 系 爭 專 利 , 因 為 Zenith 有默示授權予那些顧客,或那些顧客購買 Universal 發射器是為了修 理購自 Zenith 的系統190。在未有直接侵權發生,Universal 不須負幫助侵害 或誘引侵害的責任191。Zenith 則主張,1.其未默示授權予購買者、2.購買者 使用 Universal 的遙控裝置(發射器)並非修理系統,而是更換系統主要零 組件192。本案爭點在於,Zenith 的顧客透過 Universal 遙控發射器使用 Zenith 電器設備中的遙控系統,是否構成未被授權使用系爭專利193。如果顧 客有獲得利用 Universal 遙控發射器來使用 Zenith 電器設備之默示授權,或

186 Universal Electronics, Inc. v. Zenith Electronics Corp., 846 F.Supp. 641, 643 (N.D. Ill.

1994), aff ’d, 41 F.3d 1520 (Fed. Cir. 1994) (per curiam) (unpublished).

187 Id.

188 Id. at 644.

189 Id.

190 Id.

191 Id.

192 Id. at 645.

193

Id.

利用 Universal 遙控發射器屬於可允許修理的範疇,則顧客的使用是有被授 權的194

對於功能完好但為了整合數個遙控發射器以「減少雜亂」之目的,而 以 Universal 銷售的發射器取代 Zenith 發射器的議題上,Universal 爭辯可允 許的維修包含了改善不受專利保護之零組件,Universal 的顧客使用其遙控 發射器用以更換 Zenith 遙控發射器,以整合數個遙控器,減少遙控器數 量,不構成直接侵害系爭專利;Zenith 回應,可允許修理理論是修理損壞或 破舊之零組件,而非更換以改善仍可使用之零組件195。地方法院指出,在 那些法院允許更換尚未毀損或破舊之零組件的案例中,是因為有特殊情況存 在。例如在 Everpure 案中,美國聯邦巡迴上訴法院認為,因為專利權人設 計過濾系統方式,使得若未更換未耗損的濾筒,就無法更換已耗損的濾心,

因此認為顧客的更換行為不構成直接侵害196。然而地方法院認為本案並未 有此特殊情況發生;Universal 也未提出證據說明顧客有更換 Zenith 遙控發 射器之需要197。因此,如果未有默示授權存在,可允許修理之理論是不允 許更換未受損的遙控發射器。