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Husky Injection Molding Systems Ltd. 案系爭專利是有關於用來產生塑膠 預製品(plastic perform)的射出成型機,包含未受個別專利保護的模具和

承載板(carrier plate)202。當顧客要更改預製品的設計,通常必須購買替代 模具和對應的承載板,如此才可操作系爭專利設備,以生產所須的預製品。

平均而言,顧客每三至五年會更改預製品的設計。因此當專利設備要製作不 同的塑膠產品時,需要從專利權人處購買更換用的模具與承載板組合203。 被告 R & D Tool & Engineering(以下稱「R & D」)生產製造可用來替代專 利設備中的模具與承載板204。當 R & D 將替代用的模具和承載板銷售予專

199 Id. at 673.

200 See Jazz Photo Corp. v. Int’l Trade Comm’n, 264 F.3d 1094, 1102 (Fed. Cir. 2001).

201 Aktiebolag, 121 F.3d at 674.

202 Husky Injection Molding Systems Ltd. v. R & D Tool & Engineering Co., 291 F.3d 780, 782 (Fed. Cir. 2002).

203

Id. at 783.

204 Id. 為了製作替代(substitute)用的模具與承載板,R & D 購買不具有模具與承載 板的專利設備。當專利設備出售予 R & D 時,R & D 通知 Husky 的業務人員其欲使 用該專利設備製造替代用的模具;此外,所有的專利設備在出售時,並未附有未來

利產品所有人,Husky 控告 R & D 幫助侵害系爭專利。Husky 爭辯,當 R &

D 銷售模具與承載板組合給 Husky 顧客時,因為顧客替換新的承載板於專 利設備構成再製專利產品,因此 R & D 構成幫助侵害205。被告抗辯它銷售 的產品類似修理,且另一方面 Husky 有默示授權其可製造銷售模具和承載 板206。Husky 主張,除非基於有效的公共政策合理性(valid public policy justification),例如:為了提升安全性,否則專利產品所有人並無權利自願 更換未受專利保護的零組件。然而美國聯邦巡迴上訴法院不同意 Husky 的 主張,並說明此爭辯與判例不合207。美國聯邦巡迴上訴法院認為,不論是 在可允許修理的案例或是在類似修理的案例,如果某一特定零組件可輕易被 更換,則更換該零組件不會構成侵害208,無關於該零組件是否為專利發明 的重要元件209,也無關於更換該零組件是否具有公共政策目的210。美國聯 邦巡迴上訴法院指出,本案系爭專利產品的特定零組件是可輕易更換的⎯⎯

射出成型機器的設計允許模具和承載板可以更換211。基本上,在使用三年 至五年後,專利權人的顧客為了要改變預製品的設計,會購買新的模具和承 載板;此外,Husky 有銷售替代用的模具和承載板,並分別提供射出成型機

購買模具或承載板的契約限制。

205 Id.

206 Id. at 783-84. 本案地方法院給予被告不侵害系爭專利的簡易判決,認為使用被告的 模具/承載板以替代原來未受個別專利保護的模具/承載板組合,未達到最高法院 於 Aro I 案所設立的不可允許再製的程度。地方法院指出,改變專利設備中零組件 的形狀,以製造具有不同設計的預製品,較類似於修理而非再製,且該更換之行為 屬於專利設備購買者的權利。另一方面,地方法院認為,因為專利權人並未對所銷 售的專利設備附加限制,因此其顧客獲有替換模具/承載板之組合以製造具有不同 設計之預製品的默示授權。

207 Id. at 788.

208 Id. at 787-88.

209 Id. at 788.

210 Id.

211 Id.

器和模具/承載板組合的報價212。美國聯邦巡迴上訴法院據此認定模具和 承載板是可以輕易更換的213。由於本案承載板只不過是專利產品的一部 分,且未受個別專利保護,因此 Husky 的顧客更換模具和承載板不構成直 接侵害,故 R & D 銷售模具/承載板組合不構成幫助侵害214

4. 結論

從以上十種類型的修理專利產品或更換專利產品零組件之爭議的案例 歸納,可以將美國關於專利產品可允許修理與不可允許再製判斷方式歸納如 圖 1 所示。基本上欲判斷修理專利產品是否合法,前提是該專利產品必須是 合法的,也就是必須是經由專利權人或其被授權人所銷售的;如專利產品未 經授權銷售,該產品屬於侵權物,使用人或購買者自然也無權修理該產品。

然而,一合法銷售的專利產品如有附加使用限制,且該使用限制如構成有效 的契約,例如:授權使用一次,則違反該限制之使用(例如:再使用專利產 品)都是未經授權而構成侵害系爭專利,此時也無須進一步判斷被告的行為 是修理或再製215。值得注意的是,由美國聯邦巡迴上訴法院案例顯示,如 使用限制的效果是針對專利產品整體,修理專利產品或重複使用有使用限制 之零組件即有可能構成再製,例如:American Cotton-Tie Co. v. Simmons 案 中的金屬棉包捆紮帶(金屬扣上蓋有「授權使用一次」)及 Mallinckrodt,

Inc. v. Medipart, Inc. 案中的診斷治療肺病之裝置(專利產品上有標示「僅供

單次使用」);如使用限制的效果是針對專利產品的個別零組件,且使用者 遵照專利權人的指示更換該零組件,該行為並不會因此構成再製,除非所更 換之零組件因為耗損而使專利產品整體也跟隨著耗損,例如:Sage

212 Id. at 788-89.

213 Id. at 789.

214 Id.

215 See Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, (Fed. Cir. 1992).

ucts, Inc. v. Devon Industries, Inc. 案中的醫療廢棄物處理系統及 Kendall Co.

v. Progressive Medical Technology, Inc. 案中治療和防止靜脈血栓的醫療設

備。

從美國法院對有關於修理和再製區分爭議案例可以發現,對專利產品 的修理/更換零組件的結果,可以區分為可允許之修理、類似修理,及不可 允許的再製,其中可允許之修理和類似修理都是專利法所允許的;如修理/

更換專利品之零組件構成再製的行為,提供零組件者可能會構成誘引侵害和 幫助侵害。依據美國最高法院於 Aro I 案之判決,不可允許的再製,是發生 在因零組件的耗損而使專利產品整體已經耗損後,對其修理、修復或更換相 關零組件,使其能繼續發揮功能;換言之,如專利產品整體尚未耗損,自然 沒有重新製造或「再」造一個新專利產品的行為,而專利產品耗損與否,與 專利產品所有人對該產品現況在經濟上之評價應無關216。如專利產品尚未 耗損,甚至尚未被使用,不論使用者所改裝或更換的零件是否已耗損,法院

會認定此種行為屬於類似修理,仍不構成不可允許的再製,例如:Wilbur-Ellis Co. v. Kuther 案的魚罐頭加工機、Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp. 案的墨水匣,及 Surfco Hawaii v. Fin Control Systems Pty, Ltd. 案的衝浪板。

然而,專利產品之修理和再製類型不限於上述具體類型,有許多尚未 處理之爭議有賴法院進一步的處理,例如:1.當專利產品之特定零組件尚未 耗損,如該零組件不易從專利組合中拆下更換,也非伴隨著其他已耗損或須 更換之零組件進行更換,此時使用者強制更換該特定零組件是否仍屬於專利 法所允許之行為?2.當專利產品之特定零組件已耗損,但並未使專利產品整 體耗損而無法再發揮原來設計目的,如該耗損之零組件的壽命並未相對於其 他零組件者短,使用者更換該耗損之零組件是否不構成侵害系爭專利?3.當 專利產品整體尚未耗損,但使用者一次更換大部分或全部的零組件,是否仍

216 See Dana Corp. v. American Precision Co., 827 F.2d 755, 760 (Fed. Cir. 1987).

屬於類似修理?這些爭議僅能有賴於未來具體案件發生時,再由法院依據相