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系統化修理專利產品,仍可能屬於可允許修理

修理專利產品方法和型態如從從事修理之行為人角度來區分,可分成 三類:1.產品所有人從零件供應商或銷售商處購買更換件後自行修理;2.顧 客將產品送交至提供維修服務的廠商,由廠商依據顧客的要求,進行修理或 更換已經耗損或破損的零件,甚至進行改裝;3.廠商大量回收舊的或使用過 的產品,利用生產線方式,進行有系統的修理,甚至拆解產品後,將零組件 分門別類,去除無法再使用而留下功能完好可供再利用之零組件。由於這三 種修理型態對原產品既有市場所產生之衝擊不同,因此會引起專利權人不同 程度的關切:第一種修理型態主要涉及的議題是,零件供應商所提供之更換 件是否專門用來實施專利發明,以致於當產品所有人因「修理」產品而產生

161 Jazz Photo Corp. v. Int’l Trade Comm’n, 264 F.3d 1094, 1107 (Fed. Cir. 2001).

162 Id. at 1108.

163 Id.

164 Id.

「再製」時,零件供應商是否應負幫助侵害或誘引侵害之責任;第二種修理 型態與第一種修理型態近似,仍然是針對個別顧客或使用者提供個別的維修 服務,但因為廠商本人維修或改裝產品,屬於營利性質,因此較易引起專利 權人的注意;第三種由於涉及有系統和大規模的修理,且修理後之產品在導 入市場後,會與專利權人既有的全新產品或專利權人本身所銷售的二手產品 相競爭,直接衝擊專利權人或其被授權人的產品市場占有率,對專利權人或 其被授權人之利益傷害較大,也因此相對容易產生此種型態的「修理」,是 否專利法上所允許之修理的爭議。此議題可以以 Dana Corp. v. American

Precision Co. 案說明之。

在 Dana Corp. 案中,系爭專利是有關於重型卡車的離合器。被控侵權 人 American Precision Co., Inc.(以下稱「APC」)等人與專利權人 Dana 銷 售新的未受專利保護之離合器零組件給離合器重製商(production rebuild-ers)和維修商(repair & return rebuilders)。離合器維修商拆解特定的破損 離合器,找出其中有缺陷的零組件加以更換,並在清理有用的零組件後,重 新組裝該離合器。這些經維修組裝後的離合器之零組件大部分是使用原來可 用的零組件165;重製商利用折價或貼現方式,取得許多破舊的離合器後,

將這些破舊離合器加以分解,清洗並分類零組件,把仍可使用的零組件找出 後置放於零件箱(bin),之後再利用生產線重新組裝離合器,而重新組裝 這些離合器所使用的零組件大部分是使用置放於零件箱的舊零組件,零件箱 內如有不足的舊零組件,就使用新的零組件替代之。被告重製商 Century 並 未有記錄顯示重製的離合器中有哪一個零組件是新的。在地方法院審理時,

專利權人 Dana 主張 Century 重製離合器構成直接侵害,而 APC 提供關鍵的 新零組件給 Century 構成幫助侵害。這些關鍵的新零組件每個都不同,且僅 是構成離合器數十個零組件中的一部分。

本案 Dana 僅質疑 Century 使用由 APC 所銷售的新零件於重製的離合

165 Dana Corp. v. American Precision Co., 827 F.2d 755, 756-57 (Fed. Cir. 1987).

器,但對 Dana 自己所銷售的新零件用於重製的離合器則未提出侵權主張;

此外,Dana 亦未爭執 Century 利用先前拆解破舊離合器後並置放於零件箱 的零件中,透過生產線重新組裝離合器是直接侵害系爭專利166。Dana 承 認,如果維修商使用 APC 所提供相同的零件,來修理更換特定離合器中的 破舊零組件,並將維修後的離合器返回原所有人,不會構成專利侵害167。 Dana 主張區分修理和再製的問題應決定於其他事實,而這些事實應該在審 理時被決定的,包含 1.當重製商為從回收的離合器中取得零件,該離合器 是否已經耗損,及 2.利用生產線組裝離合器是否構成第二次製造(second creation)或真正再製(true reconstruction)專利發明168。Dana 爭論完全拆 解已使用過的離合器,是自願的讓專利產品變成耗損的行為,因此重製商是 進行第二次製造的行為169。美國聯邦巡迴上訴法院認為,Dana 承認如維修 商使用 APC 所提供相同的新零件,透過生產線方式來修理更換特定離合器 中的破舊零組件以重建離合器,並不會構成專利侵害。因此 Dana 希望它生 產的離合器可以被修理,而其銷售維修件並出版維修手冊,更可證明它的意 圖170。美國聯邦巡迴上訴法院同意地方法院的見解,認為採用生產線方式 維修離合器,並不會因此將可允許修理的行為轉變成再製171,並引用賠償 法院(Court of Claims)於 General Electric Co. v. United States 案172的判 決,認為拆解專利產品後,利用生產線重新組裝的本質與其他方法相同,不 同的地方在於利用生產線方式進行組裝較為容易、快速和節省成本。因此,

被告的行為是修理而不是再製173

166 Id. at 757.

167 Id.

168 Id. at 758-59.

169 Id. at 759.

170 Id.

171 Id.

172 General Electric Co. v. United States, 572 F.2d 745 (Ct. Cl. 1978).

173 Dana Corp. v. American Precision Co., 827 F.2d 755, 759-60 (Fed. Cir. 1987).

3.9 修理更換零組件而提升專利產品之功能或應用,尚存