前已詳述，不論是基於權利耗盡或默示授權理論，當專利權人或被授 權人於銷售專利產品時，如未附加限制或條件，購買者可以使用和再銷售所 購買之專利產品，該使用之權利包含修理專利產品，以維持原專利產品有用 之壽命。因此，當專利產品經合法授權銷售時，如於產品或產品說明書上有 附加限制，在此情形下，購買者可能無法獲得任意修理專利產品之權利，惟 1.在何種情形下該附加條件或限制是有效的，2.專利權人使用此種附加條件 或限制是否會違反反競爭法（公平交易法）或構成專利濫用，3.如專利權人 附加的條件或限制是有效的，當使用者違反此限制，是違反專利法抑或契約 法，則有爭議。
在 American Cotton-Tie Co. v. Simmons124
案中，系爭專利是關於金屬棉
包 捆 紮 帶 （ metallic cotton-bale ties ） ， 係 由 金 屬 扣 （ buckle ） 和 金 屬 帶（band）組成的用於捆紮棉包的帶子，金屬帶繞過棉包後，兩端可藉由金屬 扣 加 以 固 定 。 金 屬 扣 上 有 蓋 上 「 授 權 使 用 一 次 （ Licensed to use once only）」125。使用者從專利權人處購買了專利產品後，用於在棉花種植園或 打包廠（cotton-press）捆紮棉包，以便於將棉包運到棉花加工廠126。在棉 花加工廠，捆紮帶的金屬帶被切開成若干段，使金屬帶和金屬扣分離並成為 廢鐵127。被告從棉花加工廠購買分割後的金屬扣和使用過的成捆不等長、
124 American Cotton-Tie Co. v. Simmons, 106 U.S. 89 (1882).
125 Id. at 91. 美國最高法院於 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.案中認 為，金屬扣上的「授權使用一次」標示，被該院認為是重要的事實。Aro Mfg. Co. v.
Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 343 n. 9 (1961).
126 American Cotton-Tie Co., 106 U.S. at 91.
127 Id.
彎曲之金屬帶，將環狀、彎曲的金屬帶拉直、滾壓後，並在金屬帶端部打 孔以鉚接在一起；鉚接後的金屬帶經過切割成為適當長度後，再加上原來的 金屬扣，成為一可用的捆紮帶並出售予使用者128。美國最高法院表示，雖 然被告所使用的金屬扣是原專利權人所製造銷售的，但其所使用的金屬帶 並非是原專利權人所製造銷售之狀態，而是由斷裂的舊金屬帶所拼湊而成 的129。最高法院表示，不論被告對使用舊金屬扣有什麼權利，他並無將金 屬扣和實質上新造的金屬帶連接在一起來製造一個棉包捆紮帶的權利130。 當被告將金屬扣與用舊金屬帶碎片鉚接在一起而製成的金屬帶接合一起時，
他製造了棉包捆紮帶；被告將金屬帶碎片連接一起時，不是對金屬帶或棉包 捆紮帶的修理131。最高法院說明，當金屬帶在棉花加工廠被顧客自願割 開，因為已完成了拘束棉包以便於從種植園或打包廠向加工廠運輸的作用，
因此其作為帶子使用的性能已經被自願地破壞了132。故最高法院據此認為 被告的行為屬於專利產品的再製而非修理，因而構成侵權133。
另外，在 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. 案中，系爭專利是有關於將 放射性或醫療物質以霧狀方式傳送至病患肺部來診斷治療肺病之裝置。專利 產品係由可以產生放射物質或處方藥之噴霧器（nebulizer）、可導引氧氣或 空 氣 及 活 性 物 質 的 歧 管 （ manifold ） 、 過 濾 器 、 連 接 管 、 吹 嘴 （ mouth-piece）、及鼻夾（nose clip）所組成的134。專利產品上有標示「僅供單次使 用（Single Use Only）」；專利產品的每一組件之說明書皆有說明「僅供單 一病患使用」，並指示整個受污染裝置必須依據生物危險廢棄物處理程序處
128 Id.
129 Id. at 93.
130 Id. at 93-94.
131 Id. at 94.
132 Id.
133 Id. at 95.
134 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 702 (Fed. Cir. 1992).
置135。此外，購買使用專利產品的醫院也被指示，使用過後的裝置在丟棄 前，必須事先密封於放射防護容器內136。但本案被控醫院並未丟棄使用過 的專利產品，也未單次使用專利產品；相反的，這些被控醫院將歧管／噴霧 氣組合運給被告，再由被告打包該組合交給 Radiation Sterilizers Inc. 施以 Gamma 輻射處理137。經處理後的歧管／噴霧氣組合運回給被告，再由被告 本人檢查該組合是否有受損或裂縫，並將該組合與新的過濾器、連接管、吹 嘴、鼻夾置放於塑膠袋中，運回給原來委託處理的醫院138。零組件組合上 仍然有「僅供單次使用」的標記139。Mallinckrodt 主張被告誘引醫院侵害而 並控告被告侵害系爭專利140。
Mallinckrodt 將「僅供單次使用」的使用限制稱為特定使用領域的標籤 授權，其中該使用領域為單一使用141。Mallinckrodt 表示，限單一病患的使 用限制是有效的且在專利法下是可執行的，因為「使用」是專利排他權的一 種，而該限制並未擴大核准的專利範圍142。Mallinckrodt 進一步表示，授權 部分使用專利產品已被普遍認同（well recognized）且在專利法下是有效的 作法143，而本案其對於專利產品所作之限制是合理的，因為該限制是基於 健 康 、 安 全 、 效 能 、 可 靠 度 之 考 量 而 未 違 反 公 共 政 策144。 因 此 ， 依 據 Mallinckrodt 的說法，違反其對專利產品之使用所作的限制，構成專利侵
135 Id.
136 Id.
137 Id.
138 Id.
139 Id.
140 Id. 地 方 法 院 認 為 「 僅 供 單 次 使 用 」 之 限 制 不 能 透 過 專 利 侵 害 訴 訟 來 執 行
（enforce）；此外，地方法院認為被告的行為屬於可允許的修理，而非不可允許的 再製。
141 Id. at 703.
142 Id.
143 Id.
144 Id.
害145。地方法院認為，基於政策考量，在專利產品銷售後，不能對專利產 品作任何限制，而 Mallinckrodt 對專利產品所作的單一使用限制，並不能實 質的將銷售型態轉變成授權型態146。美國聯邦巡迴上訴法院認為美國最高 法院在 General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.147
案中已經表
示，如果購買者在購買專利產品的時候，知道該專利產品限定特定的使用，購買者如將其作為其他用途之使用，此種使用係非授權之使用而構成專利侵 害148。美國聯邦巡迴上訴法院指出，對專利產品之銷售附加條件，除非是 違反其他法律或政策，例如：構成專利濫用或違反競爭法，否則私方當事人
（private parties）保有訂立有條件銷售之契約的權利149。事實上，判斷 Mallinckrodt 對專利產品之使用所作的限制之適當準則在於，該限制於系爭 核准專利範圍內是否合理，或專利權人的行為已經超脫系爭核准專利範圍而 具有反競爭效果，並依據合理原則（rule of reason）之判斷準則被認定為不 合理的150。美國聯邦巡迴上訴法院最後認定，地方法院認為專利產品再使 用的限制在專利法下是不可實施之判決是錯誤的；如果銷售專利產品所附加 的條件在適用法（例如：用來規範銷售和授權的法律）是有效的，且該限制 於系爭核准專利範圍內是合理的或在合理原則判斷下是合理的，則違反該限 制可以透過專利侵害訴訟請求賠償151。美國聯邦巡迴上訴法院表示，如 Mallinckrodt 對 專 利 產 品 所 作 之 限 制 在 本 案 發 回 重 審 時 被 認 定 成 立 ， Mallinckrodt 在指控被告對專利產品再製之議題上必定會勝訴，因為專利產 品如果是被有效的授權使用一次，任何的再使用專利產品都是未經授權的而
145 Id.
146 Id.
147 General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 305 U.S. 124 (1938).
148 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 705 (Fed. Cir. 1992).
149 Id. at 708.
150 Id.
151 Id. at 709.
構成侵害系爭專利，此時也無須進一步判斷被告的行為是修理或再製152。 雖然從 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. 案可以看出，美國聯邦巡迴上 訴法院對專利權人於專利產品上標示「僅供單次使用」的限制沒有斷然的認 為是無效的，然而在後續的其他判決中，美國聯邦巡迴上訴法院對這些案例 中的專利權人於產品說明書所標示之使用限制，認為僅是專利權人的意圖，
而非是有效的契約。例如：在 Kendall Co. v. Progressive Medical Technology,
Inc. 案中，原告專利權人 Kendall 爭辯顧客未向其購買更換用的壓力套，違
反了其義務，因為產品說明書載明「為了確保產品可以安全和有效率的使 用，Kendall SCD Compression System 必須僅能與 SCD 壓力套和連接管使 用」153。美國聯邦巡迴上訴法院同意地方法院的意見，認為該項說明並未 有契約上的意義（contractual significance），因為根據該項說明的用語，該 項說明僅是製造商為了安全和效率之目的的建議，而非顧客的義務154。因 此，Kendall 顧客並未因為違反存在於明示或默示授權中之銷售條件或限制 而構成直接侵害155。值得注意的是，美國聯邦巡迴上訴法院在 Kendall Co.v. Progressive Medical Technology, Inc. 案中說明該案與 Mallinckrodt 案不同之
處在於，Mallinckrodt 案中的「限單次使用」限制的標籤是指限制整件專利 產品重新使用，但在 Kendall 案中，Kendall 顧客是遵循 Kendall 的指示，在 每次使用壓力套後，就更換該壓力套156，因此認為是符合專利權人之期 待，不構成再製。同樣的，在 Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp. 案，
HP 聲稱其已經很清楚的表明系爭專利卡匣是不可再充填的：附隨在卡匣包
152 Id.
153 Kendall Co. v. Progressive Medical Technology, Inc., 85 F.3d 1570, 1576 (Fed. Cir.
1996).
154 Id.
155
Id.
156 Id. at 1575-76.
裝內的說明書建議，當卡匣內墨水使用完畢後，應將卡匣丟棄；HP 不銷售 可再充填的卡匣，也不銷售充填用的墨水。由於 HP 一再表明使用墨水完後 的卡匣應丟棄的意圖，因此 HP 辯稱製造可充填（refillable）或重新充填
（refilled）的卡匣是未經授權（unauthorized）的行為，侵害 HP 的專利；換 言之，HP 係主張，對專利產品所為的不屬於專利人意圖範疇內之任何修 改，都是再製專利產品157。美國聯邦巡迴上訴法院表示，在未有契約意義
（contractual significance）的限制下，銷售者可以實施修改專利產品的權 利，只要對專利產品的修改不會構成再製已耗損的專利產品。因此，判斷購 買者的行為是修理或再製的問題，不在於專利權人在銷售時是否意圖限制購 買者修改專利產品之權利，而在於購買者對專利產品修改的權利只有在專利 權人依據專利法排除購買者再製一新的專利產品才會被推翻。美國聯邦巡迴 上訴法院強調，銷售者的意圖除非是具體化於一可執行的契約，否則並不會 對專利產品的使用、再銷售或修改構成限制，只要購買者對專利產品的使用 或修改不會構成再製專利產品；非契約化的意圖（noncontractual intention）
（contractual significance）的限制下，銷售者可以實施修改專利產品的權 利，只要對專利產品的修改不會構成再製已耗損的專利產品。因此，判斷購 買者的行為是修理或再製的問題，不在於專利權人在銷售時是否意圖限制購 買者修改專利產品之權利，而在於購買者對專利產品修改的權利只有在專利 權人依據專利法排除購買者再製一新的專利產品才會被推翻。美國聯邦巡迴 上訴法院強調，銷售者的意圖除非是具體化於一可執行的契約，否則並不會 對專利產品的使用、再銷售或修改構成限制，只要購買者對專利產品的使用 或修改不會構成再製專利產品；非契約化的意圖（noncontractual intention）