先定義專利限制之功能再進行後續比對

在我國目前適用三步測試法的架構下，在進行全要件比對時，並未對專 利範圍要件真正進行功能定義，只是自被控對象中，選出與專利範圍要件有

193 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 608 (1950).

194 Id. at 856-57.

195 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 39 (1997).

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可能功能相近的構件，進行比對。這樣可能造成的結果是，一方面在實際判 決中，在後續的三步測試法界定被控對象對應構件的功能時，仍會認定功能 不同。這與前述判決所謂以功能相同者對應進行比對，造成矛盾。另一方 面，在功能不明確下，選定比對的構件，即可有能不適當或者遺漏，而選取 被控對象對應構件，就成為整的比對的基礎，幾乎就決定了後續的比對結 果，一旦選取有問題，即會導致後續比對認定手段、功能及結果不構成實質 相同，判決認定不均等的比率，也就會較高。

而且，一旦先決定對應構件後，作技術手段比對時，即容易朝向辨別手 段差異展開，前進方向是向往差異進行，不易掌握共同或上位的手段觀點。

所以，由實證結果也得知，法院在認定手段時，定義上位技術範圍進行判斷 的判決比率，只有 26.5%。大多數的判決，都難以跳脫技術差異，找出可能 的上位技術共通點，進行手段的比對。

而實際專利權人在意的，是他人以相同功能之技術與其競爭，為避免他 人奪取專利實質之技術核心，所以過去多在申請專利範圍中，使用功能用語 描述專利範圍要件，以避免他人以相同功能之構件，迴避專利技術，達到保 護範圍最大化。因此，專利範圍要件的功能，其實是專利權人與競爭者最重 視的焦點，也才應是均等比對的核心。

因此，三步測試法應先定義專利限制之功能，再看被控對象有無達到該 功能的技術手段，而且去發掘達到功能的技術手段所須使用的構件有哪些，

不限於被控對象之單一構件（無須一一對應）¹⁹⁶，也才不會忽略或遺漏比對 被控對象之構件。

以智慧財產法院 100 年度民專上字第 14 號判決為例，判決將系爭專利 申請專利範圍第 1 項，解析為 7 個要件，其中要件 1C 為「一伸縮臂，連接 於該相機本體，該伸縮臂係能伸長或縮短，用以調整該相機本體至該文件的 距離」、要件 1E 為「一第一樞轉裝置，裝設於該相機本體之該第一側翼面 與該伸縮臂之間，係用以樞轉該相機本體」。被控對象亦解析為 7 個要件，

196 前揭註 19，頁 36-44。

其中要件 1c 為「一支撐臂總成，包含一伸縮臂、一連桿、及一旋轉座，其中 以該旋轉座連接於該相機本體，該支撐臂總成能伸長、縮短及旋轉，用以調 整該相機本體至該文件的距離」、要件 1e：「一第一樞轉裝置，裝設於該相 機本體之該第一側翼面與該旋轉座第二端間，係用以樞轉該相機本體」在進 行文義侵權比對時，判決認定被控對象之要件 1c 與 1e，並未為系爭專利申 請專利範圍第 1 項之文義所讀取。

在進行均等侵權比對時，判決以被控對象要件 1c 之支撐臂總成中包括 有伸縮臂、連桿及旋轉座等構件，伸縮臂雖間接連接於該相機本體，然仍與 相機本體有連接關係，與專利範圍要件 1C 之單一元件伸縮臂，直接連接相 機本體的技術手段相較，差異為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完 成，屬實質相同。而支撐臂總成可供相機本體作高度調整及旋轉角度之調 整」功能（function）上，及產生使相機本體得以順利攝取文件之影像之結果

（result）上，均與系爭專利申請專利範圍第 1 項要件編號 1-C 實質相同¹⁹⁷。 而在要件 1E 均等比對上，判決將專利範圍要件「一第一樞轉裝置，裝 設於該相機本體之該第一側翼面與該伸縮臂之間，係用以樞轉該相機本體」

與被控對象構件「一第一樞轉裝置，裝設於該相機本體之該第一側翼面與該 旋轉座第二端間，係用以樞轉該相機本體」進行比對，以旋轉座並不等同於 伸縮臂；且專利範圍要件要求將相機本體與伸縮臂直接樞連，而被控對象將 相機本體與旋轉座樞接，旋轉座再接到伸縮臂，而專利樞連手段並不及於間 接，故兩者之手段（way）實質不同。在功能上，被控對象第一樞轉裝置之

197 智慧財產法院 100 年度民專上字第 14 號判決原文：「支撐臂總成中包括有伸縮臂、

連桿及旋轉座等構件，該伸縮臂雖間接連接於該相機本體，然伸縮臂實質上仍與相 機本體有連接關係，與系爭專利申請專利範圍第 1 項編號 1C 要件之伸縮臂為單一元 件，且直接連接於相機本體的技術手段相較，其差異為所屬技術領域中具有通常知 識者顯能輕易完成，屬實質相同。至於被上訴人系爭 355AF 型號產品在『支撐臂總 成可供相機本體作高度調整及旋轉角度之調整』功能（function）上，及產生使相機 本體得以順利攝取文件之影像之結果（result）上，均與系爭專利申請專利範圍第 1 項要件編號 1-C 實質相同……，落入系爭專利申請專利範圍第 1 項編號 C 要件之均 等範圍中。」

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（function）而言，被上訴人系爭 355AF 型號產品其相機本體之轉動平面與該第一樞 轉裝置之轉動平面一致，惟該第一樞轉裝置因係樞設於旋轉座，致第一樞轉裝置之

相機與伸縮臂間，或是相機與旋轉座間。所以，比對之焦點應在於專利限制

「伸縮臂」的功能、手段與結果。而所謂的功能，應是指其在這部分扮演的 角色，而非前述調整相機本體至文件的距離的角色。據此，伸縮臂在此的功 能，只是很單純作為樞轉裝置的連結點，則被控對象之構件旋轉座，同樣具 有此一功能，所以被選為對應構件進行比對。而後再繼續進行連結手段與連 結結果之比對。否則，判決無法說明為何將旋轉座要與伸縮臂比對。也無法 說明何以旋轉座為何不等同於伸縮臂（連結手段或結果不同）。判決所謂的 專利範圍要件功能「第一樞轉裝置之軸線係垂直於伸縮臂」，實在不是伸縮 臂單一限制所能達成之功能，而是多個專利限制集合，才能達到的功能。

但判決在比對對象上，卻一度轉彎，再將專利範圍要件伸縮臂與被控對 象構件之伸縮臂相比，以被控對象之樞轉裝置透過旋轉座，再連結伸縮臂，

不像專利樞轉裝置直接連結伸縮臂，所以認定「而專利樞連手段並不及於間 接」，這使得比對對象突然由旋轉座改又變為產品構件伸縮臂，推理不甚嚴 謹。

但以伸縮臂在此作為樞轉裝置的連結點之功能，在決定被控對象達到此 功能的手段時，專利權人亦可能主張原來被控對象要件 1c 的「一支撐臂總 成，包含一伸縮臂、一連桿、及一旋轉座，其中以該旋轉座連接於該相機本 體，該支撐臂總成能伸長、縮短及旋轉，用以調整該相機本體至該文件的距 離」，亦即以被控對象多個構件集合「支撐臂總成」與專利範圍要件「伸縮 臂」比對。所以「支撐臂總成」具有伸縮臂，其亦與樞轉裝置直接樞連，則 判決「旋轉座並不等同於伸縮臂」與「專利樞連手段並不及於間接」的理 由，都已不存在，兩者手段（way ）即可能會認定實質相同，加上判決原來 認定兩者都「使相機本體之影像擷取限於第一樞轉裝置徑向之轉動平面」，

所以兩者達到之結果實質相同，最後很可能就被判定均等。

因此，在現行三步測試法之手段／功能／結果比對順序，確實可能忽 略、遺漏或者錯選被控對象之對應構件，使得後續均等的比對，產生完全不 同的結果。相較之下，使用以功能為導向，使用功能／手段／結果順序比 對，較能避免被控對象構件被錯選或遺漏，在說明與推理上，也較為合理，

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比較容易導向正確的結果。