均等論之限制事由 120

3.3.3.1 特定排除原則（Specific Exclusion/Disclaimer/Disavowal）

在一些情況下，因為專利文義的限制，基於專利說明書本身明確的排除

（放棄），以及申請專利範圍要件用語過於明確而清楚，均等必須依法被排 除¹²¹，以避免專利權人經由均等論取回已被排除的部分¹²²。所以，此一原則 之基礎在於專利公示作用，當申請人撰寫專利時，有意或無意地將特定範圍 排除於專利保護範圍外，既已公示於眾，即不可再主張¹²³。

例如，在 Gaus v. Conair Corp.¹²⁴判決中，法院認為專利說明書描述專利 範圍要件之一的保護電路，無論裝置之狀態為何，均會運作。因此，若被控 對 象 的 保 護 電 路 ， 係 依 賴 其 他 條 件 成 就 才 運 作 ， 即 屬 於 該 發 明 被 放 棄

（disavowed）的部分。而被控對象的保護電路，在水到達電子操作系統以 前，並不會運作，亦即，該保護電路運作的先決條件，須依賴裝置狀態（水 是否達到電子系統）而決定運作與否，則該被控對象之保護電路，屬於該發 明被放棄者。專利權人不可以藉由均等論，再主張這些被放棄的範圍。

3.3.3.2 專利範圍要件失效原則（或稱為「請求項破壞原則」）

在全要件原則下，當被控對象的構件與專利範圍要件的差異，具有實質

119 Id. at 1407.

120 有學者將全要件原則當作均等論的例外原則之一，本文則否，參見沈宗倫，前揭註

7 ， 頁 189 。 另 外 ， 雖 有 學 者 主 張 另 有 一 「 細 部 結 構 原 則 」 （ detailed structure rule），參見 Blake B. Greene, Bicon, Inc. v. Straumann Co.: The Federal Circuit Specifi-cally Excluded Claim Vitiation to Illustrate a New Limiting Principle on the Doctrine of Equivalents, 22 BERKELEY TECH. L.J. 155, 183-88 (2007)，但目前仍屬單一個案，本文 亦未納入。

121 CHISUM, supra note 103, at § 18.04[1][b][ii][C].

122 Petherbridge, supra note 65, at 1385-86.

123 Greene, supra note 120, at 170-71.

124 Gaus v. Conair Corp., 363 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2004).

性差異，甚至是差異過大，以致於若認定為均等，將會使得專利範圍要件失 效或被刪除，則應認定不均等¹²⁵。

美國最高法院在 Warner-Jenkinson 判決中指出均等論應符合全要件原 則，申請專利範圍中的每個專利範圍要件，應逐一與被控對象比對均等¹²⁶。 但均等的擴張，不可以過廣，以致使申請專利範圍要件失效，有如該要件被 移除於專利申請範圍之外¹²⁷，不再構成限制，即違反了全要件原則要求每個 專利範圍要件都應被視為決定專利範圍重要的限制。

後續判決 Moore U.S.A., Inc. v. Standard Register Co.¹²⁸一案中，法院認定 一專利範圍要件限制一黏膠標籤，沿著信封邊緣延伸至邊緣的「大部分」

（majority）。而被控對象只有延伸至 47.8%的長度（少部分），還不到「大 部分」的程度，因此不符合全要件原則。但若使「大部分」限制的均等範圍 包括了 47.8%，將使得該限制失效，如同該專利範圍要件限制從申請專利範 圍中被刪除，也就不再是限制了¹²⁹。而且，「少部分」是「大部分」的反義 詞，若法院認定「少部分」與「大部分」並無實質差異的話，將違反邏輯，

沒有合理的陪審團會認同的¹³⁰。

3.3.3.3 技術貢獻公眾原則（Disclosure-Dedication Rule for Nonclaimed）

當專利說明書揭露一標的，但是卻未納入申請專利範圍，則此一未被請 求的標的，即貢獻予社會公眾，不得主張專利權¹³¹。此一原則，建立於 Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co., Inc.¹³²判決中，其為一聯 邦巡迴上訴法院的全院聯席審查判決（en banc decision）。在判決中的爭議 專利技術，為一印刷電路版的製造。習知技術將導電銅箔，以人工放在介電

125 CHISUM, supra note 103, at § 18.04[1][b][ii][A].

126 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 40 (1997).

127 Id. at 29.

128 Moore U.S.A. v. Std. Register Co., 229 F.3d 1091, 1106 (Fed. Cir. 2000).

129 Id. at 1235-36.

130 Id. at 1236.

131 CHISUM, supra note 103, at § 18.04[1][d].

132 Johnson & Johnston Assocs. v. R.E. Serv. Co., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002).

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板上，再熱壓而成。而人為操作容易損毀該印刷電路薄板。該專利在處理時 加入一強化基板，再於壓製時移去該強化基板。說明書提到該強化基板的較 佳材料為鋁，但是在一些場合中，可以使用其他材料，例如鋼或是鎳合金。

而申請專利範圍則明確限制以鋁作為該強化基板的材料。在訴訟中，被告使 用的基板材料為鋼。

法院認為，鋼基板已被揭露，卻未納入申請專利範圍，所以專利權人不 能再以均等論，延伸專利範圍要件鋁的範圍，去包括鋼。因為界定專利保護 範圍的是申請專利範圍，而不是專利說明書。申請專利範圍在專利申請時，

告知美國專利局審查委員發明的範圍，也在專利核准後，告知社會大眾（包 括潛在競爭者）發明的範圍。專利申請人以申請專利範圍，定義其發明，而 非以專利說明書定義，這也與申請專利範圍界定範圍與公示作用相符合。

所以貢獻原則防止專利權人在申請專利時，窄化申請專利範圍，避開專 利局的審查，卻在專利核准公告後，以說明書已揭露為由，使用均等論建立 專利侵權，也避免專利權人擴張其專利權範圍超過專利局所審查的範圍。而 為了符合貢獻原則，說明書揭露的程度，必須滿足美國專利法第 112 條第一 段說明書之揭示要求，並非所有在說明書揭示，但未於專利申請範圍內者，

即貢獻予社會大眾，不得主張均等論¹³³。 3.3.3.4 先前技術排除¹³⁴

聯邦巡迴上訴法院在 Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Asso-ciates¹³⁵一案中指出，在均等論之下，專利權人取得的保護範圍，不可涵蓋 其無法自專利局合法取得的申請專利範圍。均等論是避免他人詐取專利利 益，而不是給予專利權人其無法自專利局合法取得的保護。因此先前技術限 制了申請專利範圍可允許均等的範圍¹³⁶。而均等論擴張的範圍，不只包括先

133 Timothy R. Holbrook, Possession in Patent Law, 59 SMU L.REV. 123, 165-66 (2006).

134 CHISUM, supra note 103, at § 18.04[2][d].

135 Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assocs., 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990).

136 Id. at 684.

前技術，且此一先前技術排除原則，還擴及至先前技術顯而易知的範圍¹³⁷。 3.3.3.5 申請歷史禁反言原則

所謂禁反言（Estoppel），係指一個人被法律決定或禁止違背他的行動 或作為¹³⁸。而所謂專利申請歷史禁反言，係指專利權人不可以在一專利侵權 訴訟，取回在專利申請答辯過程中，曾經對專利局放棄的申請專利範圍¹³⁹。 通常，專利申請歷史禁反言適用在專利申請人，因為專利被審查委員以 先前技術核駁，對申請專利範圍所作的修正或取消。有些判決則延伸至其他原 因的修正，甚至於擴展到申請人未附上申請專利範圍所作的答辯理由上¹⁴⁰。 美國最高法院在 Festo 案中指出，均等論允許專利權人對一個原來撰寫 申請專利範圍未包括，但只是對該專利作非實質改變的技術主張專利權。然 而，當專利權人在原來的申請專利範圍就已包括的技術，後來為了專利核駁 答辯，縮小申請專利範圍，專利權人可能就不可再主張這已放棄的字義部分 以及該字義的均等範圍¹⁴¹。在 Warner-Jenkinson 案中，最高法院認為申請專 利範圍具有定義發明與對大眾公示的功能，因此要求專利權人在申請專利過 程中，建立專利修正的理由。如果沒有解釋，則法院應推定專利局有實質關 於專利範圍要件的理由，去包括專利修正所增加的限制元件。在此情況下，

專利申請歷史禁反言，將會排除均等論的適用¹⁴²。在 Festo 案中，最高法院 提到，在一些案件中，修正不必然就是放棄特定的均等。該均等可能在申請 時不可預見¹⁴³，修正的理由可能與均等無實質相關的關係，或是專利權人有 理由其無法合理期待去描述該非實質的替代。在這些案件中，專利權人可以

137 CHISUM, supra note 103, at § 18.04[2][d][i][A].

138 “[a]n estoppel arises when one is concluded and forbidden by law to speak against his own act or deed.” See BLACK’S LAW DICTIONARY 494 (5th ed. 1979).

139 CHISUM, supra note 103, at § 18.05.

140 Id. § 18.05.

141 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 733-34 (2002).

142 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 33 (1997).

143 進一步理由，可參見 Matthew J. Conigliaro et al., Foreseeability in Patent Law, 16 BERKELEY TECH.L.J. 1045, 1064-73 (2001).

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克服禁反言排除的均等論。但專利權人須舉反證推翻此一禁反言排除均等論 的推定¹⁴⁴。