置換性不宜作為單一的均等比對標準

置換性是過去「專利侵害鑑定基準」，對於均等之成立要件的標準，雖 然該基準已於 2004 年 10 月 5 日停止適用，新的鑑定要點並未記載置換性，

應屬已停用之標準。但由實證研究得知，一些判決仍然使用此一標準，而使 用方式有二種：一種是獨立作為判斷均等的標準，一種是作為三步測試法中 手段是否實質相同的判斷，使用置換性的判決超過了 10%，甚至於高於使用 鑑定要點規範之「輕易完成者」標準的 8%，顯示其在法院實際判決中，占 有一定的份量。由實證研究更可得知，我國判決或是前述學術探討置換性 時，大多將置換性當作唯一決定是否均等或是實質相同的標準。我國使用之 置換性，似乎與美國判決中之置換性有所出入。

學術界對置換性之討論也不少，有人並引用美國最高法院 Graver Tank 判決，作為以置換性決定均等侵權之說明¹⁹⁹，或是解釋其等同於三步測試 法²⁰⁰。但詳閱 Graver Tank 一案可知，最高法院指出均等論並不是公式的囚 犯，應考慮專利的脈絡、先前技術以及個案特別的情況。此外，均等論亦可 用於限制申請專利範圍，只要被控對象與專利之運作原理差異很大，以實質 不同的手段，達到相同或類似的功能，即便是被控對象已落入專利申請範圍 內，亦不構成侵權。而置換性是判斷均等論時，一個重要因素。後來 1997 年 最高法院在 Warner-Jenkinson 判決中，雖然再次提到置換性，但討論重點放 在檢討均等侵權的適用，並不限於 Graver Tank 判決中的防止對專利剽竊，

進而討論獨立實驗可否證明無剽竊意圖，而可不適用均等論，以及討論判斷 置換性的標準與客觀方式，並未討論置換性可單獨決定均等與否。

所以，置換性在美國重要判決中，仍只是作為判斷均等，探討整個專利

199 王瓊忠，前揭註 43，頁 44-45。

200

陳定富，前揭註 6，頁 34。

脈絡的一個重要因素，而非唯一決定因素²⁰¹。置換性的重要性並未有更進一 步的提升。

聯邦巡迴上訴法院在後續一些判決中，雖仍以置換性是適用均等論一個 重要的考量因素，但未作為判斷均等侵權的單一決定性因素。例如在 Perkin-Elmer 判決中，雖然專利權人主張被控對象之構件與專利範圍要件具有可置 換性，但法院認為雖然置換性為一考量均等論的要素，但是被控對象仍要以 實質相同的方式，執行實質相同的功能，達到相同的結果，才構成均等侵 權。又在 Toro 案中，專利權人雖提出一些證據指出功能與結果具有置換性，

但法院認同被告提出，專利範圍要件為機械控制凸輪系統，被控對象之對應 構件為電子控制電磁線圈系統，兩者技術手段，具有實質上差異，因此不構 成均等。

細究置換性的內涵，多是功能上的考量，未必與技術本質有直接之關 連，所以技術可能完全不同，甚至於從原理到操作都不同，但是只因為功能 相同，但對於習於該項技藝人士而言係為可置換者。所以，專利權人可能主 張專利範圍要件之功能與結果，可使用被控對象之構件置換。但是這樣不問 技術本質，只以置換性作為均等唯一標準，可能使得專利技術之均等範圍，

無限上綱。所以，聯邦巡迴上訴法院在 Perkin-Elmer 案與 Toro 案中，都仍要 考慮技術的內涵，是否構成實質相同。即便兩案可能具備置換性，但只要技 術實質不相同，仍否定均等之適用。

又如 Graver Tank 案所指出，只要被控對象與專利之運作原理差異很 大，以實質不同的手段，達到相同或類似的功能，即便是被控對象已落入專 利申請範圍內，仍不構成侵權。舉重明輕，只要技術手段具有實質差異，即

201 美國有學者則以為置換性可能是單向適用，亦即具有置換性，可能為均等，但是不 具置換性，未必不構成均等侵權，See Charles W. Adams, The Doctrine of Equivalents:

Becoming a Derelict on the Waters of Patent Law, 84NEB. L. REV. 1113, 1150-52 (2006).

但亦有持相反意見者，以為如不具置換性，則不適用均等論，See Martin J. Adelman

& Gary L. Francione, The Doctrine of Equivalents in Patent Law: Questions That Pennwalt Did Not Answer, 137 U. PA. L. REV. 673, 696-97 (1989).

張添榜、王立達、劉尚志 我國專利法上均等論適用之實證研究 57

便被控對象已落入專利申請範圍內，都不構成侵權，更何況是被控對象並未 落入申請專利範圍內，即使其具有可置換性，但技術手段實質不同，那就更 不構成侵權了。所以，置換性並不符合 Graver Tank 案的均等論之標準。

此外，在 Festo 案，最高法院強調，公眾應該可以得知專利的保護範 圍，並被鼓勵去追求超越專利發明人專屬權利的創新。而置換性具有的不確 定性，會破壞 Festo 案所強調的專利公示作用，阻礙公眾追求超越專利的創 新。因為是否具備置換性判斷，以習於該項技藝人士之程度為標準認定。但 是均等論判斷時點，是侵權發生時，使得專利可涵蓋申請之後發展之技術。

若以置換性為標準，但隨著科技進步與普及，會使得熟悉該項技藝人士過去 認為置換不易的技術，後來變成置換容易，讓均等的判斷，隨著時間變化，

能由不侵權變為侵權。

例如在 Toro 案中，專利範圍要件為機械控制凸輪系統，被控對象之對應 構件為電子控制電磁線圈系統，法院認定兩者技術手段，具有實質上差異，

不構成均等。但是，五年或十年之後，既然先前已有人使用電子控制電磁線 圈系統，隨著技術進步，技術已經相當成熟，對於習於該項技藝人士而言，

兩者將成為可置換者。若依置換性標準，就會被認定為均等。所以，置換性 提高了不確定性，原先不構成侵權者，卻可能在數年後成為侵權。而公眾因 無法預知未來技術發展程度，也無從判斷未來置換性之程度，進而無從客觀 判斷可能的專利保護範圍，可能阻礙技術進一步創新發展與投資。反觀以三 步測試法判斷，雖然均等可涵蓋後來發展的技術。但因為功能／手段／結果 的不同，並不會因時間而改變，例如，五年或十年後，機械控制凸輪系統與 電子控制電磁線圈系統的技術手段，仍然未改變，也就不會改變兩者技術手 段具有實質差異的結果，仍然會認定不均等。所以，在相較之下，三步測試 法的客觀性高很多，也才能達到 Festo 案所強調的專利公示作用，使得公眾 得以追求超越專利權的創新。

因此，若以置換性為唯一判斷均等之標準，未考量技術內涵的實質差異 性，將與 Graver Tank 案強調使用實質不同的手段，達到相同或類似的功 能，即便是被控對象已落入專利申請範圍內，亦不構成侵權之法理相違。同

時，置換性是會隨時間改變的不確定標準，將破壞 Festo 案所強調的專利公 示作用，使得公眾無法得知專利的保護範圍，被鼓勵去追求超越專利發明人 專屬權利的創新，所以，並不宜單獨作為判斷均等論之標準。