4. 我國均等論判決之實證研究
4.6 判斷均等相關指標分析
本研究嘗試列出判斷均等可能的一些特定指標,包括:1.比對數個限制 之集合;2.使用置換性判斷技術均等;3.手段/功能/結果之關連度,並在人 工閱讀 136 個判斷均等之判決時,記錄下可能有的這些問題,得出表七。其 中:
張添榜、王立達、劉尚志 我國專利法上均等論適用之實證研究 39
1.專利範圍要件以數個限制集合為基礎比對:鑑定要點要求以技術特徵 為單位,逐一比對(Element by element)與被控對象構件比對均等176,而非 整個發明與被控對象作比對。所謂的技術特徵,主要以有無獨立功能作為辨 別,這與美國專利範圍要件的關係,並不是很明確。而美國所謂的專利範圍 要件,如同上述 Corning Glass 判決所述具有兩種解釋:一種是單一限制
(Limitation ) ; 另 一 種 是 包 括 多 個 限 制 集 合 所 構 成 的 發 明 元 件
(Component)177,但鑑定要點並未對此作定義,不是很明確。但鑑定要點 將全要件原則,亦作為全限制原則(All-Limitations rule),用以判斷被控對 象是否符合「文義讀取」178。據此,所謂之專利範圍要件似指單一限制。但 是,在此所謂全限制原則,重點在於確認有無文義侵權。是否有在進入均等 比對時,所謂全要件原則之要件,卻可能成為數個限制的集合,而未必是單 一限制了?不同的比對方式,是否影響判斷結果,亦是本文研究重點之一。
2.使用輕易完成判斷實質相同:依據鑑定要點,當被控對象構件與專利 範圍要件兩者之差異,若為所屬技術領域中具有通常知識者,所能輕易完成 者,則為實質相同179。這樣的規範,應是源自專利法有關進步性之規定180, 係作為可專利性之判斷。但將此標準規範於鑑定要點,用於判斷均等侵權之 實質相同,是否妥適,而且在判決中的實踐會是如何,值得觀察。
3.使用置換性判斷技術均等:如前所述,置換性並非目前專利侵害鑑定 要點之規範,但是好些判決仍以此為標準,判斷技術均等。這類案件之數 量,也是本研究觀察指標之一。
176 同前註,頁 41。
177 Corning Glass Works v. Sumitomo Electric U.S.A., Inc., 868 F.2d 1251, 1259 (Fed. Cir.
1989).
178 前揭註 19,頁 47-48。
179 同前註,頁 41。
180 專利法第 22 條第四項規定如下:「發明雖無第一項所列情事,但為其所屬技術領域 中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,仍不得依本法申請取得發 明專利。」
請參表七,為依上述指標分析判決所得出之結果。由分析可知:
1.專利範圍要件以數個限制集合為基礎比對:依據本研究之判斷,以限 制集合判斷均等者,歷年共有 100 個判決,占所有案件 73.5%。顯然,大部 分的判決,都以限制集合為要件,與被控對象構件進行比對。以單一限制與 被控對象進行比對之判決,不到三成。這可能與判決在解析申請專利範圍 時,即以數個限制集合作為專利範圍要件,以簡化全要件之比對有關,使得 後續均等論解析,為求簡便,也就一併使用該已定義妥之專利範圍要件(包 含數個限制之集合),進行比對。
2.使用輕易完成協助判斷實質相同:由實證研究可知,判決的確使用輕 易完成,作為判斷實質相同之參考標準。自 2009 年至 2012 年,每年都有 2 個判決,以被控對象構件與專利範圍要件兩者差異,為所屬技術領域中具有 通常知識者所能輕易完成者,因而認定實質相同。但是這類案件比率不高,
占了8%。
3.使用置換性判斷技術均等:依據本研究發現,歷年使用置換性判斷技 術均等的判決,共有 16 個判決,共 11.8%,超過一成,在所有案件中,有一 定的比重,並非可忽視的程度。
表七 判斷均等相關指標分析
年份 判斷均等 比對限制集合 輕易完成 使用置換性
2008 5 4 0 1
2009 30 24 2 3
2010 37 29 2 4
2011 48 35 2 6
2012 16 8 2 2
合計 136 100 8 16
比率 100% 73.5% 8.0% 11.8%
資料來源:本文統計。
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