定暫時狀態之處分特別問題之探討

第五節 定暫時狀態之處分特別問題之探討

第一項 正、反向不作為定暫時狀態處分之競合(牴觸)

司法實務上，時有相對人因得悉專利權人聲請定暫時狀態之處分後，

一方面提出抗辯，另一方面亦向同一法院或不同法院聲請以專利權人為相 對人之反向定暫時狀態之處分，其請求為專利權人應容忍或不得禁止其為 前案系爭被指控侵權產品之生產及銷售等行為。此時，即同時有一內容正 反相對立之定暫時狀態之處分繫屬於法院，致生該兩個定暫時狀態之處分 相互間效力之問題，亦即正向定暫時狀態之處分及反向定暫時狀態之處分 (有稱正向假處分及反向假處分)內容兩相牴觸之處分裁定競合之問題，亦 為實務上之一大難題。

一、問題之焦點(先到先贏遊戲規則之不公平)

正如許多學者指出且為大多數承辦專利訴訟之律師所熟悉，於專利侵 權紛爭實務中，時常伴隨存在「正向定暫時狀態之處分」、「反向定暫時狀 態之處分」之戰爭。

就專利權人而言，在依專利法第 84 條提起專利權侵害排除、侵害防 止、及損害賠償訴訟前，往往先向法院聲請定暫時狀態之處分以「禁止」

相對人為任何有關侵害系爭專利權之行為，以避免侵權人繼續利用其侵權 行為牟利，並確保專利權人之市場利益，此即所謂「正向定暫時狀態之處 分」；相對的，被指為侵權之人，則為確保其自己得以繼續從事製造、販 賣、進口系爭產品之商業利益，向法院聲請命專利權人「容忍」或不得禁 止其繼續製造、販賣、進口系爭產品之定暫時狀態之處分，此即所謂「反 向定暫時狀態之處分」³⁷。於專利侵權之本案訴訟曠日廢時(於對專利有效 性抗辯，須待舉發、行政法院認定專利之有效與否情形更為顯著)、市場 競爭瞬息萬變且若干科技產品生命週期較短之現實考量下，究係專利權人 先取得「正向定暫時狀態之處分」，或被指為侵權人先取得「反向定暫時 狀態之處分」，其間利害關係之重大，不言可喻。從而，往往造成兩造當 事人在法院間之競賽(race to the court)³⁸。又兩造當事人爭先取得定暫

37 鄭中人，同註 3，前揭文，138 頁。

38 黃國昌，單純不作為與容忍不作為假處分之競合，氏著「民事訴訟理論之新開展」，元照出版

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故有可能先採取形式審查或實體審查之立場不同或其他原因，致先繫屬之 聲請未必先獲得裁定及確定，造成現實上同時存在該二未確定但內容相牴 觸之裁定，且因定暫時狀態之處分準用假處分之規定，毋庸待裁定確定，

僅供足額之擔保即可聲請執行，此時亦出現裁定及執行均競合之情形，如 以聲請執行之先後順序定其效力之優劣，對於當事人顯然欠缺其公平性，

造成先到先贏之不合理結果。

二、法院 92 年台抗字第 532 號裁定所揭示之「容忍不作為」效力優 於「單純不作為」之見解，無助於問題之解決

最高法院於 92 年台抗字第 532 號裁定理由中載明：「不作為請求，

依其不作為之性質是否屬於債務人之單純不作為，抑或因債權人有作為權 利而債務人對此有不得妨阻之忍受義務，得分為單純之不作為與容忍之不 作為。因前者，債權人非基於權利行使之法律關係，僅出於單純之不作為 要求；而後者，債權人有作為之權利得請求債務人忍受其行使權利，自有 受較為優先保護之必要，故若先行之不作為假處分係屬容忍之不作為，後 行之不作為假處分不得利用單純不作為假處分與之對抗。惟若先行之不作 為假處分係屬單純不作為假處分，而後行之不作為假處分係屬容忍之不作 為假處分時，後行之假處分既有受較為優先保護之必要，自非不得與先行 單純不作為之假處分對抗。」之見解。

探究其意旨，似係以兩造當事人間之實體法律關係，作為決定之基 準。上述最高法院裁定見解，看似提供清楚性質分類以明白定其裁定之優 先效力而解決定暫時狀態之處分裁定競合之問題，實則未必如此。

由上述最高法院裁定推之，其建立一項新的法則：後行之單純不作為 定暫時狀態之處分不得與先行之定暫時狀態之處分對抗；但後行之容忍不 作為定暫時狀態之處分得與先行之單純不作為定暫時狀態之處分對抗。其 理由為：單純不作為定暫時狀態之處分乃債權人非基於權利行使之法律關 係，僅出於單純之不作為要求；而容忍之不作為定暫時狀態之處分則係債 權人有作為之權利得請求債務人忍受其權利，自有受較為優先保護之必 要。然而，於兩造當事人間，其權利義務狀態為何，每因兩造當事人不同

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之主張而有所不同，實難基於上開理由，認為容忍不作為之定暫時狀態處 分一概優先於單純不作為之定暫時狀態處分之效力。

申言之，通常專利權人聲請定暫時狀態之處分，係本於其專利法上之 權利，要求法院禁止相對人之侵害行為之不作為定暫時狀態之處分，此即 一般所言之「正向定暫時狀態之處分」，而被控侵權人所提之「反向定暫 時狀態之處分」，其可能主張確認系爭專利權無效或不侵權。在美國訴訟，

被侵權者可以主動可以主動提出確認專利無效或無法執行或特定產品未 侵權之訴，被控侵害者一旦提起確認專利無效之訴，其被告經常反訴原告 侵害其專利。我國實務上少見被控侵權者主張提起確認專利無效或不侵權 之訴。反較常主張之聲請定暫時狀態之處分之請求及其原因事實，除否認 侵權外，主張相對人未經法院判決前，或未提出鑑定報告指明何種產品如 何侵害其何種專利權，即寄發警告函，不實指控聲請人侵害專利，已嚴重 影響聲請人之商譽、營業權及公平競爭之利益，亦構成民法第 184 條第 2 項之侵權行為。

可見，凡聲請不作為定暫時狀態之處分，無論其為正向或反向，為符 合聲請要件之得為請求之權利及有爭執之法律關係，大抵均須明舉所主張 之實體法上之權利，則何者為單純不作為、何者屬容忍的不作為，實難界 定。再以先行、後行定其優先效力，如反向定暫時狀態之處分先提出聲請，

且其聲請之應受裁定事項不以相對人應「容忍」其產銷行為，而以「禁止」

相對人阻止或防礙其從事產銷行為之文字記載，法院裁定主文亦可能依其 聲明為相同之記載，則此時該反向定暫時狀態之處分究係先行之單純不作 為，抑或為先行之容忍不作為，無法明確判斷；再者，當事人聲明事項或 法院裁定主文使用「禁止」或「容忍」，其實是主張對方無權或主張己方 有權請求之同義詞，其所達成之法律效果並無不同，然如因文字記載之不 同即異其效力，實欠缺其公平之依據。

前述最高法院 92 年台抗字第 532 號裁定所揭示之「單純不作為」與

「容忍不作為」之分類，係源於日本學說之見解，及我國有學者之主張關 於不作為假處分(定暫時狀態之處分)競合問題之少數說⁴²。然依陳榮宗教 授之見解，卻係認為當單純不作為定暫時狀態之處分與容忍不作為定暫時

42 該學者為陳榮宗教授；陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（下），2001 年修訂 2 版，1142、1143 頁。

狀態之處分相牴觸時，容忍不作為定暫時狀態之處分有優先於單純不作為 定暫時狀態之處分之效力。

實則，「單純不作為」與「容忍不作為」請求之類型化並非以「是否 基於權利行使之法律關係」為基準，其區分之實益，乃係作為判斷二個定 暫時狀態之處分內容是否相牴觸之「工具」，並非在於建立「容忍之定暫 時狀態處分優先於單純之定暫時狀態處分」之原則，亦非判斷二個定暫時 狀態之處分間效力優劣之「基準」⁴³。如未予詳辨而機械式套用該裁定之 抽象文字分類，即遽斷其效力之優劣，恐有治絲益棼之虞。

三、因應之道

由於智慧財產案件以外之定暫時狀態之處分，關於前開正向及反向內 容相牴觸之處分存在情形，較屬少見；最為常見者，應係智慧財產案件中，

尤其關於專利侵權之紛爭。以往於民事訴訟法就定暫時狀態之處分未修法 明列前，因法院時與一般假處分之程序為相同之處理，且未於法律明文要 求審理程序中應使對造有陳述意見或辯論之機會，往往相對人一方於收受 裁定送達前無從知悉，又兩造可於不同法院聲請、裁定及執行，再加以法 院審理時宥於判例見解採形式審理，因而此種正、反向內容牴觸之不作為 定暫時狀態之處分同時存在之情形，並非只有想像中存在，而係現實地不 時發生，以致造成正、反向定暫時狀態之處分之競賽及執行時先到先贏之 荒謬及不公平結果。

然民事訴訟法於民國九十二年修正後，已根本改變定暫時狀態之處分 之審理原則，法院審理時亦應促雙方當事人充分參與程序及進行實體審 查，得以某程度矯正上述之缺失。

又於民國九十七年七月一日智慧財產專業法院開始運作，智慧財產案 件審理法同時施行後，依該法第 22 條規定：「…聲請定暫時狀態之處分時，

聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或 有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應

43 黃國昌，同註 13，前揭文，516 頁。

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駁回聲請。聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀

駁回聲請。聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀