我國專利法

2011 年 12 月 21 日修正公布，2013 年 1 月 1 日施行之專利法第 96 條第 一項、第二項規定：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。

有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利 權者，得請求損害賠償。」同法第97 條規定：「依前條請求損害賠償時，得 就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害 時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施 同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。

三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。

依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情 節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

此次修正內容乃刪除修正前專利法第 85 條第一項第二款後段之「總銷 售額說」⁶⁰，於同條項第三款增訂「相當授權實施權利金說」；此外，復刪

59 Lucent Technologies v. Gateway, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009); see also Uniloc USA, Inc.

v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011); see also Cornell University v. Hewlett-Packard Co. 609 F.Supp.2d 279 (N.D.N.Y. 2009).

60 2012 年 12 月 21 日修正公布前之專利法第 85 條第一項第二款後段規定：「於侵害人 不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」。

除修正前專利法第 85 條第二項專利權人業務上信譽減損之損害賠償⁶¹、同條 第三項懲罰性損害賠償之規定⁶²。因修正後之現行專利法迄2013 年 1 月 1 日 始施行，2012 年 12 月 31 日前之專利侵權行為仍適用舊法，而本文實證分析 智財法院關於專利侵權損害賠償之 80 件判決，其中僅有 4 件⁶³適用修正後之 現行規定，故為行文方便，以下說明專利侵權損害賠償計算方法，仍以修正 前之舊法條號即專利法第85 條為據。

4.1.1 具體損害計算說──修正前專利法第 85 條第一項 第一款本文

修正前專利法第 85 條第一項第一款本文（現行專利法第 97 條第一項第 一款本文）規定專利權人得依民法第 216 條規定請求損害賠償，而民法第 216 條第一項規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以 填補債權人所受損害及所失利益為限。」此說學理上稱之為具體損害計算 說。因專利權為無體財產權，專利權受侵害時，並不會造成專利權人本身無 法利用專利，其現存財產亦不會受到減損，只有市場利益可能遭到瓜分，因 此並沒有所謂的「所受損害」，只有「所失利益」問題。

4.1.2 差額說──修正前專利法第 85 條第一項第一款但書

修正前專利法第 85 條第一項第一款但書（現行專利法第 97 條第一項第 一款但書）規定：「但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得 就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利 益，以其差額為所受損害。」此說學理上稱之為差額說。以專利權人實施專

61 2012 年 12 月 21 日修正公布前之專利法第 85 條第二項規定：「除前項規定外，發明 專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。」

62 2012 年 12 月 21 日修正公布前之專利法第 85 條第三項規定：「依前二項規定，侵害 行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之 三倍。」懲罰性損害賠償之規定於 2013 年 6 月 11 日修正公布之專利法已回復規

63 定。

參見本文表 1 編號 1、2、4、6。

利權通常所可獲得之利益（此與美國法的「若非」侵權概念相同），扣除專 利權人在侵權期間實際上所得之利益後，以其差額視為專利權人之所失利 益。

4.1.3 總利益說──修正前專利法第 85 條第一項第二款前段

修正前專利法第 85 條第一項第二款規定：「依侵害人因侵害行為所得 之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收 入為所得利益」，前段學理上稱之為總利益說。理論上，侵權行為損害賠償 應填補專利權人損害為目的，但本計算方法卻是以侵權人所得利益作為衡量 損害賠償額之標準，即扣除侵權人因侵權行為所支出之成本及必要費用後之 所得利益為損害賠償數額。

學者或謂此規定係準用德國民法第 687 條第二項、第 681 條、第 667 條 有關「不真正無因管理」而來⁶⁴，或謂其法理基礎乃德國民法第 687 條第二 項不法無因管理（相當於我國民法第 177 條第二項），進而適用德國民法第 667 條委任契約之受任人交付處理事務所得物品的規定（相當於我國民法第 541 條第一項）⁶⁵。德國學者 Kraβer 則認為此一所獲利益之請求可被理解為 一特別習慣法之規定，而兼考量及損害賠償法則、不當得利法則與無因管理 法則⁶⁶，而非任一單一法則所可加以說明其理論基礎⁶⁷，此種計算方法及權

64 蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，頁 33-34（2006）。

65 李素華，「專利權侵害之損害賠償計算——以合理權利金法為例」，全國律師，第 14 卷第 6 期，頁 17（2010）。

66 無因管理大致可分為利於本人，且不違反本人明示或可得推知之意思之「正當的無

因管理」（即民法第 176 條第一項），及不利於本人，或違反本人明示或可得推知

之意思之「不當的無因管理」（即民法第 177 條第一項）。至於無為他人管理之意

思而管理他人之事務，不能成立無因管理，其情形有二：其一為誤信他人事務為自 己事務而管理，此學說稱為「誤信管理」；其二乃明知他人事務仍作自己事務而管 理，學說上稱之為「不法管理」、「不真正無因管理」或「準無因管理」，1999 年 4 月 21 日民法修正前，並未對此加以規定，惟修正後已於民法第 177 條第二項增 訂：「前項規定，於管理人明知為他人之事務，而為自己之利益管理之者，準用 之」，即準用「不當的無因管理」規定。

利 人 所 失 利 益 、 合 理 權 利 金 計 算 方 法 雖 均 未 見 諸 於 德 國 發 明 專 利 法

（Patentgesetz, PatG），然在訴訟實務上被廣泛援用⁶⁸。

惟追溯專利法各種損害賠償計算方法之立法理由乃 1986 年 12 月 24 日 修法時，「參照 1985 年 11 月 29 日修正公布之商標法第 64 條，增訂第一 款、第二款計算損害數額之方法，以供專利權人擇一作有利之選擇」⁶⁹，而 1985 年 11 月 29 日修正公布之商標法第 64 條立法理由則為「仿美國商標法

（蘭哈姆法案）第35 條規定，由商標專用權人證明侵害人所得之銷售金額，

侵害人則須證明其成本或必要費用」⁷⁰。美國商標法（Lanham Act，或稱

「蘭哈姆法」、「藍亨法」）第35 條規定商標權受侵害時，商標權人除得請 求損害賠償之外，亦得並行請求侵權人給付因侵權行為所得之利益⁷¹。對此 學者認為請求被告給付因侵權所得之利益（accounting of profits）屬於衡平法 之救濟措施，主要基於不當得利（unjust enrichment）之原理──被告因使用 混淆近似標章，而賺取之利得，為不法獲得之利益⁷²。藍亨法第35 條第(a)項

67 R. Kraßer, Patentrecht, Ein Lehr-und Handbuch, 5. Aufl., 2004, S. 889. 轉引自許忠信，

「從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任」，臺北大學法學論叢，第 61

期，頁96（2007）。

68 李素華，前揭註 65，頁 17。

69 參見 1986 年 12 月 24 日修正公布專利法之修法理由。

70 參見 1985 年 11 月 29 日修正公布商標法之修法理由。

71 Lanham Act § 35(a), 15 U.S.C. § 1117(a) (2010) (“(a) When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125(a) or (d) of this title or a willful violation under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this Act, the plaintiff shall be entitled, sub-ject to the provisions of sections 1111 and 1114 and subsub-ject to the principles of equity, to recover (1) defendant’s profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be as-sessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defen-dant’s sale only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed.”).

72 王敏銓，「美國商標法救濟措施之研究」，智慧財產權月刊，第 84 期，頁 158

（2005）。

對舉證責任之分配作成規定：原告僅須證明被告銷售該商品之全部收入

（gross income; gross sale），以此為侵害行為所得之利益；被告則必須證明 一切可扣減之費用，包括生產成本及其他必要費用、廣告費用、行政費用、

營運成本、所得稅等。被告具有證明扣減之舉證責任，如果於是否扣減不確 定時，法院應作有利於原告之認定⁷³。故由美國法之觀點來看，我國修正前 專利法第85 條第一項第二款前段之總利益說與衡平法下的不當得利法則亦頗 有關連。

4.1.4 總銷售額說——修正前專利法第 85 條第一項第二款 後段

2011 年 12 月 21 日修正公布前之專利法第 85 條第一項第二款後段原規 定：「於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入 為所得利益」，此即總銷售額說。惟依此方式計算損害賠償額，「顯然將系 爭之專利產品視為獨占該產品市場，然一方面專利並非必然是產品市場之獨 占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非 皆屬權利人應得之利益；另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相 當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過 當之嫌」⁷⁴，故2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法已刪除此部分規定。

4.1.5 合理權利金說

2011 年 12 月 21 日修正公布前之專利法第 85 條關於專利侵權損害賠償 額之規定，並無合理權利金此一計算方式。然 2003 年 8 月 26 日修正發布之 辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 點已有規定⁷⁵。且多數學者認為在民法

73 同前註，頁 160。

74 參見 2011 年 12 月 21 日修正公布專利法之修法理由。

75 2003 年 8 月 26 日司法院以（92）院台廳民一字第 21996 號函修正發布之辦理民事訴

訟事件應行注意事項第 87 點規定：「損害賠償之訴，當事人已證明受有損害，而有

客觀上不能證明其數額或證明顯有重大困難時，法院應審酌全辯論意旨及調查證據 之結果，於不違背經驗法則及論理法則之範圍內，依所得心證定其數額。於侵害智

第216 條或修正前專利法第 85 條第一項第一款前段之具體損害法下，已有援 用合理權利金計算損害賠償之餘地⁷⁶。經質性分析智財法院判決結果，在修 法增訂合理權利金規定前，智財法院已有多件判決肯認以合理權利金計算損

第216 條或修正前專利法第 85 條第一項第一款前段之具體損害法下，已有援 用合理權利金計算損害賠償之餘地⁷⁶。經質性分析智財法院判決結果，在修 法增訂合理權利金規定前，智財法院已有多件判決肯認以合理權利金計算損