357 非重覆起訴
4.2.3 智財法院專利侵權損害賠償案件之質性分析
本文質性研究方式係針對表 1 之 80 件專利侵權損害賠償一審民事判 決，閱讀瞭解判決中關於專利權人聲明金額、舉證情形、法院判決之損害賠 償範圍及計算方式、法院判決賠償金額等等內容，將其概念抽離分析，再歸 納為：1.智財法院一審判決損害賠償金額不如專利權人預期之理由；2.智財法 院判決損害賠償金額偏低之理由；3.同業利潤標準採用與否之轉變；4.整體市 場價值法則之承認與否認等，輔助說明上開量化統計結果。
4.2.3.1 智財法院一審判決損害賠償金額不如專利權人預期之理由 4.2.3.1.1 被控侵權人無故意過失之主觀犯意&被控侵權人無侵權主觀 犯意前之銷售額不予計入損害賠償範圍
2011 年 12 月 21 日修正前之專利法雖未明文專利侵權之損害賠償責任以 行為人有故意過失為要件，惟實務與通說均認為專利侵權仍應適用民法第 184 條侵權行為之規定，以故意過失為要件，尤其修正後之現行專利法第 96 條第二項已明文規定此要件，可知我國非如美國專利侵權損害賠償只問有無 侵權之事實，而不問侵權人之故意、過失，僅在侵權人故意侵權之情況下，
由法院審酌是否判給 3 倍之懲罰性損害賠償。此兩國法制上之差異，應係造 成我國專利權人勝訴率較低、損害賠償金額不如專利權人預期之重要原因。
質性分析智財法院一審判決，其中以涉嫌侵權人無故意過失判決專利權人全 部敗訴者共有 11 件99，亦有認定某時點前涉嫌侵權人無故意過失而駁回專利 權人該部分之損害賠償請求，其判決件數有 2 件100，另以共同被告中之一人 或數人無故意過失，就該部分駁回專利權人請求者有3 件101。
以涉嫌侵權人無故意過失判決專利權人全部敗訴之 11 件會影響專利權 人在智財法院一審判決之勝訴率，如不考慮此主觀要件，專利權人之勝訴案 件將提高為 91 件（80＋11），以此計算專利權人之勝訴率將提升為 20.82%
（91/437，參圖 1），由此數據可知，我國法律規定專利侵權損害賠償之故 意過失主觀要件，影響專利權人在智財法院一審判決之勝訴率約為 2.52%
（20.82%－18.3%）。
至於以某時點前涉嫌侵權人無故意過失，或以部分涉嫌侵權人無故意過 失，而判決專利權人部分敗訴之案件，雖不影響智財法院一審判決專利權人 勝訴率之統計數字，惟應會拉低其判賠率，自不待言。
4.2.3.1.2 專利權人臆測被告之銷售數量及獲利&訴訟中亦無減縮聲明 動機
專利權人如主張以總利益說或總銷售額說計算損害賠償範圍，通常僅能
99 參見智財法院 101 年度民專訴字第 3 號、100 年度民專訴字第 14 號、100 年度民專 訴字第12 號、101 年度民專訴字第 6 號、99 年度年度民專訴字第 172 號、99 年度民 專訴字第167 號、99 年度年度民專訴字第 165 號、99 年度民專訴字第 171 號、99 年 度民專訴字第117 號、98 年度民專訴字第 60 號、97 年度民專訴字第 47 號判決，司 法院法學資料檢索系統：http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm。
100 參見智財法院 101 年度民專訴字第 94 號判決（即本文表 1 編號 21）、99 年度民專 訴 字 第 22 號 判 決 （ 即 本 文 表 1 編 號 47 ） ， 司 法 院 法 學 資 料 檢 索 系 統 ： http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm。
101 參見智財法院 100 年度民專訴字第 74 號判決（即本文表 1 編號 32）、100 年度民專 訴字第40 號判決（即本文表 1 編號 37）、99 年度民專訴字第 189 號判決（即本文 表1 編號 43），司法院法學資料檢索系統：http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm。
「臆測」侵權人銷售侵權品之數量及獲利，蓋專利權人發現遭侵權之時點往 往在侵權行為發生後相當時間，若非於起訴前保全證據，甚難知悉侵權人之 銷售狀況及獲利情形，而僅能於訴訟中聲請法院命侵權人提出銷售所得資 料，或者向稅捐單位、海關、網路業者、電視購物業者等調取侵權人之營業 所得或銷售資料，據以計算確定損害額，故專利權人起訴前多因無法確定損 害多少而任意聲明請求金額102，惟我國民事訴訟制度，僅在原告撤回起訴 時，始會退還裁判費三分之二103，減縮聲明則不會退費。因此專利權人訴訟 中縱發現起訴時聲明求償之金額過高，亦無減縮聲明之動機，此亦為拉低判 賠率原因之一。
4.2.3.1.3 專利權人主張總銷售額說，惟訴訟中兩造對於適用同業利潤 標準不爭執，或侵權人證明成本及必要費用，法院扣減後以 總利益說判決
修正前專利法第 85 條第一項第二款規定：「依侵害人因侵害行為所得 之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收 入為所得利益」，故如侵權人成功舉證成本及必要費用時，依法律規定即須 自侵權人之總銷售額中加以扣除，且縱使侵權人未成功舉證成本及必要費 用，部分智財法院判決亦會因兩造不爭執、或依職權採用同業利潤標準計算 侵權人之所得利益，此亦為拉低判賠率之因素之一。
102 例如智財法院 98 年度民專訴字第 15 號判決（參見本文表 1 編號 53）之專利權人以
自己之銷售及獲利情形「推測」侵權人因侵權所獲利益；又如 99 年度民專訴字第
223 號判決（參見本文表 1 編號 64），專利權人主張損害賠償額應取得侵權人之營 業銷售資料，始得認定，故「暫時聲明」100 萬元為損害賠償請求之最低金額；再如 97 年度民專訴字第 22 號判決（參見本文表 1 編號 62），專利權人自承無法計算侵 權人實際銷售仿品之數額，故「推測」侵權人之銷售額。
103 民事訴訟法第 83 條第一項規定：「原告撤回其訴者，訴訟費用由原告負擔。其於第 一審言詞辯論終結前撤回者，得於撤回後三個月內聲請退還該審級所繳裁判費三分 之二。」
4.2.3.2 智財法院判決損害賠償金額偏低之理由 4.2.3.2.1 專利權人僅為一部請求
細讀智財法院一審判決發現其中為數不少之案件，法院認定之損害金額 均高於專利權人求償之金額，惟法院至多僅能在專利權人聲明請求之範圍內 判決104，此應為智財法院判決損害賠償金額偏低理由之一，其情形共計 9 件105。
4.2.3.2.2 專利之經濟價值非高及產品之市場規模不大
專利侵權損害賠償與「專利之經濟價值」及「產品之市場規模」至為相 關，蓋法院判決之損害賠償金額應該「擬制」和「保護」市場報償，而我國 及美國涉訟之專利性質與其產品市場規模本即不同。依美國資誠會計師事務 所 2014 年公布之專利訴訟統計報告可知，1995 年至 2013 年專利訴訟判決之 損害賠償金額，電信業之損害賠償中位數最高，生技業、醫藥及醫療器材 業、電腦硬體及電子業之損害賠償中位數也相對地較高，上開產業之損害賠 償中位數是整體產業的 2 到 3 倍106，反觀我國即本文表 1 之 80 件專利侵權 損害賠償案件，多屬於上開統計報告中損害賠償中位數較低之消費者產品 業，且我國之專利產品市場與美國相較差距甚大，因此二國之專利侵權損害 賠償金額有所落差，自非不可想像與預見，尤其我國專利權人起訴之侵權對 象多為下游之小零售商，益加使損害賠償之判決金額無法提升。此外，依本 文量化實證結果可知，我國智財法院一審判決採用之損害賠償計算方法多為
「侵害人因侵害行為所得之利益」，惟因專利侵權損害賠償仍不脫損害賠償 之本質，故智財法院法官仍會審酌其賠償金額是否與專利權人之實際損害相
104 民事訴訟法第 388 條規定：「除別有規定外，法院不得就當事人未聲明之事項為判
105 決。」
前揭註 90。
106 See PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2014 PATENT LITIGATION STUDY: AS CASE VOLUME LEAPS, DAMAGES CONTINUE GENERAL DECLINE (2014), available at http://www.pwc.com/en_US/
us/forensic-services/publications/assets/2014-patent-litigation-study.pdf.
當，倘顯不相當，亦不會准許過度之賠償金額107，本文認為智財法院一審判 決損害賠償金額不如美國法院之判決金額，與專利本質及市場大小，至為相 關。
4.2.3.2.3 大陸及英美法系國家損害賠償思維的歧異與陪審團制度之有無 大陸法系與英美法系國家之損害賠償思維亦稍有歧異，前者認為損害賠 償之基本原理在於填補損害，並非更予以利益，故對於懲罰性損害賠償之酌 定接受度較低；後者則較著重侵權行為法之預防機能，由懲罰性損害賠償之 酌定即可見其端倪。此外，美國採取陪審團制度，依美國資誠會計師事務所 2007 年之專利商標損害賠償統計報告，1980 年到 2005 年間陪審團判決之損 害賠償中位數和法官判決的損害賠償中位數，其間有 5 倍之差距（參閱該報 告 14 頁）108；依該會計師事務所 2008 年之專利訴訟統計報告，1980 年及 1990 年代陪審團及法官判決之損害賠償中位數差距均小於 1 倍，惟 2000 年 代陪審團判決之損害賠償中位數高達法官判決者之 9.6 倍（8.6/0.9，參閱該 報告Chart 3D: Bench v. Jury Trials: Median Damages Awarded by Decade）109； 依該會計師事務所2014 年之專利訴訟統計結果，2010 年至 2013 年間，陪審 團判決之損害賠償中位數更高達法官判決之 37.5 倍（15/0.4，參閱該報告
107 智財法院 101 年度民專上字第 4 號判決理由即認為：侵權行為賠償損害之請求權，
乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立 要件。專利法第108 條、第 84 條第一項、第 85 條第一項各款規定專利權受侵害之 請求損害賠償，係侵權行為損害賠償請求權之一種，自有適用損害填補法則。專利 權人固得選擇以侵害人因侵害行為所得之利益定賠償金額，法院仍應審酌其賠償金 額是否與專利權人之實際損害相當，倘顯不相當，即不應准許，始與侵權行為賠償 損害請求權旨於填補專利權人實際損害之立法目的相符。
乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立 要件。專利法第108 條、第 84 條第一項、第 85 條第一項各款規定專利權受侵害之 請求損害賠償，係侵權行為損害賠償請求權之一種，自有適用損害填補法則。專利 權人固得選擇以侵害人因侵害行為所得之利益定賠償金額，法院仍應審酌其賠償金 額是否與專利權人之實際損害相當，倘顯不相當，即不應准許，始與侵權行為賠償 損害請求權旨於填補專利權人實際損害之立法目的相符。