整體市場價值法則的妥適運用

當專利權涵蓋整個產品時，直接將整個產品之銷售所得作為損害賠償基 礎，並無不當；然而，倘若專利權僅涵蓋產品的一部，或僅為產品之改良設 計時，損害賠償範圍究竟應以專利權所占比例做切割，抑或仍得就產品之整 體價值作為損害賠償之基礎，分別有「分配法則」（Apportionment，或稱

「分攤法則」）及「整體市場價值法則」（Entire Market Value Rule）二種看 法及實務操作方式。

1853 年 Seymour v. McCormick⁴⁹案中，美國最高法院區分屬於「完全創 新發明之專利權」以及屬於「改良先前產品設計之專利權」。前者之專利權 涵蓋整個產品，因此一旦遭受侵權，可請求侵權人因侵權獲得之所有產品利 潤；後者則因專利權涵蓋範圍僅及於產品之一部分而非全部，故僅得就專利 遭侵權的產品元件部分請求賠償，此即所謂「分配法則」之概念。

惟1884 年 Garretson v. Clark⁵⁰案，美國最高法院闡釋：如專利權人可以 證明機器或裝置之整體價值是歸因於系爭專利發明時，專利權人即得依整體

45 ResQnet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010); see also Wordtech Systems, Inc v. Integrated Networks Solutions, Inc. 609 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2010).

46 Id.

47 Lucent Technologies v. Gateway, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

48 Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011).

49 Seymour v. McCormick, 57 U.S. 480 (1853).

50 Garretson v. Clark, 111 U.S. 120 (1884).

市場價值法則請求損害賠償。1942 年 Marconi Wireless Telegraph Co. v. United States⁵¹案，美國最高法院再表示：如果專利裝置是重要到實質創造了非專利 元件之價值時，即可適用整體市場價值法則。1989 年 State Industries, Inc. v.

Mor-Flo Industries, Inc.⁵²案，聯邦巡迴上訴法院在探討損害賠償數額時指 出，包含數個特徵的整個裝置，於專利特徵構成客戶需求之基礎時，是允許 基於整個裝置價值損害之回復。1986 年 TWM Mfg. Co. v. Dura Corp.⁵³案，聯 邦巡迴上訴法院亦表述：假設被授權人可以預期非專利元件會因專利之附隨 銷售而增加，即應補償專利權人該非專利元件之價值損害。1995 年 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.⁵⁴案更以市場經濟的角度，將「整體市場價值法則」擴張適 用到非專利產品的銷售損失，本案特別提到「附隨銷售」（sales of collateral, collateral sales），又稱「配搭銷售」（convoyed sales, bundled sales），乃指 非專利元件通常和專利元件一起銷售，且二者被視為單一集合之構成部分

（components of a single assembly），或是該機器之部分（parts of a complete machine），或是共同組成一功能單位（functional Unit）⁵⁵，且專利權人就非 專利元件的損失是合理可預見的情況下，專利權人仍得就非專利元件部分請 求所失利益之損害賠償，或將之計入合理權利金之損害賠償基礎。由上開案 件可知美國聯邦巡迴上訴法院已將「整體市場價值法則」擴張到物理上可分 離之非專利元件。

整體市場價值法則最初由來是「所失利益」的損害賠償，因為如果侵權 產品價值是歸因於專利技術，可以合理推斷，若非侵權，侵權人的客戶將購 買專利權人的產品，所以專利權人有權獲得專利產品中包括非專利元件之任 何附帶價值⁵⁶。惟美國案例已經將整體市場價值法則適用到「合理的權利金

51 Marconi Wireless Telegraph Co. v. United States, 320 U.S. 1 (1943).

52 State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 883 F.2d 1573, 1578 (Fed. Cir. 1989).

53 TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp., 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986).

54 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).

55 See id. at 1550.

56 Brian J. Love, Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule, 60 STAN. L.

『基礎』」的決定，首次採用這種計算方法是前述 1995 年的 Rite-Hite Corp.

v. Kelley Co.案，當時聯邦巡迴上訴法院遵循先例應用整體市場價值法則去計 算「所失利益」損害賠償，然而，在旁論中，法院也提及該規則亦適用於

「合理權利金」的計算⁵⁷。自 Rite-Hite 案後，實務上法院已考量專利元件是 否為較大產品之客戶需求基礎，以決定是否適用整體市場價值法則來作為

「合理的權利金『基礎』」。

然而，應用整體市場價值法則於「合理權利金『基礎』」的選擇，並無 上開「所失利益」損害賠償的必然推論結果，因為並沒有潛在的損害基礎

─產品銷售的所失利益─需要去完全補償或者分配。也因為侵權產品至 少總有一些價值非歸因於專利技術，故應用整體市場價值法則到「合理的權 利金『基礎』」會過度補償專利權人，而給予專利權人非專利部分的價 值⁵⁸。況且考量「合理權利金『費率』」時，已參酌 Georgia-Pacific 案第 6 參酌因素即「配搭銷售」，再將整體市場價值法則應用到「合理權利金『基 礎』」的選擇，如此重複審酌的結果，恐有不當膨脹合理權利金損害賠償之 可能。

「整體市場價值法則」適用於「合理權利金『基礎』」，將使專利權人 追求較大權利金基礎以爭取較大損害賠償金額，如此會導引專利權人向複雜 的產品製造商提告，如個人電腦或行動電話製造商，而不是對產品零件製造 商提出專利侵權訴訟，然而，被控侵權的產品製造商可能對零件技術沒有足 夠的知識，這使得授權談判、專利訴訟及和解都非常地困難。美國學界關於 濫用「整體市場價值法則」、未妥適利用「分配法則」，導致過度損害賠償 的批判，已受到實務界之注意。美國聯邦貿易委員會因此建議法院應在決定

R^EV. 263, 278 (2007).

57 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d at 1549 (“When a patentee seeks damages on unpat-ented components sold with a patunpat-ented apparatus, courts have applied a formulation known as the ‘entire market value rule’ to determine whether such components should be included in the damage computation, whether for reasonable royalty purposes.”).

58 Lemley & Shapiro, supra note 41, at 2024.

「合理權利金『基礎』」時淘汰「整體市場價值法則」的適用。事實上，美 國聯邦巡迴上訴法院及紐約北區地方法院最近在幾個專利侵權損害賠償案件 中，對於適用「整體市場價值法則」已採取有別於以往之嚴格標準⁵⁹，然其 後續效應為何，各地方法院是否會遵循聯邦巡迴上訴法院所設定之嚴格標準 尚有待觀察。