持續性權利金之判決介紹

雖然聯邦巡迴上訴法院迄未對持續性權利金之計算方式提出細節說明，

然自 2006 年 eBay 案後，迄今各聯邦地方法院法官已做出不少持續性權利金 之決定，並有學者對此議題提出實證研究結果¹¹¹。本文選擇德州東區地方法 院Mondis Tech. Ltd. v. Chimei InnoLux Corp.,¹¹²案件予以介紹，乃因其對於如 何計算持續性權利金有較為詳細之輪廓勾稽與架構說明；且該法院一般被認 為是較為保護專利權人之法庭地，諸多專利權人均在該法院提起專利侵權訴 訟，實證結果亦證明德州東區地方法院法官決定之持續性權利金案件數占全 美各地方法院之冠¹¹³。本文擬先介紹該案件使讀者瞭解持續性授權金之計算 架構，其後再對此個案之計算框架提出針砭之意見。

2007 年 10 月 30 日，日本 Hitachi 公司轉讓 19 件專利給英國之 Mondis Technology 公司，2007 年 12 月 31 日 Mondis 於德州東區地方法院起訴控告 鴻海（Hon Hai）、樂金（LG）、群創光電（InnoLux）等公司製造生產之螢

110 Craig Countryman, Ongoing Patent Royalties: How Should They Be Calculated?, FISH &

R^ICHARDSON (Sept. 2, 2010), http://www.fr.com/news/patentroyalties/.

111 Sidak, supra note 109; Christopher B. Seaman, Ongoing Royalties in Patent Cases After eBay: An Empirical Assessment and Proposed Framework, 23T^EX.I^NTELL.P^ROP.L.J.203, 229-41(2015).

112 Mondis Tech. Ltd. v. Chimei InnoLux Corp., 822 F. Supp. 2d 639 (E.D. Tex. 2011).

113 Sidak, supra note 109, at 175; Seaman, supra note 111, at 234.

幕及電視侵害系爭19 件專利。2009 年 9 月，樂金與 Mondis 達成和解。

2011 年 6 月 27 日陪審團認定被告（被告群創光電與奇美電子於 2010 年 3 月 1 日合併，更名為 Chimei InnoLux Corp.，以下簡稱「被告 InnoLux」）

侵權成立必須賠償 1,500 萬美元，即侵權螢幕之合理權利金費率 0.5%、侵權 電視之合理權利金費率 0.75%。2011 年 8 月 30 日法院做出修正後終局判決

（Amended Final Judgment），認定被告並非故意侵權，被告 InnoLux 須支付 一次性「合理權利金」15,560,847 美元，並須賠償律師費用。除此之外，由 於事實之證據開示程序終結於 2010 年 12 月 31 日，原告 Mondis 對於被告 InnoLux 於 2011 年以後繼續使用系爭專利之權利金，即所謂「持續性權利 金」，另行起訴審理，德州東區地方法院 Ward 法官於 2011 年 9 月 30 日做 出判決後裁定，認為侵權螢幕之持續性權利金費率應再提高3 倍而為 1.5%。

3.2.2.1 持續性權利金之計算架構

Ward 法官於 2011 年 9 月 30 日做出之裁定表示：聯邦巡迴上訴法院認為 持續性權利金費率的決定屬於地方法院之裁量權，未特別指示其計算標準，

然而，德州東區地方法院至少已有 2 個案件對於持續性權利金費率的決定有 詳細的分析。

在Affinity Labs of Tex., LLC v. BMW N. Am., LLC¹¹⁴案中，法院表示計算持 續性權利金之步驟應為：1.以陪審團認定的判決前合理權利金費率為起點；2.

再依 Georgia-Pacific 參酌因素調整判決後之持續性權利金費率；3.然後再考 量繼續侵權是否故意侵權，如屬故意侵權，其合理之市場權利金應該增加多 少；4.最後依 Read Corp. v. Portec, Inc.一案之參酌因素決定如何提高持續性權 利金費率。

在Datatreasury Corp. v. Wells Fargo & Co.¹¹⁵案中，法院則表示，計算持 續性權利金之方法為：1.以陪審團判決之合理權利金費率作為指導原則；2.基 於 被 告 業 經 判 決 認 定 為 侵 權 者 這 一 點 來 適 當 提 高 權 利 金 費 率 ；3. 考 量

114 Affinity Labs of Tex., LLC v. BWM N. Am., LLC, 783 F. Supp. 2d 891 (E.D. Tex. 2011).

115 Datatreasury Corp. v. Wells Fargo & Co., 490 F. Supp. 2d 749 (E.D. Tex. 2006).

Georgia-Pacific 第 15 個參酌因素。

美國有學者將持續性權利金之計算公式簡單表示如下，「R_o」代表持續 性權利金費率，「R_j」代表陪審團判決之合理權利金費率，「Fi」代表增加 持續性權利金費率之因素，「F_d」代表減少持續性權利金費率之因素，「E」

代表加倍持續性權利金費率之倍數¹¹⁶： R_o＝ (R_j＋F_i－F_d) * E

3.2.2.2 持續性權利金之計算方式

3.2.2.2.1 以陪審團認定的合理權利金為起點（R_j）

茲以 Mondis 案為例，說明持續性權利金之計算方式。本案陪審團於 2011 年 6 月 27 日做出判決，認定被告 InnoLux 侵害原告 Mondis 之專利，而 判決被告 InnoLux 應就侵權螢幕支付 0.5%，就侵權電視支付 0.75%之「合理 權利金」費率，依前述說明，「持續性權利金」之費率應以此作為起點。

3.2.2.2.2 依 Georgia-Pacific 參酌因素調整判決後之持續性權利金

（＋F_i－F_d）

本件兩造當事人於判決後並未提出新的證據（例如，新的授權事證），

但某種程度來說，陪審團之判決可以說是一種新的授權。因為陪審團判決的

「合理權利金」假設協商時點是設定在開始侵權之2005 年，法官在決定「持 續性權利金」假設協商時點則是設定在陪審團判決後的2011 年，因此，法官 要考慮者乃 2011 年這個假設協商時點是否改變了 2005 年 Georgia-Pacific 參 酌因素之分析。

3.2.2.2.2.1 未改變之參酌因素：Georgia-Pacificfactor 1、3、7

關於 Georgia-Pacific 第 1 個參酌因素「依已建立之授權契約之權利金決 定訴訟中專利的權利金」，即所謂「已建立之權利金」，因為兩造自2011 年 6 月 27 日陪審團判決後均沒有提出新證據，故法院認為以相同證據權衡 2005 年及2011 年的假設協商，不應提高權利金費率。

關於 Georgia-Pacific 第 3 個參酌因素「授權合約之性質及範圍，如專屬

116 Seaman, supra note 111, at 241.

授權或非專屬授權；有地域限制或無地域限制；或產品販賣對象限制」，被 告 InnoLux 抗辯原告 Mondis「部分」專利既然被陪審團判決認定無效，故應 該降低持續性權利金之費率，但此不為法院所採，並表示法院從來未曾指示 陪審團「不管專利有效、侵權與否之認定為何，在決定損害賠償金額及模擬 假設協商時，應該認定『全部』的專利請求項有效且被侵權」；反之，法院 卻指示「如果陪審團認定至少一項專利請求項有效及被告侵權，他們才應該 進一步考慮損害賠償問題」；因此，陪審團清楚地瞭解原告 Mondis 只有在 專利有效且被侵權的情況下，才有權獲得該部分之損害賠償，這也可以解釋 原告 Mondis 主張侵權螢幕合理權利金費率應該為 3%（以授權前例 1%為基 準再以「不確定性」為由提高 3 倍¹¹⁷），而陪審團最後只判給原告 Mondis 0.5%合理權利金費率之原因，因此，法官在決定持續性權利金費率時，與陪 審團判決合理權利金時相較，第3 個參酌因素也沒有什麼改變。

關於 Georgia-Pacific 第 7 個參酌因素「專利權之有效期間及授權條 件」，把假設協商時點設定在 2011 年時較諸設定在 2005 年，專利期限已經 變短，原告 Mondis 據此主張此因素將提高持續性權利金費率，被告 InnoLux 反而爭執此因素應當降低持續性權利金費率，法院則認為並無充分證據顯示 第7 個參酌因素改變持續性權利金費率之分析。

3.2.2.2.2.2 改變之參酌因素：Georgia-Pacificfactor 8、9、10

關於 Georgia-Pacific 第 8 個參酌因素「專利產品之既有獲利；商業成 功；以及現在的受歡迎程度」、第 9 個參酌因素「專利產品與舊有模式或裝 置比較起來，所產生之實益及優點」、第10 個參酌因素「專利發明之本質；

授權人將專利發明運用至商業上的特性，以及使用專利發明所獲得的利 益」。原告Mondis 指出與 2005 年時相較，2011 年時系爭專利技術被證明在

117 原告 Mondis 之專家證人 Magee 考量授權前例之「不確定性」（即授權前例在協商 時，對於專利是否有效、侵權是否成立均屬不確定之狀態），故較諸訴訟中認定專 利有效且被告侵權而判決之合理權利金為低，據此建議陪審團判決之合理權利金損 害賠償金額應為授權前例費率之 3 倍，即侵權螢幕 1%、侵權電視 0.25%均應該再乘 以 3 倍，而為 3%、0.75%。

商業上更為成功，此由其 2005 年以來已簽署了 15 個授權契約足資證明。法 院基本上同意原告Mondis 上開主張，認為 Georgia-Pacific 第 8 個至第 10 個 參酌因素提高持續性權利金費率，因此，以2011 年這個時點來決定持續性權 利金，應該提高權利金費率。

3.2.2.2.2.3 授權人與被授權人假如在理性、自願的情況下，於侵權開始 時 同 意 訂 定 授 權 合 約 所 可 能 同 意 之 權 利 金 ： Georgia-Pacificfactor 15

關於 Georgia-Pacific 第 15 個參酌因素，原告 Mondis 主張鑑於被告 InnoLux 已經被陪審團判決認定是侵權人，兩造協商的地位較諸 2005 年已大 大地改變，原告 Mondis 主張本案可比較的授權前例都是在侵權責任「不確 定」之情況下為授權，如果判決之權利金費率低於那些提早獲得授權的授權 前例，那就極為荒謬。然而，法院認為原告 Mondis 上開論點已於陪審團審 判時提出¹¹⁸，陪審團判決合理權利金時也已經予以考量；況且，陪審團係在 專利有效及被告侵權的前提下判決合理權利金，因此，2005 年或 2011 年這 兩個時點，被告InnoLux 均被認定是侵權人這一點並無不同，故第 15 個參酌 因素也沒有什麼改變。

3.2.2.2.3 判斷判決後持續侵權為故意侵權（* E）

Ward 法官認為陪審團作成專利有效及被告侵權之判決後，在通常情況 下，被告繼續侵權應該構成故意侵權¹¹⁹，本案被告 InnoLux 並不否認繼續侵 權最終會被認定為故意侵權，然卻抗辯應該在其窮盡上訴救濟程序時，換言 之，在二審法院判決以前，不應認定其為故意侵權而提高持續性權利金之費

118 同前註。

119 本案陪審團原認定被告 InnoLux 就部分專利請求項係故意侵權，但判決後法官准許 被告 InnoLux 之 JMOL 聲請，而於 2011 年 8 月 30 日做出修正後終局判決認定被告 InnoLux 非故意侵權，理由在於原告沒有於起訴前對被告提出警告信函。然而，就持 續性權利金費率之認定，已無此問題，蓋本案係在 2007 年起訴，被告 InnoLux 於 2011 年持續侵權時自然已知悉原告 Mondis 主張其侵權，基此，足可認定被告 InnoLux 為故意侵權，而可提高持續性權利金費率。

率。然 Ward 法官基於以下 3 個理由，不同意被告 InnoLux 之辯解。首先，

地方法院無聽審上訴理由的地位，也非權衡上訴有無理由的法院，故地方法 院沒有理由因為被告上訴即對持續性權利金予以折扣計算。其次，在陪審團 判決沒有明顯錯誤的狀況下，上訴並非作為繼續侵權的充分理由。最後，法 院認為在通常情況下，被告在判決後繼續侵權應屬故意侵權，即便在上訴後 判決前的階段亦然。

Ward 法官認為依 Seagate Tech., LLC¹²⁰案之闡明，在決定被告 InnoLux

Ward 法官認為依 Seagate Tech., LLC¹²⁰案之闡明，在決定被告 InnoLux