科技法學評論，13 卷 2 期，頁 187（2016）
法學新聲
美國專利侵權合理權利金之
計算方式及發展趨勢
吳靜怡
*摘 要
本文首先說明美國專利侵權損害賠償之法律規定，再以質性分析判決內 容之方式，淺介數個「所失利益」、「合理權利金」、「可比較的授權」、 「分配法則、整體市場價值法則」之案件，藉此說明美國法院計算合理權利 金之方式。由於判決乃針對個案事實適用法律之結果，對於計算合理權利金 之觀點與角度並非全面，部分判決間就相同法律原則甚至產生不同解釋結 果，原因為何？首應探究者乃各個法律原則之初衷，再審究個案事實之異 同，始能妥適適用各該法律原則。本文嘗試分類歸納不同案件類型，以建構 合理權利金計算之框架概念，並提出「合理權利金」之計算模式。再就分配 法則、整體市場價值法則、最小可銷售元件、貢獻度等概念在「所失利 益」、「合理權利金」、「侵害人所得利益」等不同損害賠償計算方法下之 定位提出建議。 對於合理權利金最近發展趨勢，即「標準基礎專利之權利金」及「持續 DOI：10.3966/181130952016121302005 * 臺灣新竹地方法院民事庭法官；國立政治大學法律研究所訴訟法組碩士及國立交通 大學科技法律研究所司法專班碩士；國立交通大學科技法律研究所博士生。 投稿日：2016 年 2 月 6 日；採用日：2016 年 5 月 23 日 －187－性權利金」之計算方式，本文亦予以分析介紹。計算標準基礎專利之權利金 時，與一般合理權利金之計算並不完全相同，尤其專利權人是否履行「公平 合理無歧視之授權義務」，是否造成「專利箝制、權利金堆疊」而有礙競 爭、損及消費者利益，近年來已成為美國學界與實務界關注之焦點，美國聯 邦地方法院對此種權利金之計算呈現多樣化之狀態，聯邦巡迴上訴法院最近 在Ericsson v. D-Link 案中給予審判之指導方針，本文比較該案與其他標準基 礎專利權利金計算之異同，並介紹我國智財法院相關判決及提出建議。此 外，於陪審團判決確認侵害專利後，侵權人仍繼續侵權所衍生之「持續性權 利金」議題，聯邦巡迴上訴法院雖曾表達過幾個原則，然未明示計算方法， 本文分析德州東區地方法院法官對Mondis Technology Ltd. v. Chimei InnoLux Corp. 一案之意見及學者間不同之觀點，藉以建立「持續性權利金之計算架
構」，並提出針砭之建言。
關鍵詞：合理權利金、分配法則、整體市場價值法則、標準基礎專利、
持續性權利金
Cite as: 13 TECH.L.REV., Dec. 2016, at 187.
Calculation Method and Development
Trends towards Reasonable Royalty
Damages for U.S. Patent Infringement
Ching-Yi Wu
*Abstract
This article firstly elaborated legal regulations about infringement damage compensation with American patents and then facilitated with qualitative analysis of judgment content to give a brief induction of the cases about Lost Profit, Rea-sonable Royalty, Comparable Licenses, Apportionment and Entire Market Value Rule, and take this opportunity to specify the calculation way of reasonable royalty used for American court. As judgment was entered under results for applicable law about some case conditions and not comprehensive viewpoint for reasonable roy-alty, and some judgments may have different explanation under the same legal principle between two judgments, why did it result from? To answer this question, we should firstly probe the initial intention for each legal principle, and then audit the differences between each two case facts before it properly applied for each le-gal principle. This article tried to classify and incorporate into different case types for formulating conceptual framework for reasonable royalty, as well as raise cal-culation mode for reasonable royalty.
*
Judge, Taiwan HsinChu District Court; LL.M, College of Law, National Chengchi Univer-sity; LL.M, School of Law, National Chiao Tung UniverUniver-sity; Doctoral Student, School of Law, National Chiao Tung University.
For recent development trends towards reasonable royalty, namely the calcu-lation mode of royalty for standard-essential patents and ongoing royalties, this Article also gave analysis and introductions. While calculating royalties for stan-dard-essential patents, it was not exactly the same as that of reasonable royalty, especially whether patentee fulfills fair, reasonable and nondiscriminatory obliga-tion or whether it resulted patent holdup, royalty stacking and caused impairment for competition, damage of consumer benefits, which has become the focus in the American scholars and pragmatic industry in recent years, the United States Dis-trict Courts have diversified statuses about calculation of such royalty, and the Fed-eral Circuit gave the guiding principles at Ericsson v. D-Link case. In addition, in regards to the issue of infringer still continues to infringe Ongoing Royalties after jury verdict and affirmed infringement for patent rights, the Federal Circuit Court did not explicitly indicate calculation method even through it expressed several principles, this article analyzed the comments that gave by the judges at the Eastern District of Texas about the case of Mondis Technology Ltd. v. Chimei InnoLux Corp., as well as the different viewpoints made by scholars, so as to set up calcula-tion framework for ongoing royalty, and raised for critical advice.
Keywords: Reasonable Royalty, Apportionment, The Entire Market
Value Rule, Standard-essential Patents, Ongoing
Royal-ties
1. 前言
專利權為無體財產權，侵權人未得專利權人同意而實施專利之同時，專 利權人自己仍可實施專利或者授權他人使用。因此，依傳統民法上損害賠償 之概念，專利權人於訴訟中必須舉證證明「若非」侵權，其可以取代侵權人 之銷售量，或者以更高價格出售專利產品之合理可能性，若證明屬實，專利 權人之「銷售量」或「削價競爭」之損失，始得依損害賠償之法理被當作 「所失利益」。因此，專利權人依專利法第 97 條第一項第一款之規定1請求 損害賠償時，常遭遇舉證上之困難。鑑於專利權之無體性、權利範圍的不確 定性、損害賠償範圍之舉證難度等因素，民國（下同）100 年 12 月 21 日修 正公布、102 年 1 月 1 日施行之專利法第 97 條第一項第三款參照美國專利法 第 284 條、日本特許法第 102 條及大陸地區專利法第 65 條之規定，明定得 「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害」，102 年6 月 11 日再將該條款修正為「依授權實施該發明專利所得收取之合理權利 金為基礎計算損害」。雖然在修法之前，辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條已規定：「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得參考智慧財產權人於 實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額……。」惟實 證結果，100 年 10 月 31 日前智財法院一審僅有 4 件案件以合理權利金作為 專利侵權損害賠償之計算方法2，再計至 103 年 4 月 30 日為止，智財法院一 1 我國專利法第 97 條第一項第一款規定如下：「依前條請求損害賠償時，得就下列各 款擇一計算其損害：一、依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損 害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一 專利權所得之利益，以其差額為所受損害。」民法第 216 條第一項則規定如下： 「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失 利益為限。」 2 吳靜怡，專利侵權損害賠償之範圍──以美國及我國法為研究中心，兼論智財法院成 立 迄 今 之 實 證 結 果 ， 國 立 交 通 大 學 科 技 法 律 研 究 所 碩 士 論 文 ， 頁 124 、 141 （2011）。審共有 6 件案件以合理權利金判決3，另檢索至 105 年 1 月 25 日為止，智財 法院一審未再有以合理權利金判決之案件，二審部分計至105 年 1 月 25 日為 止則共有 8 件案件以合理權利金判決（參見附錄一），所占比例非高。反觀 美國，以合理權利金方式計算損害賠償法有明文，且已行諸多年，更在法院 判決中占有優勢地位。本文擬質性分析美國法院判決內容，說明其對於「合 理權利金」之計算方法，並且對於最近之發展趨勢，即「標準基礎專利之權 利金」、「持續性權利金」之計算方法，併予介紹，希望能對於我國修法後 合理權利金之計算與應用有所助益。
2. 合理權利金
2.1 美國專利法規定
美國專利法第 283 條規定：「依本法規定，對於訴訟有管轄權之各法 院，為防止專利權受到危害，得在合理之情況下，依衡平原則核發禁制 令4」。同法第 284 條規定：「根據有利於原告之證據，法院應給予被侵權 之原告足夠之賠償，其金額不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以 及法院所定之利息、訴訟費用之總和。陪審團如未能認定損害賠償額，法院 應估定之，以上任一種情形，法院均得將陪審團認定或法院估定之損害賠償 金額增加至 3 倍。法院得請專家作證，以協助認定損害賠償額或在該情況下 多少權利金始為合理5」。同法第 285 條則規定：「在例外之情況下，法院得 3 吳靜怡，「專利侵權損害賠償之實證研究」，科技法學評論，第 11 卷第 2 期，頁 210-217、228（2014）。 435 U.S.C. § 283 (2015) (“The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”).
5
35 U.S.C. § 284 (2015) (“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them.
判決敗訴者支付合理的律師費用給予勝訴者6」。因此，專利權人得主張之救 濟包含：1.禁制令，分為暫時禁制令與永久禁制令兩種；2.金錢之損害賠償， 其中包含利息及訴訟費用；3.懲罰性損害賠償；4.律師費用。 美國專利法第 284 條沒有具體揭示專利侵權之損害賠償範圍與計算方 法，惟法院判決填補了此部分的空白，實務上以「所失利益」（lost profit） 及「合理權利金」（reasonable royalty）這兩種方式來計算專利侵權之損害賠 償金額。專利權人可以選擇只請求「所失利益」，或者只請求「合理權利 金」；也可以就能證明實際損害的部分請求「所失利益」之賠償，其他部分 則以「合理權利金」方式請求賠償7。但是，賠償底限應不低於合理權利金。
2.2 美國實務判決
2.2.1 所失利益之判決
「所失利益」是賠償專利權人因侵權所致利潤損失，其包括：銷售損失 （lost sales）、價格侵蝕（price erosion）8、配搭銷售（collateral sales）、未 來的所失利益（future lost profits）、商譽的損害（injury to goodwill and busi-ness reputation）等不同類型的經濟損害9。
In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights un-der section 154(d). The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”).
6
35 U.S.C. § 285 (2015) (“The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”).
7
TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 898 (Fed. Cir. 1986).
8 專利權人的總所失利益通常有兩個組成部分：1.銷售損失的所失利益、2.價格侵蝕的 所失利益。前者是為了賠償專利權人若非侵權的情況下，專利權人可以取得「侵權 人銷售量的所失利益」；後者是為了彌補專利權人因侵權人進入所造成的市場結構 變化，亦即致使「專利權人在侵權期間被迫降低產品售價的損失」。正確計算這兩 部分產生的所失利益，始可充分補償專利權人被侵權的損失。 9
為了獲得「銷售損失之所失利益」的損害賠償，專利權人必須證明「若
非」（but for）侵權，其可以取代侵權人銷售額的合理可能性10。Panduit
Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.11一案建立了專利權人請求「銷售損失
之所失利益」的 4 個前提要件。第六巡迴上訴法院在本案表示專利權人要獲 得「若非」侵權，其「銷售損失之所失利益」，專利權人必須證明：1.專利 產品的市場需求、2.可接受之非侵權替代品不存在、3.專利權人的生產和銷售 能力足以應付市場需求、及 4.若非侵權專利權人可賺取之利益12。法院認為 本案專利權人即原告 Panduit 已建立了前 3 個要件，但沒有證明第 4 個要 件，故駁回原告 Panduit 所失利益之損害賠償請求，而僅判給合理權利金。 然而，事實上，即使一個或多個要件無法滿足，專利權人仍會有所失利益， Panduit 案所建立的舉證責任高門檻，使專利權人事實上難以依所失利益來請 求回復侵權前的原狀。
2.2.2 合理權利金之判決
如前所述，美國實務對於「所失利益」之舉證責任設有高門檻標準，當 專利權人無法證明「若非」侵權的因果關係、所失利益的數額，或者專利權 人本身未實施專利而無所失利益可言時，可改依「合理權利金」方式請求侵 權人作最低限度的賠償。專利權人有 3 種理論可以證明合理權利金之賠償金額，即「已建立的權利金」（established royalty）13、「解析法」（analytical
http://www.fr.com/files/uploads/publications/patentdamages/CCRscan.pdf.
10
Water Technologies Corp. v. Calco Ltd., 850 F.2d 660, 671 (Fed. Cir. 1988); see also Bio-Rad Laboratories v. Nicolet Instrument Corp., 739 F.2d 604, 616 (Fed. Cir. 1986).
11
Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir 1978).
12
See id. at 1156 (“(1) demand for the patented product, (2) absence of acceptable non-infringing substitutes, (3) his manufacturing and marketing capability to exploit the demand, and (4) the amount of the profit he would have made.”).
13
美國最高法院在 Rude v. Westcott, 130 U.S. 152, 9 S. Ct. 463, 32 L. Ed. 888 (1889) 一案 中認為「已建立的權利金」必須符合以下要件方可作為合理權利金之標準：1.該先前 已存在之權利金必須在訴訟前支付或確定數額；2.先前已存在之權利金必須有足夠的
approach）14或「假設協商法」（hypothetical negotiation、willing licensor-willing licensee approach）。
「假設協商法」或稱為「有願意之授權人及被授權人法」，被廣泛認為 是最常見的合理權利金計算方法。其評估可能影響兩造協商的因素，在專利 訴訟中試圖假設若非侵權的話，兩造會同意的權利金。運用假設協商時，存 在兩個假設：首先，必須假設「假設協商是在侵權開始時」，以這個時間點 決定當事人在談判時可得之所有訊息15，因此，在決定合理權利金費率所要 考慮之侵權人預期利潤、可用的替代品等，並非基於事後實際發生的後見之 明去評價，而是基於侵權開始時，兩造假設協商所會考慮的狀況，但隨後發 生的事件仍可被視為談判當時指導當事人預期的證據16，重點仍然是在侵權 開始當時的價值；其次，要假設「假設協商時兩造認知『專利有效』，且 『被告侵權』17」。「假設協商法」之由來為著名的 Georgia-Pac. Corp. v.
U.S. Plywood Corp. 一案18，該案美國紐約州南區地方法院法官Tenny 從有價 數量，足以說明該數額為一般可接受之權利金；3.先前已確定之權利金數額必須具有 一致性，不可高低差異過大；4.先前已確定之權利金必須在自由意志下確定，不可以 訴訟為要脅；5.實際損害之金額必須依可靠的數據加以計算，不可基於猜測。 14 「解析法」是以侵權開始時侵權產品的預期淨利減去通常或可接受的淨利（同業利 潤標準），將該部分侵權人之預期獲利分配給專利權人，因此部分代表侵權人在合 理授權情況下將支付之金額，利用此方法決定合理權利金之著名案例為 TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986)。
15
Riles v. Shell Expl. & Prod. Co., 298 F.3d 1302, 1313 (Fed. Cir. 2002) (“reasonable royalty determination must relate to the time infringement occurred, and not be an after-the-fact as-sessment.”); Unisplay S.A. v. American Elec. Sign Co., 69 F.3d 512, 518 (Fed. Cir. 1995) (“rejecting a royalty based on evidence of likely value at time of trial”).
16
Sinclair Ref. Co. v. Jenkins Petroleum Process Co., 289 U.S. 689, 698, 53 S. Ct. 736, 77 L. Ed. 1499 (1933) (“post-infringement evidence represents a book of wisdom providing ex-perience that is then available to correct uncertain prophecy.”).
17
Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1325 (Fed. Cir. 2009) (“The hypotheti-cal negotiation also assumes that the asserted patent claims are valid and infringed.”).
18
值的判決前例中歸納出決定合理權利金之 15 個參酌因素19（參見附錄二）。 在美國有人大力支持及倡導 Georgia-Pacific 各項參酌因素，認為其考慮現實 世界中各式各樣的議題，盛讚其反射發生在實際授權協商中的各種考量，並 擬制專利權人和被授權人之間的動態。然而，也有人高度批評現今專利訴訟 應用這些參酌因素的方式，特別是許多人批評 Georgia-Pacific 各項參酌因素 未給予陪審團具體之指導原則與框架。
2.2.3 可比較的授權之判決
Georgia-Pacific 第 1 個參酌因素指出「已建立的權利金」可為合理權利 金之參酌因素，美國訴訟實務上，亦有以數個「已建立的權利金」為基礎計 算出之「平均權利金費率」來判決合理權利金之案例。但不論是援引「已建 立的權利金」（以下簡稱「授權前例」）、「平均權利金費率」或 Georgia-Pacific 第 2 個參酌因素之「相類似專利的授權」（以下簡稱「相類似的授權 前例」），專家證人都必須提出可以與訴訟中之系爭專利加以比較的基礎證 據，證明為「可比較的授權」（comparable licenses），否則不能滿足美國聯 邦證據規則（The Federal Rules of Evidence, FRE）第 702 條20規定之證據能 力要件，而必須將該等證據排除。ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.21一案，原告ResQNet 的專家證人根據原 19 Georgia-Pacific 第 15 個參酌因素為「授權人（專利權人）與被授權人（侵權人）假 如在理性、自願的情況下，於侵權開始時同意訂定授權合約所可能同意之權利金， 亦即，一個審慎的被授權人，從商業的觀點，欲取得授權去製造、銷售某特定專利 物品，願意支付之權利金；而該權利金仍然足以使被授權人有合理利潤，且一個審 慎的被授權人願意接受該數額之權利金」，此或可稱之為假設協商法之定義。 20
FED.R.EVID.702: A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill,
experi-ence,training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if: (a) the ex-pert’s scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to un-derstand the evidence or to determine a fact in issue; (b) the testimony is based on sufficient facts or data; (c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and (d) the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case.
21
告 ResQNet 先前 7 個授權前例為依據計算損害賠償金額，惟其中 5 個授權前 例與系爭專利發明沒有關係，而為「品牌再造」（re-branding）或「包裹授 權」（re-bundling licenses）22；另 2 個授權前例雖為系爭專利之授權，但是 在專利侵權訴訟中協議出來的權利金23，其中 1 個授權前例是一次給付之 「總額型權利金」（Lump-Sum Royalty），美國聯邦巡迴上訴法院認為無法 類推到本案依銷售額比例計算之「浮動型權利金」（Running Royalty）24， 另 1 個授權前例是平均權利金費率遠低於本案陪審團判決之 12.5% 的「浮動 型權利金」，上訴法院因此認為陪審團判決採用 Georgia-Pacific 第 1 個參酌 因素之「已建立之權利金」，係屬猜測而不可信的證據，且已脫離系爭專利 之經濟損害，不符合法律學上的損害賠償法理，因此廢棄發回地方法院重 審。
Wordtech Sys., Inc. v. Integrated Networks Sols., Inc.25一案，原告Wordtech
公司總裁提出13 個系爭專利之授權前例，其中 2 個授權前例雖與本案陪審團 採用之「總額型權利金」相同，但關於如何計出總額、被授權人意圖製造行 22 係由原告 ResQNet 授權軟體產品、原始碼以及諸如培訓、維護、市場行銷和升級等 服務，以取得被授權人依產品售價為基礎的「浮動型權利金」；而被授權人則獲得 在轉售前將原告 ResQNet 之產品品牌再造，或將該產品和其他產品包裹成為軟體組 合之權利。 23 侵權訴訟本身可能會扭曲假設協商之合理權利金計算，因為訴訟中談判的權利金可 能使被授權人面臨高額的訴訟成本威脅而偏高，也可能因為專利遭到侵害致價值貶 損，專利權人只好被迫接受較低的權利金，這種侵權訴訟中協商出來的權利金不應 被視為「已建立的權利金」。 24 「浮動型權利金」與專利期後被使用的頻率有直接關係，「浮動型權利金」將風險 嫁予授權人，因為授權人並非在一開始就收到全部的權利金，而是依據被授權人的 銷售或使用的情形，依一定的費率計算權利金，而銷售或使用情形通常可以由被授 權人加以控制。至於「總額型權利金」能使授權人在一開始就收到全部的權利金， 避免授權人進行監測專利使用情形的行政負擔，而無被授權人短報使用專利情形的 風險，然而，「總額型權利金」也為授權及被授權人雙方創造風險，專利技術可能 在市場上是非常成功，也可能沒有預期的市場經濟價值。 25
銷什麼產品，或者每個授權預計生產多少產品等等比較基礎的證據並未呈現 給陪審團；其餘 11 個授權前例為「浮動型權利金」，然其權利金費率僅 3% 至6%，遠低於本案陪審團判給的 26.3%。美國聯邦巡迴上訴法院亦認為陪審 團以 Georgia-Pacific 第 1 個參酌因素「已建立之權利金」判決被告應賠償原 告 250,000 美元之「總額型權利金」（相當於 26.3%之權利金費率），明顯 地不為證據所支持，故廢棄發回地方法院重審。
Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.26一案中，原告Lucent 的專家證人所提
出的 8 個授權前例，或為專利組合（patent portfolio）、交互授權（cross-license agreement）之「總額型權利金」，或為與系爭專利不同技術之「浮動 型權利金」，均非 Georgia-Pacific 第 2 個參酌因素之「相類似的授權」。聯 邦巡迴上訴法院認為陪審團判決採用「相類似的授權前例」並無實質證據支 持而屬臆測，因此，廢棄發回地方法院重審。
2.2.4 分配法則、整體市場價值法則之判決
當專利權涵蓋整個產品時，以整個產品之銷售所得作為損害賠償基礎， 並無不當；然而，倘若專利權僅涵蓋產品的一部分，或僅為產品之改良設計 時，損害賠償範圍究竟應以專利權所占比例做切割，抑或仍得就產品之整體 價值作為損害賠償之基礎，分別有「分配法則」（Apportionment，或稱「分 攤法則」）及「整體市場價值法則」（Entire Market Value Rule）兩種看法及 操作方式。 2.2.4.1 分配法則 1853 年 Seymour v. McCormick27案中，美國最高法院區分「完全創新發 明之專利」及「改良先前產品設計之專利」；前者之專利權涵蓋整個產品， 因此，一旦專利遭受侵權，可請求侵權人因侵權獲得之所有產品利潤；後者 則因專利權涵蓋範圍僅及於產品之一部分而非全部，故僅得就專利遭侵權的 產品元件部分請求賠償，此即所謂「分配法則」之概念。嗣於1884 年美國最 26Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).
27
高法院再度在 Garretson v. Clark28案件中闡釋：當專利是一個既有機器或裝 置的改良，專利權人在請求損害賠償時，必須根據可信且具體的（reliable and tangible）、非猜想或臆測的（not conjectural or speculative）證據證明：1.
該機器或裝置之整體價值是歸因於使用系爭專利發明；或 2.專利權人必須區
分並分配歸因於使用系爭發明因此使侵權人獲得利益之部分。如證明前者， 專利權人即得依整體市場價值法則請求損害賠償；如證明後者，專利權人則 得依分配法則請求損害賠償。
2.2.4.2 整體市場價值法則
1942 年 Marconi Wireless T. Co. of Am. v. United States29案中，美國最高法 院再表示：如果專利裝置是重要到實質創造了非專利元件之價值時，即可適 用整體市場價值法則。1989 年 State Indus., Inc. v. Mor-Flo Indus., Inc.30案中， 聯邦巡迴上訴法院在探討損害賠償數額時指出，包含數個特徵的整個產品， 於專利特徵構成客戶需求之基礎時，是允許整個產品價值損害的回復。1995 年Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.31案中更以市場經濟的角度，將「整體市場價 值法則」擴張適用到非專利產品的銷售損失，本案特別提到「附隨銷售」 （sales of collateral、collateral sales），又稱「配搭銷售」（convoyed sales、 bundled sales），乃指 1.非專利元件通常和專利元件一起銷售；2.二者被視為 單一集合之構成部分（components of a single assembly），或是該機器之部分
（parts of a complete machine），或是共同組成一功能單位（functional
unit）32；3.且專利權人就非專利元件的損失是合理可預見的情況下，專利權
人仍得就非專利元件部分請求「所失利益」之損害賠償，或將之計入「合理 權利金」之損害賠償。由上開案件可知美國聯邦巡迴上訴法院已將整體市場
28
Garretson v. Clark, 111 U.S. 120 (S. Ct. 1884).
29
Marconi Wireless T. Co. of Am. v. United States, 320 U.S. 1, 63 S. Ct. 1393, 87 L. Ed. 1731 (1943).
30
State Indus., Inc. v. Mor-Flo Indus., Inc., 883 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1989).
31
Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).
32
價值法則擴張到物理上可分離之非專利元件。
整體市場價值法則最初的由來是「所失利益」的損害賠償，因為如果侵 權產品價值是歸因於專利技術，可以合理推斷，若非侵權，侵權人的客戶將 購買專利權人的產品，所以專利權人有權請求賠償專利產品中非專利元件的
附帶價值33。惟美國實務上已經將整體市場價值法則適用到「合理的權利金
『基礎』」的決定，前述1995 年的 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co. 案中，聯邦
巡迴上訴法院遵循先例應用整體市場價值法則去計算「所失利益」損害賠 償，然而，在判決旁論中提及該規則亦適用於「合理權利金」的計算34。 2.2.4.3 整體市場價值法則之反思及檢討 美國專利侵權損害賠償總額及中位數自 2000 年以來呈現整體上升之趨 勢35，過度賠償之批評排山倒海而來，除了以 Georgia-Pacific 參酌因素計算 合理權利金之方式過於模糊外，另一被批評者即整體市場價值法則的濫用。 有學者36甚至於美國聯邦貿易委員會（The Federal Trade Commission, FTC）37 均曾經建議法院應該在決定「合理權利金『基礎』」時淘汰整體市場價值法
則的適用，此看法雖不為美國聯邦巡迴上訴法院所採取38，然而，該法院最
33
Mark A. Lemley, Distinguishing Lost Profits from Reasonable Royalties, 51 WM.&MARY
L.REV. 655, 663 (2009). 34
Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1549 (“When a patentee seeks damages on unpatented components sold with a patented apparatus, courts have applied a formulation known as the ‘entire market value rule’ to determine whether such components should be included in the damage computation, whether for reasonable royalty purposes”).
35
See Owen Byrd et al., Patent Litigation Damages Report, LEX MACHINA (June 2014).
36
Lemley, supra note 33, at 657-61. 37
See SUZANNE MICHEL ET AL.,THE EVOLVING IPMARKETPLACE:ALIGNING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION 205-12 (Mar. 2011), https://www.ftc.gov/sites/default/
files/documents/reports/evolving-ip-marketplace-aligning-patent-notice-and-remedies-com petition-report-federal-trade/110307patentreport.pdf. 38 聯邦巡迴上訴法院在 Lucent 案中特別提及學者上開主張忽視專利授權現實和智慧財 產權轉讓所需的彈性；整體市場價值法則在合理權利金案件中仍有其重要性；使用 整體市場價值法則本質上沒有什麼錯，特別是在被侵權的元件或特徵沒有既定市場
近在幾個專利侵權損害賠償案件中，對於適用整體市場價值法則已採取有別 於以往之嚴格標準。例如：
Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.39案，被告的Outlook 產品中之
日期選擇器侵害原告 Lucent 的方法專利，原告 Lucent 的專家證人原主張以 安裝侵權軟體的「整台電腦」銷售價格之 1% 為合理權利金，被告則在預審 時聲請排除上開專家證詞，獲得法院准許；原告 Lucent 之專家證人隨後改主 張以被控「侵權軟體」售價的 8%為合理權利金，被告則抗辯應判給 650 萬 美 元 之 總 額 型 權 利 金 即 為 已 足 ， 陪 審 團 最 後 判 給 原 告 Lucent 共 計 357,693,056.18 美元之總額型權利金。二審的聯邦巡迴上訴法院認為陪審團判 決之損害賠償金額沒有證據支持，因缺乏證據證明系爭方法專利40是消費者
對被告 Outlook 產品需求之實質基礎（a substantial basis of the consumer de-mand），蓋相較於 Outlook 產品中之日期選擇器功能，電子郵件系統才是消 費者購買該軟體之主要需求，故本案不應適用整體市場價值法則。
Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.41案，被告Microsoft 之產品密鑰侵害 價值的情況下，只要調整被侵權元件或特徵所在之權利金基礎之倍數（即費率）即 可。換言之，聯邦巡迴上訴法院認為適度調整權利金「基礎」或「費率」即可計算 出專利被侵權特徵之價值，據以計算合理權利金。 39 參見前揭註 26。該案原告 Lucent 公司於 2002 年在加州南區地方法院控告被告 Gateway、Dell、Microsoft 等公司產品侵害其 4,763,356 號專利。陪審團認定被告 Microsoft 之 Microsoft Outlook、Money、Windows Mobile 等產品中的日期選擇器 （Date Picker）功能侵害系爭專利第 19 項請求項，而 Windows Mobile 產品另侵害系 爭專利第 21 項請求項，且消費者於使用該等產品時構成直接侵權，被告 Microsoft 應負間接侵權之責。
40
原告 Lucent 之 4,763,356 號專利為關於圖形使用者介面（Graphical User Interface）之 方法專利，該專利技術突破傳統以文字為基礎之使用者介面，進一步設計螢幕小鍵 盤、選單以及電腦等圖形於電腦螢幕上，讓使用者無須透過鍵盤，直接以點選圖示 方式輸入資訊於特定欄位。
41
Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011). 本案原告 Uniloc 於 2003 年控告被告 Microsoft 的 Word XP、Word 2003、Windows XP 等產品侵害其 5,490,216 號專利，陪審團認定被告 Microsoft 確有侵權行為。
原告Uniloc 之系爭專利42，因被告Microsoft 內部文件指出「產品密鑰」價值
約在 10 美元到 1 萬美元之間，原告 Uniloc 的專家證人應用「25%經驗法
則」（25 percent rule of thumb43）於價格較低的10 美元計算出每個產品授權
金為 2.5 美元，以此乘以 225,978,721 個侵權產品，得出 564,946,803 美元的 合理權利金損害賠償。被告 Microsoft 的專家證人則建議 7,000,000 美元的總 額型權利金。陪審團最後判給388,000,000 美元的合理權利金損害賠償。被告 Microsoft 聲請重新審判，地方法院就損害賠償部分准予重新審判，並指示陪 審團不要應用侵權產品的整體價值10 美元去計算合理權利金。上訴後，聯邦 巡迴上訴法院認為地方法院准予重新審判並未濫用裁量權而維持原判，並表 示本案不能適用整體市場價值法則，因為只有在被控侵權產品之全部市場
價值均來自於專利元件（the entire market value of the accused products is de-rived from the patented component），始可適用整體市場價值法則。本案聯邦 巡迴上訴法院還特別提到以侵權產品之全部銷售收入作為權利金之基礎，不 僅沒有幫助，而且只會使得陪審團判決之損害賠償金額偏離水平。
Cornell U. v. Hewlett-Packard Co.44案，原告Cornell 大學在紐約州地方法
院起訴被告 Hewlett-Packard Co.（以下簡稱「HP」）之伺服器產品侵害其專 42 原告 Uniloc 之 5,490,216 號專利是防盜拷軟體之註冊系統，該系統是透過序號或線上 註冊等方式確認軟體安裝是合法的情形下始允許軟體操作。 43 「25%經驗法則」係由 Mr. Goldscheider 發展出來，被應用於計算專利產品製造商在 假設協商下會願意支付予專利權人的合理權利金，此法則建議被授權人支付專利產 品預期利潤之 25%予專利權人作為權利金。理由在於一項產品的銷售利潤是由許多 因素所決定，包含專利權人的技術、被授權人行銷管理與其內部資源等相互組合而 成，被授權人應保留多數即 75% 的利潤，因為其進行實質開發、運營和承擔商業風 險，而應歸屬於專利權人的技術貢獻大約占了產品銷售淨利的 25%，根據此一經驗 法則可以推知，倘若產品的銷售利潤占總營收的 20%，則權利金的比例約占總營收 的 5%。 44
Cornell U. v. Hewlett-Packard Co., 609 F. Supp. 2d 279 (N.D.N.Y., 2009). 本案原告 Cornell 大學主張被告 HP 銷售之伺服器及工作站內之處理器侵害其 4,807,115 號專 利，陪審團判決專利有效且被告侵權。
利45，原告的專家證人主張以被告 HP 之「伺服器」產品的銷售收入作為權
利金基礎，但法官中斷審判並進行 Daubert 庭審程序46排除原告 Cornell 大學
之專家證詞，理由為並無證據可資證明系爭發明驅動被告 HP 伺服器產品的
需求；其後原告 Cornell 大學之專家證人改主張以被告 HP 之「CPU bricks」
產品的銷售收入作為權利金基礎，陪審團最後亦以之為權利金基礎判給 0.8%
的合理權利金，其損害賠償金額為 184,044,048 美元。判決後被告 HP 聲請
JMOL47，要求降低權利金基礎，並聲請 remittitur48，要求原告同意減少損賠
金額。地方法院准許 JMOL 之聲請，並認為本案應以最小銷售元件（the
smallest salable units）即「處理器」作為權利金基礎較為適當。
最近LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.49案，聯邦巡迴上訴法
45
原告 Cornell 大學享有發明人 Dr. Torng 所發明一種在電腦處理器（processor）內發出 指令的方法，即讀取電腦處理器內之指令將之重新排序的緩衝器（IRB）中的一個元 件。換言之，系爭 4,807,115 號發明專利為緩衝器的一部分，緩衝器是處理器的一部 分，處理器則為 CPU 模組（CPU module）的一部分，CPU 模組又是 CPU brick 的一 部分，而 CPU brick 則是伺服器或工作站（servers or workstations）的一部分。
46 依美國聯邦證據規則第 702 條規定、Daubert 案設定之標準及 Joiner 案的釋示，專家 證詞若非基於可靠的原則和方法、若非基於充分的事實，或其採用之方法論不能可 靠地適用到個案事實的話，法院就必須將其證詞排除。Daubert 聽證會即是地方法院 法官在陪審團審判前開庭審查排除無證據能力之證據的程序。 47
美國民事訴訟規則 Rule 50(b) 規定之「再聲請依法逕為判決」（renewed motion for judgment as a matter of law），其准駁標準與 Rule 50(a) 依法逕為判決（judgment as a matter of law）相同，亦即將原告提出之證據為最有利於原告的認定，合理之陪審團 也不會判決原告勝訴時，法院即得准許聲請而逕為判決；程序上要求聲請人須在陪 審團判決作成後 28 天內提出聲請；且聲請人必須之前已經依 Rule 50(a) 聲請過「依 法逕為判決」而被駁回，始可於陪審團判決後再聲請依法逕為判決。 48 美國民事訴訟規則 Rule 59(a) 規定，如果陪審團之判決或其判決之金額違背證據權 衡的話，當事人可以聲請重新審判，判決的瑕疵如與其他部分可分的話，法官也可 以只准許部分重新審判（partial new trial）。在陪審團違背證據權衡而判決過度之損 害賠償金額時，法官可以依上開規定准許重新審判，而原告亦可以同意減少損害賠 償金額以避免重新審判，此即為 remittitur。
49
院也採取Cornell 案之最小銷售元件概念。本案原告 LaserDynamics 主張被告
Quanta 所販售之光碟機由下游廠商或消費者組合成電腦係誘引侵害其方法專
利50，原告 LaserDynamics 一開始主張以整台「電腦」作為權利金基礎，然
而，法院表示一般情形非以整個產品作為基礎，而應以實施專利之最小可銷 售元件為基礎（the smallest salable patent-practicing unit，以下簡稱「最小可 銷售元件」，或稱「SSPPU」），在本案應該是以「光碟機」而非整台「電 腦」作為權利金之基礎。聯邦巡迴上訴法院澄清表示專利技術僅僅是有價
值、重要的或甚至是基本的都還不夠，專利技術必須是消費者購買產品的
動機（motivates consumers to purchase the product），始可適用整體市場價值 法則。
2.3 合理權利金之計算方式
由以上介紹可知，分配法則、整體市場價值法則之權重，近年來在美國 已有所改變，聯邦巡迴上訴法院重複申明在「專利驅動消費者需求」、「被 控侵權產品之全部市場價值均來自於專利元件」的情況才能適用整體市場價 值法則於「最小可銷售元件」，然而，「最小可銷售元件」是否需要再做分 配？則在美國聯邦地方法院之間產生紛歧之看法，有的地方法院認為以「最 小可銷售元件」作為權利金基礎，即不需要再做分配，例如：德州北區地方 法院在Summit 6 LLC v. Research in Motion Corp.51一案及德州東區地方法院在Internet Mach. LLC v. Alienware Corp.52一案中表示之意見；但亦有地方法院
持反對看法，例如：加州北區地方法院在Dynetix Design Sols., Inc. v.
50
原告 LaserDynamics 之 US 5,587,981 號方法專利為光碟識別方法，讓光碟機可以自行 判讀放入光碟機中的光碟種類是 CD 或 DVD。
51
Summit 6 LLC v. Research in Motion Corp., No. 3:11-cv-367-O, 2013 WL 12124321, at *8-9 (N.D. Tex. June 26, 2013).
52
Internet Mach. LLC v. Alienware Corp., No. 6:10-cv-23, 2013 WL 4056282, at *13-14 (E.D. Tex. June 19, 2013).
sis, Inc.53一案中表示：被控侵權產品即為「最小可銷售元件」，或者「最小 可銷售元件」為多元件產品，其中仍有非專利特徵存在時，均可再適用分配 法則加以分配。 本文認為後者的看法較為正確，蓋合理權利金係由「權利金基礎」乘以 「權利金費率」而得出。在授權實務上，為了便於計算權利金，多以「最小 可銷售元件」或「整個產品」價值作為權利金基礎，而法院以「授權前例」 或「可比較的授權」作為費率之基礎起點來判決合理權利金，囿於授權實務 之現實，雖然無法排除以「最小可銷售元件」或「整個產品」作為權利金基 礎，然為了避免將非專利元件部分之價值不當計入，自應該對於權利金費率 再予分配，以免專利權人不當得利。 關於分配法則應該如何運用，可以分為兩個面向來看，其一為「權利金 基礎之選擇」，其二則為「權利金費率之分配」。本文參照美國學者 Zelin
Yang 於 2014 年發表之「Damaging Royalties: An Overview of Reasonable
Roy-alty Damages」54文章，為讀者建構計算合理權利金之框架概念。
2.3.1 權利金基礎之選擇
當專利所在即為最小可銷售元件或其中部分元件時，依 Cornell 案及 LaserDynamics 案，應以「最小可銷售元件」作為權利金基礎。 當專利特徵不能由產品中分離出最小可銷售元件時，則應該以「專利對 產品的貢獻價值」作為權利金基礎，其內涵可以包括：1.專利價值超過次佳 非侵權替代品的價值，或者 2.迴避設計的成本55。理論上來說，專利價值等 同於專利超過次佳替代品的價值，因為理性之人不會為了使用專利發明而支 53Dynetix Design Sols., Inc. v. Synopsys, Inc., No. C 11-05973PSG, 2013 WL 4538210 (N.D. Cal. Aug. 22, 2013).
54
Zelin Yang, Damaging Royalties: An Overview of Reasonable Royalty Damages, 29 BERKELEY TECH.L.J. 647, 647 (2014).
55
迴避設計在美國迄今只成功應用在所失利益的損害賠償案件中，但其邏輯可以等同 應用在合理權利金的損害賠償案件。
專利驅動 SSPPU 之消費者需求時，可用 SSPPU 作為權利金基礎，不必再分配權利 金費率。 專利非驅動 SSPPU 之消費者需求時，雖以 SSPPU 作為權利金基礎，但應再分配權利 金費率。 SSPPU Patent 付超過二者間的價差，此乃美國聯邦貿易委員會建議應以替代品的競爭界定 合理權利金上限之緣由56。
2.3.2 權利金費率之分配
理論上，專利權人只能在專利驅動消費者需求時才能適用整體市場價值 法則，以整個產品價值來計算合理權利金，否則，專利權人會取得非發明部 分之不當得利。所以，當「最小可銷售元件」並非被專利所驅動，就要再進 一步進行分配，否則將違反前揭邏輯推論，此即權利金費率之分配問題。茲 以圖示說明如下較易於明瞭。 Product 2.3.2.1 權利金費率之基準起點 美國聯邦地方法院長期以來是以「可比較的授權」或「25%法則」作為 決定權利金費率的基準起點，然後再以Georgia-Pacific 15 個參酌因素加以調 整。然而，隨著聯邦巡迴上訴法院宣告「25%經驗法則」無證據能力後57，Nash Bargaining Solution（NBS）或許可能成為替代方式。NBS 乃假設兩造 除了透過授權否則無法將專利技術化成金錢而為利益分配，在此情況下，雙 方有相同的協商談判力量，而且協商失敗的話雙方均無法獲利；然而，這樣
56
MICHEL ET AL., supra note 37, at 185-88.
57
25% 經驗法則業經聯邦巡迴上訴法院在 Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.一案中宣 告無證據能力，因以此法則計出之合理權利金不能涵攝到訴訟中的個案事實，為錯 誤之方法論。
的假設很少為真，因為專利權人可以找其他被授權人授權，或者自行製造專 利產品，相同地，潛在被授權人也可以使用相似的替代技術或者使用舊有技 術，甚至自己迴避設計，而以其他非侵權之替代品代之，在這些情況中，協 商失敗的話雙方還是可能獲利，彼此之間不會有相同的協商談判力量，因 此，當事人請求法院以NBS 方式來決定權利金費率必須是有充分可信證據足 以支持始能適用58。目前美國實務上權利金費率之基準起點，大多還是參考 「可比較的授權」，所謂「可比較的授權」乃前述 ResQNet、Wordtech、 Lucent 等案件中，聯邦巡迴上訴法院所指可以與訴訟中之系爭專利加以比較 的授權前例，不論是「系爭專利的授權前例」或「相類似專利的授權前 例」，只要有可加以比較之證據，即具有證據能力，而為「可比較的授 權」。 要特別注意的是「權利金費率」的選擇是根據「權利金基礎」，二者極 度相關。如果以專利產品超過次佳替代品之「增量利潤」（incremental prof-its）當作權利金基礎，運用 NBS 的 50%、50%作為權利金費率之基準起點， 是 適 當 的 ， 蓋 「 增 量 利 潤 」 歸 因 於 專 利 。 但 如 果 是 以 「 產 品 收 入 」 （product’s revenue）當作權利金基礎，則不宜適用 NBS 作為權利金費率之 基準起點，蓋「產品收入」並非全然歸因於專利，仍有部分收益與專利技術 無涉，自無分配予專利權人之必要，如將產品收入之半分配予專利權人，會 造成過度賠償。茲圖示如下： 58
2.3.2.2 以 Georgia-Pacific 參酌因素調整權利金費率的基準起點 一旦選擇「可比較的授權」或 NBS 作為權利金費率的基準起點後， Georgia-Pacific 參酌因素可以用來上下調整權利金費率，這些參酌因素不具 強制性或排他性，聯邦巡迴上訴法院允許陪審團依個案事實斟酌適用部分參 酌因素的任何可能性，也賦予陪審團權衡各該參酌因素輕重的裁量權限。如 前所述，聯邦巡迴上訴法院允許整體市場價值法則適用到「權利金基礎」的 選擇，而在做「權利金費率」的決定時，也要特別權衡適用分配法則與整體 市場價值法則，此即Georgia-Pacific 第 13 個參酌因素59。
2.3.3 合理權利金之計算模式
瞭解「權利金基礎之選擇」、「權利金費率之決定」概念，以及二者間 之必要關連後，美國學者 Yang 於前揭文章中分析聯邦巡迴上訴法院近年來 之判決，予以歸納合理權利金之計算公式如下60： 2.3.3.1 產品涵蓋驅動消費者需求之專利 產品涵蓋驅動消費者對整個產品需求之專利時，可以直接適用整體市場 價值法則，以整個產品作為「權利金基礎」。至於「權利金費率」則以可比 59 Georgia-Pacific 第 13 個參酌因素為「與非專利元件區別而可實現獲利之專利發明部 分，製程、商業風險、重要的特色或改良之區別」，參見本文附錄二。 60Yang, supra note 54, at 674-76.
Incremental profits Product’s cost 以 Incremental profits 作為權利金 基礎，可應用NBS。 以 Product’s revenue 作為權利金 基 礎 ， 不 宜 應 用 NBS，而應以 「可比較的授權」決定費率。
較的授權、NBS 分析法決定基準起點，再以 Georgia-Pacific 參酌因素予以調 整。 2.3.3.2 產品涵蓋最小可銷售元件，該元件中涵蓋驅動消費需求之專利 這種情況是指產品包含最小可銷售元件，而該最小可銷售元件中只有一 個單一專利，且該專利驅動消費者對最小可銷售元件之需求。例如 Cornell 案，如果法院認為系爭專利驅動消費者對最小可銷售元件即「處理器」的需 求，合理權利金之計算就落在這個公式內。 在這種情況，整體市場價值法則不能適用於整個產品，而應適用在最小 可銷售元件，以最小可銷售元件作為「權利金基礎」。至於「權利金費率」 與前述第一種情況相同，可以用可比較的授權或NBS 分析法決定基準起點， 再以Georgia-Pacific 參酌因素加以調整。 ● 系爭專利驅動整個產品之需求 Server Brick CPU Processor （SSPPU） IBR● 系爭專利驅動 Processor 之需求
2.3.3.3 產品涵蓋最小可銷售元件，該元件中涵蓋非驅動消費需求之 專利
這種情況，產品包括最小可銷售元件，而該最小可銷售元件中之專利並
非驅動消費者對最小可銷售元件之需求。例如Lucent 案中的 Day Patent 專利
是Microsoft Outlook 產品的一部分，Microsoft Outlook 為 Microsoft Office 中
的一個獨立電腦程式，但 Day Patent 專利並非驅動消費者對最小可銷售元件 即「Microsoft Outlook」需求之基礎。 此種情況，整體市場價值法則不能適用在最小可銷售元件，因為專利並 非驅動消費者對最小可銷售元件之需求，所以需要再進一步分配。如果可以 的話，這種情況應該以專利較其他技術所提供的增量利潤（incremental prof-its），例如迴避設計的成本、採用替代技術的授權成本來作為「權利金基 礎」，而非以最小可銷售元件作為「權利金基礎」。至於「權利金費率」， 則以可比較的授權或 NBS 分析法決定基準起點，並以 Georgia-Pacific 參酌因 素加以調整。 2.3.3.4 產品涵蓋多個專利，而無最小可銷售元件 在這種情況，產品被多個專利涵蓋，但沒有實施專利的最小可銷售元 件，換句話說，整個產品即是最小可銷售元件，但被侵害的專利並非整個產 品。在此種情況，雖以整個產品作為「權利金基礎」，但必須對「權利金費 率」再予以分配。「權利金費率」之分配，同樣以可比較的授權作為基準起 點，並以Georgia-Pacific 參酌因素加以調整。 Microsoft Office Microsoft Outlook●
（SSPPU） 系爭專利非驅動Microsoft Outlook 元件之需求
2.3.3.5 專利未驅動消費者對產品的市場需求，專利與消費者需求完全 分離
此種情況，專利並非消費者購買產品要尋求的特徵，且與前述第三種情
況相比較，專利技術是在產品核心功能之外，例如，Uniloc 案即為典型例
子，軟體註冊功能專利並非操作 Microsoft Office 或 Windows 系統的一部
分，消費者付費要購買的軟體並不包括軟體註冊功能專利，專利技術完全與 消費者需求分離，故沒有把合理權利金與產品相結合的正當理由，所以不必 決定專利對產品的貢獻。 在 Uniloc 案，合理權利金數字被建議獨立於產品貢獻之外，根據這個判 決，專利價值可以用次佳非侵權替代品或避迴設計的成本來決定，而不必 將專利與產品做連結。美國學者 Yang 則建議不必選擇「權利金基礎」，而 可以用「銷售數量」乘以「一定金額」來避免決定權利金基礎。 ● ● ● ● ● ●● 系爭專利非驅動整個產品之需求 Windows Microsoft Office 系爭專利與消 費者需求分離
2.4 小結
2.4.1 分配法則、整體市場價值法則、最小可銷售元件、
貢獻度在「所失利益」、「合理權利金」損害賠償
計算方法下之定位
如前所述，分配法則、整體市場價值法則最初的由來是「所失利益」的 損害賠償，惟美國實務上已將之擴張適用到「合理權利金『基礎』」的決 定，雖有學者批判這樣的作法，然聯邦巡迴上訴法院在 Lucent 案中特別提 及：學者上開主張忽視「專利授權現實」和「智慧財產權轉讓所需的彈 性」，並表示應用整體市場價值法則計算合理權利金，本質上沒有什麼錯， 特別是在被侵權元件或特徵沒有既定市場價值的情況下，只要調整被侵權元 件或特徵所在之權利金基礎之倍數（即費率）即可61；換言之，聯邦巡迴上 訴法院鑑於訴訟中參照可比較的授權前例之必要性，而授權前例囿於授權現 實，通常又採用最後成品價格或利潤為權利金之基礎，為遷就參照授權前 例，在訴訟中計算合理權利金時，仍得以最後成品價格或利潤作為權利金 「基礎」，只要適度調降權利金「費率」，仍然可以計算出產品被侵權特徵 之價值。上開觀點就數學運算邏輯來看並無訛誤，然而，近年來，產品利用 技術複雜化以及產品標準化之結果，類如標準基礎專利等多元件產品之出 現，產生權利金堆疊及陪審團錯誤計算合理權利金之疑慮，故美國學說實務 均 開 始 檢 討 限 縮 整 體 市 場 價 值 法 則 之 應 用 ， 聯 邦 巡 迴 上 訴 法 院 其 後 在 Ericsson 案中亦表達：涉及多元件產品且專利特徵所在元件並非深深影響整 體產品時，要避免過度強調整個產品的價值以免誤導陪審團，這並不是說不 能以大幅調降權利金費率之方式應用整體市場價值法則於多元件產品，而是 說依賴整體市場價值法則可能誤導陪審團，因為陪審團可能沒有足夠能力瞭 解需要分配權利金費率到什麼樣的程度；因此，除非產品價值全歸因於專利 特徵，否則，法院在指示陪審團計算損害賠償時，必須堅持一個更現實的起 61點──常常是「最小可銷售元件」，或甚至是「更小的元件」62。 由上可知，整體市場價值法則的由來是要彌補專利權人「銷售損失的 『所失利益』」，將之應用在「合理權利金『基礎』」之選擇，不過是為了 在訴訟上參照授權前例之便宜措施，並非有何整體產品之損失要去填補，故 應用整體市場價值法則計算合理權利金時，精準調降費率應為關鍵重點，整 體市場價值法則應用在「所失利益」、「合理權利金」之計算上，其概念及 定位截然不同，不可不辨。美國過度應用整體市場價值法則造成膨脹計算合 理權利金之結果，近年來遂發展出「最小可銷售元件」或「貢獻度」之概念 予以制衡，而「最小可銷售元件」或「貢獻度」之概念其實亦為一種「分配 法則」，只是為了因應當代日趨複雜之專利訴訟而予以重新詮釋，其目的均 在避免將非專利元件部分過度賠償予專利權人。 適度的損害賠償取決於個案具體情況，沒有一個損害賠償規則可以一體 適用在所有案件，故美國審判實務以合理權利金之「基礎」乘以「費率」之 計算公式，應用在實際個案上亦如同我國專利法第97 條第一項第二款規定之 「依侵害人因侵害行為所得之利益」一樣呈現多樣化之現象。在專利驅動消 費者需求之情況下，「可比較的授權前例」最具彈性，端視授權前例採取之 權利金基礎為「最後成品售價」、「最小可銷售元件價值」、「最後成品之 利潤」，判決之合理權利金即可參照該「可比較的授權前例」之費率為基準 起點，再以 Georgia-Pacific 參酌因素予以上下調整；如果決定以「25%經驗 法則」或「NBS」作為權利金費率之基準起點，則應選擇「最後成品之利 潤」為基礎，否則會過度賠償，蓋「基礎」與「費率」二者有連動關係， 「費率」的決定必須考慮所選擇之「基礎」為何。在專利非驅動消費者需求 之情況下，權利金基礎的選擇則宜以專利對產品之「貢獻度」（如迴避設計 之成本、採用替代術的授權成本）為依據，費率部分則可參照「可比較的授 權前例」之費率為基準起點，再以 Georgia-Pacific 參酌因素予以上下調整。 最後，如果專利與消費者需求完全分離之情況下，則沒有必要選擇權利金 62
基礎（如最後成品、最小銷售元件、貢獻度等），可逕以一定金額乘以侵權 銷售數量即可。
2.4.2 分配法則、整體市場價值法則、最小可銷售元件、貢
獻 度 在 「 侵 害 人 所 得 利 益 」 損 害 賠 償 計 算 方 法 下 之
定位
實證分析智財法院判決結果，該法院以侵權人「所得利益」或修法前之 「總銷售額」作為判決基礎者占多數63，故適用源於「所失利益」並擴大應 用於「合理權利金」之整體市場價值法則之可能性不高。惟以侵權人「所得 利益」或「總銷售額」請求專利侵權損害賠償之案件，國內仍有不少侵權人 抗辯非專利元件或超出專利元件貢獻度部分應排除在損害賠償範圍之外，本 文前述分配法則、整體市場價值法則、最小可銷售元件、貢獻度等概念在大 陸法系國家特有之侵權人「所得利益」計算方式下，有無應用之可能？ 有學者持肯定看法認為「不應涵蓋併同交易之非專利物銷售額，但專利 物之範圍界定不應悖離商業慣例」、「侵害所得利益之範圍界定，一方面應 考量交易標的中哪些內容係專利物或非專利物，非專利物之利用過程是否涉 及發明之技術特徵及貢獻度，另一方面亦不能忽略商業慣例，因而於個案上 應將與專利物有密切關連之附隨物納入」，而其理論基礎應在於「『侵害所 得利益法』係假設侵害人從事侵權行為所獲得之利益為『權利人之實際損 害64』」，此看法將侵權人「所得利益」擬制為專利權人「所受損害」，美 國法之分配法則、整體市場價值法則、貢獻度等概念在侵權人「所得利益」 計算方式下應用，固有正當化之基礎。 惟本文認為專利權人之實際損害不一定等同於侵權人之所得利益，在損 害大於利益之情況下，專利權人自得請求較大範圍之損害賠償；反之，在利 益大於損害之情況下，侵權人之所得利益可能係侵權人自身努力之結果，或 63 吳靜怡，前揭註 3，頁 226-227。 64 李素華，「專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益之具體適用：以我國專利法為中 心」，臺大法學論叢，第 42 卷第 4 期，頁 1417-1421（2013）。剝奪自第三競爭者之市場利益，非皆屬專利人應得之利益，此際即應考量侵 權人所得利益何部分係「無法律上原因」而應歸屬於專利權人，何部分則非 「無法律上原因」而應歸屬於侵權人，此種抗辯本文認為與美國法在所失利 益損害賠償概念下發展之「分配法則」不完全相同，惟寓有大陸法系國家不 當得利法則概念下是否「無法律上原因」而受利益之判斷與評價。本文並認 為借用美國法之分配法則、整體市場價值法則、最小可銷售元件、貢獻度等 概念來計算侵權人「所得利益」，可使計算結果更趨精確，且建議限縮整體 市場價值法則僅適用於完全置換先前技述之創新發明，否則原則上仍以最小 可銷售元件作為侵權人「所得利益」之計算基礎，在專利對產品之「貢獻 度」顯然大於「專利所在最小可銷售元件之價值」時，則可改以修法新增之 合理權利金計算方式，以「貢獻度」作為權利金基礎，較能獲得足夠之賠 償，蓋實務上應用專利法第97 條第一項第二款規定之「侵害人因侵害行為所 得之利益」計算方法時，多以侵權品之具體售價計出之侵權人營業收入，再 乘以同業利潤率，或者扣除成本費用，較難考慮專利「貢獻度」65，故在 「貢獻度」顯然大於「專利所在元件價值」之情況下，本文建議專利權人改 以專利法第97 條第一項第三款規定之「授權實施該發明專利所得收取之合理 權利金」為請求，理論邏輯較為一貫。
3. 合理權利金之發展趨勢
3.1 標準基礎專利之權利金計算方式
3.1.1 標準基礎專利與公平合理無歧視之授權承諾
所謂標準制定組織（standard setting organizations, SSOs）乃由競爭者共 同組成，目的在於結合共通技術以形成產業標準，使競爭者間生產之同類商 品或服務遵守相同技術規範，提高相容性與一致性，增加產品或服務之可替
65
換與互補性，據此可以提高市場占有率之合作性組織66。而實施某一產業標 準時所必須使用到、無可替代的專利技術，即稱為標準基礎專利（standards-essential patent, SEP，或稱「標準必要專利」、「標準關鍵專利」）。
實施產業標準無可避免會使用到 SEP，因 SEP 專利權人可以對實施產業
標準之競爭者聲請禁制令或請求專利侵權損害賠償，因此造成專利箝制 （patent holdup）、權利金堆疊（royalty stacking）之問題，故許多標準制定
組織試圖透過制定智財政策（IP policy）67要求參加標準制定之成員遵守，以
抑制解決此問題。智財政策中與合理權利金計算有關者即為公平合理無歧視 之授權承諾（Fair, Reasonable and Non-Discriminatory commitment，以下簡稱 「FRAND 承諾」，或「RAND 承諾」），雖然 SEP 專利權人對標準制定組
織承諾將來會以 FRAND 條件對實施標準之第三人進行授權，但此不代表已 經授權，如果SEP 專利權人與實施標準者（同時亦為實施 SEP 者）對於何謂 合理之專利使用費無法達成共識時，SEP 專利權人仍可提起「專利侵權訴 訟」請求合理權利金之損害賠償，或者向法院聲請禁制令，實施標準及 SEP 之涉嫌侵權人則可以提起「違約訴訟」，主張 SEP 專利權人違反對標準制定 組織之FRAND 承諾義務，請求法院決定合理權利金。
3.1.2 標準基礎專利之判決
目前在美國已有 4 個關於 SEP 之 FRAND 權利金判決，其中二個為專利 侵權訴訟68，另二個則為違約訴訟69，本文擬以其中之 Ericsson v. D-Link 一 66 產業標準設定使得中小企業容易進入市場，除了可以降低中小企業成本以鼓勵市場 競爭外，採用產業標準可以使產品或服務相互競爭、消費者亦可從中獲利，因為有 這些競爭上的優點，產業標準設定原則上可以免於受到競爭法上之規範。 67 一 般 SSOs 制 定 之 智 財 政 策 包 括 二 個 面 向 ： 一 為 公 開 揭 露 （ disclosure requirement），即要求參與產業標準制定之成員，必須對 SSOs 及參與者公開揭露其 持有之相關專利；另一則為要求參與成員承諾會以公平合理無歧視之授權條件授權 實施產業標準之第三人。 68In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013); see also Ericsson Inc. v. D-Link Sys., No. 6:10-CV-473, 2013 WL 4046225
案（下稱Ericsson 案）作為主軸，介紹 SEP 之 FRAND 權利金計算框架，並
比較與其他案件判決之異同。以 Ericsson 案作為主軸，乃因該案在陪審團判
決後，地方法院法官依兩造之聲請作成判決後裁定（Memorandum Opinion and Order），對於 SEP 如何評價及 FRAND 權利金如何計算，有詳細之書面 說明，且此案件因屬專利侵權訴訟，上訴後由專屬管轄專利侵權訴訟之聯邦 巡迴上訴法院受理70，並已於2014 年 12 月 4 日做出判決。 原告Ericsson 於 2010 年 9 月 14 日，在德州東區地方法院控告我國廠商 友訊（D-Link）、宏碁（acer）、捷威（Gateway，係宏碁併購的美國子公 司）以及美國的無線通訊廠 Netgear 等公司，侵害其在「802.11 標準」中之 專利。2013 年 6 月 12 日德州東區地方法院的 Davis 法官針對原告 Ericsson 之 RAND 義務進行審判，翌日即 2013 年 6 月 13 日陪審團判決被告 D-Link 實施之「802.11 標準」侵害原告 Ericsson 在該標準中之「專利組合」其中的 3 個專利，被告 D-Link 應支付予原告 Ericsson 之 RAND 權利金為每個「最後 成品」（end products，即路由器或筆電）0.15 美元之合理權利金，兩造均聲 請依法逕為判決71，2013 年 8 月 6 日法官針對上開聲請案作成判決後裁定， 駁回兩造之聲請，維持陪審團之判決。被告D-Link 提起上訴，聯邦巡迴上訴 法院於 2014 年 12 月 4 日做出二審判決72，針對兩造所爭執之「整體市場價 值法則之適用」、「授權前例是否可資比較」、「SEP 之 RAND 授權義 務」、「專利箝制及權利金堆疊」等議題，提出若干指導原則，分述如下： (E.D.Tex. Aug. 6, 2013). 69
Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012); see also Realtek Semicon-ductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998 (N.D. Cal. 2013).
70
美國專利法屬於聯邦法，故專利訴訟案件由聯邦法院管轄，參見 28 U.S.C. § 1338。 專利訴訟的第一審法院為各聯邦地方法院，至於第二審則專屬於聯邦巡迴上訴法院 管轄（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC，或稱 the Federal Circuit），參 見 28 U.S.C. § 1295。
71
參見前揭註 47。
72
3.1.2.1 關於整體市場價值法則 本案被告D-Link 抗辯：原告 Ericsson 之專家證人以「最後成品即路由器 或筆電價值」作為權利金基礎，而未將權利金基礎侷限在最小可銷售元件之 WiFi 晶片；且無證據證明侵權的 WiFi 晶片驅動消費者對路由器或筆電的需 求，故原告之專家證人證詞不可採。原告 Ericsson 則主張：其專家證人提出 之權利金基礎並非最後成品的市場價值，而是「系爭專利對最後成品的貢獻 價值」，故其分析並未違反整體市場價值法則，何況兩造已合意以「被控侵 權產品銷售數量」作為權利金基礎73。 德州東區地方法院 Davis 法官在判決後的裁定中指出：原告 Ericsson 的 專家證人 Bone 參酌「授權前例」作了二個不同層次的分配：第一個層次， 考量原告 Ericsson 在 802.11 標準之專利組合的授權收益；第二個層次，再對 原告 Ericsson 之專利組合授權收益予以分配，排除非系爭專利貢獻價值的部 分，結合這二個層次的分配，即得出系爭專利對 802.11 標準貢獻度之市場價 值。Davis 法官進一步說明原告 Ericsson 專家證人所分析的權利金基礎並非 「最後成品的市場價值」，而是「系爭專利對最後成品的貢獻價值」74。 關於 SEP 如何分配，二審的聯邦巡迴上訴法院認為：首先，標準中的專 利特徵必須從非專利特徵中被分配出來；其次，專利權人的權利金必須被假 73 Ericsson, Inc., 2013 WL 4046225 at *14-15. 74 See id. at *15-16. 原告Ericsson 專利組合 授權收益100% 系爭專利授權 收益50%
802.11 標準 At the first level, Mr. Bone only considered revenue from the
li-censing of Ericsson’s 802.11 port-folio.
At the second level, Mr. Bone
apportioned the 802.11 licensing revenue to extract the value attrib-uted to non-asserted patents.
定是專利特徵的價值，而非專利技術被採為標準所增加的任何價值。法院必 須明確指示陪審團合理權利金損害賠償必須基於發明的增量價值，而非整體 標準的價值，或者專利被採為標準後增加的價值75。針對本案，聯邦巡迴上 訴法院亦認為原告 Ericsson 之專家證人證詞並未違反分配原則，因其證詞具 關連性，且無違「容許關連性證據之價值」與「偏見誤導性證據」之權 衡76，故有證據能力，從而地方法院未排除此專家證人之證詞，並沒有濫用 裁量權77；但卻以地方法院未能指示陪審團「SEP 權利金必須從整個標準價 值中加以分配」、「RAND 權利金費率必須基於發明本身的價值，而非基於 被標準化後所增加的價值」為由廢棄發回78。 3.1.2.2 關於可比較的授權前例 被告D-Link 抗辯：原告 Ericsson 之專家證人提出的授權前例是不同的技 術領域，沒有一個是與系爭專利相同，甚至很多授權範圍是全球性的；此 外，沒有一個授權前例是在原告Ericsson 的 RAND 義務下為協商，故均非可 比較的授權。原告 Ericsson 則主張：陪審團是決定該等授權前例是否可以比 較的最佳決定者，此外，其提出之授權前例的被授權人，例如 Buffalo、 HP、RIM 等公司也是決定系爭專利組合權利金的最佳人選，故其提出的授權 前例與本案具有高度關連性79。 Davis 法官在判決後裁定表示：原告 Ericsson 提出之授權前例是否具可 比較性，較諸由法院為 JMOL 判決，更適合付諸交互詰問，被告 D-Link 有 機會就權利金費率如何分配的疑問，對原告 Ericsson 之專家證人提出反詰 問，被告D-Link 也可以提出自己的損害賠償專家來反駁原告 Ericsson 之專家 證人，哪一邊的專家證人所提出之權利金分配較為可信，是陪審團要決定的 75 Ericsson, Inc., 773 F.3d at 1232. 76 美國聯邦證據規則第 403 條規定，證據雖有關連性，但其證明力明顯不及於其所包 含之不公平偏頗之結果，或有混淆爭點、誤導陪審團之危險時，均得予以排除。 77 Ericsson, Inc., 773 F.3d at 1227. 78 Id. at 1235. 79 Ericsson, Inc., 2013 WL 4046225 at *16-18.
事實問題。此外，原告 Ericsson 負有 RAND 義務是眾所周知的，原告 Ericsson 給 802.11 產業標準設定組織即國際電機電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）的保證函（letter of assurance80）是
公開資訊，第三人可以知悉原告Ericsson 是否負有 RAND 義務，況且授權前
例的授權對象都是有經驗的同業，例如：Buffalo、HP、RIM 等公司，他們在
協商期間已知原告Ericsson 負有 RAND 義務，故原告 Ericsson 提出之授權前
例是在其RAND 義務下的協商81。 聯邦巡迴上訴法院同意授權前例是否可資比較，並非「證據能力」而為 「證據力」問題，但特別提到授權前例通常是在整體市場價值法則下的協 商，本案亦是如此，但因為原告 Ericsson 之專家證人已向陪審團解釋多元件 產品的價值要參照做此分析，故地方法院未排除其證詞即非可廢棄的錯誤。 然而，如被控侵權者要求法院給予陪審團特別的警告性指示，法院就應該向 陪審團解釋合理權利金應該是專利特徵對產品的增量價值，本案被告 D-Link 就整體市場價值法則未要求法院對陪審團為特別性指示，且地方法院確實已 指示陪審團有關 Georgia-Pacific 之參酌因素，在某種程度上已要求陪審團考 量分配法則，故聯邦巡迴上訴法院並未以地方法院沒有特別指示陪審團分配 法則的重要性為由，廢棄發回82。 3.1.2.3 關於公平合理無歧視之授權承諾 關於原告Ericsson 提出實施 802.11 標準之每片晶片權利金 0.5 美元的授
權要約，是否違反其 RAND 義務？Davis 法官表示：沒有方法可以決定 SEP
的精確數量，IEEE 並沒有去認定保證函中的專利就是 SEP，兩造的專家證人
也沒有嘗試確定 802.11 標準中 SEP 的數量，RAND 義務要求 SEP 專利權人
提供合理的授權要約，但何謂合理也沒有任何的指導原則，因此，創造了一 個以司法途徑來解決的情況。SEP 專利權人並不因為要求一個被授權人認為 80 保證函是專利權人給予標準設定組織之書面，其內容乃承諾將來會對第三人以公 平、合理、無歧視之條件為授權。 81 Ericsson, Inc., 2013 WL 4046225 at *17-18. 82 Ericsson, Inc., 773 F.3d at 1228.
