標準基礎專利之判決

目前在美國已有 4 個關於 SEP 之 FRAND 權利金判決，其中二個為專利 侵權訴訟⁶⁸，另二個則為違約訴訟⁶⁹，本文擬以其中之 Ericsson v. D-Link 一

66 產業標準設定使得中小企業容易進入市場，除了可以降低中小企業成本以鼓勵市場

競爭外，採用產業標準可以使產品或服務相互競爭、消費者亦可從中獲利，因為有 這些競爭上的優點，產業標準設定原則上可以免於受到競爭法上之規範。

67 一 般 SSOs 制 定 之 智 財 政 策 包 括 二 個 面 向 ： 一 為 公 開 揭 露 （ disclosure requirement），即要求參與產業標準制定之成員，必須對 SSOs 及參與者公開揭露其 持有之相關專利；另一則為要求參與成員承諾會以公平合理無歧視之授權條件授權 實施產業標準之第三人。

68 In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609 (N.D. Ill.

Oct. 3, 2013); see also Ericsson Inc. v. D-Link Sys., No. 6:10-CV-473, 2013 WL 4046225

案（下稱Ericsson 案）作為主軸，介紹 SEP 之 FRAND 權利金計算框架，並 比較與其他案件判決之異同。以 Ericsson 案作為主軸，乃因該案在陪審團判 決後，地方法院法官依兩造之聲請作成判決後裁定（Memorandum Opinion and Order），對於 SEP 如何評價及 FRAND 權利金如何計算，有詳細之書面 說明，且此案件因屬專利侵權訴訟，上訴後由專屬管轄專利侵權訴訟之聯邦 巡迴上訴法院受理⁷⁰，並已於2014 年 12 月 4 日做出判決。

原告Ericsson 於 2010 年 9 月 14 日，在德州東區地方法院控告我國廠商 友訊（D-Link）、宏碁（acer）、捷威（Gateway，係宏碁併購的美國子公 司）以及美國的無線通訊廠 Netgear 等公司，侵害其在「802.11 標準」中之 專利。2013 年 6 月 12 日德州東區地方法院的 Davis 法官針對原告 Ericsson 之 RAND 義務進行審判，翌日即 2013 年 6 月 13 日陪審團判決被告 D-Link 實施之「802.11 標準」侵害原告 Ericsson 在該標準中之「專利組合」其中的 3 個專利，被告 D-Link 應支付予原告 Ericsson 之 RAND 權利金為每個「最後 成品」（end products，即路由器或筆電）0.15 美元之合理權利金，兩造均聲 請依法逕為判決⁷¹，2013 年 8 月 6 日法官針對上開聲請案作成判決後裁定，

駁回兩造之聲請，維持陪審團之判決。被告D-Link 提起上訴，聯邦巡迴上訴 法院於 2014 年 12 月 4 日做出二審判決⁷²，針對兩造所爭執之「整體市場價 值法則之適用」、「授權前例是否可資比較」、「SEP 之 RAND 授權義 務」、「專利箝制及權利金堆疊」等議題，提出若干指導原則，分述如下：

(E.D.Tex. Aug. 6, 2013).

69 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012); see also Realtek Semicon-ductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998 (N.D. Cal. 2013).

70 美國專利法屬於聯邦法，故專利訴訟案件由聯邦法院管轄，參見 28 U.S.C. § 1338。

專利訴訟的第一審法院為各聯邦地方法院，至於第二審則專屬於聯邦巡迴上訴法院 管轄（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC，或稱 the Federal Circuit），參 見 28 U.S.C. § 1295。

71 參見前揭註 47。

72 Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

3.1.2.1 關於整體市場價值法則

本案被告D-Link 抗辯：原告 Ericsson 之專家證人以「最後成品即路由器 或筆電價值」作為權利金基礎，而未將權利金基礎侷限在最小可銷售元件之 WiFi 晶片；且無證據證明侵權的 WiFi 晶片驅動消費者對路由器或筆電的需 求，故原告之專家證人證詞不可採。原告 Ericsson 則主張：其專家證人提出 之權利金基礎並非最後成品的市場價值，而是「系爭專利對最後成品的貢獻 價值」，故其分析並未違反整體市場價值法則，何況兩造已合意以「被控侵 權產品銷售數量」作為權利金基礎⁷³。

德州東區地方法院 Davis 法官在判決後的裁定中指出：原告 Ericsson 的 專家證人 Bone 參酌「授權前例」作了二個不同層次的分配：第一個層次，

考量原告 Ericsson 在 802.11 標準之專利組合的授權收益；第二個層次，再對 原告 Ericsson 之專利組合授權收益予以分配，排除非系爭專利貢獻價值的部 分，結合這二個層次的分配，即得出系爭專利對 802.11 標準貢獻度之市場價 值。Davis 法官進一步說明原告 Ericsson 專家證人所分析的權利金基礎並非

「最後成品的市場價值」，而是「系爭專利對最後成品的貢獻價值」⁷⁴。

關於 SEP 如何分配，二審的聯邦巡迴上訴法院認為：首先，標準中的專 利特徵必須從非專利特徵中被分配出來；其次，專利權人的權利金必須被假

73 Ericsson, Inc., 2013 WL 4046225 at *14-15.

74 See id. at *15-16.

原告Ericsson 專利組合 授權收益100%

系爭專利授權 收益50%

802.11 標準 At the first level, Mr. Bone only considered revenue from the li-censing of Ericsson’s 802.11 port-folio.

At the second level, Mr. Bone apportioned the 802.11 licensing revenue to extract the value attrib-uted to non-asserted patents.

定是專利特徵的價值，而非專利技術被採為標準所增加的任何價值。法院必 須明確指示陪審團合理權利金損害賠償必須基於發明的增量價值，而非整體 標準的價值，或者專利被採為標準後增加的價值⁷⁵。針對本案，聯邦巡迴上 訴法院亦認為原告 Ericsson 之專家證人證詞並未違反分配原則，因其證詞具 關連性，且無違「容許關連性證據之價值」與「偏見誤導性證據」之權 衡⁷⁶，故有證據能力，從而地方法院未排除此專家證人之證詞，並沒有濫用 裁量權⁷⁷；但卻以地方法院未能指示陪審團「SEP 權利金必須從整個標準價 值中加以分配」、「RAND 權利金費率必須基於發明本身的價值，而非基於 被標準化後所增加的價值」為由廢棄發回⁷⁸。

3.1.2.2 關於可比較的授權前例

被告D-Link 抗辯：原告 Ericsson 之專家證人提出的授權前例是不同的技 術領域，沒有一個是與系爭專利相同，甚至很多授權範圍是全球性的；此 外，沒有一個授權前例是在原告Ericsson 的 RAND 義務下為協商，故均非可 比較的授權。原告 Ericsson 則主張：陪審團是決定該等授權前例是否可以比 較的最佳決定者，此外，其提出之授權前例的被授權人，例如 Buffalo、

HP、RIM 等公司也是決定系爭專利組合權利金的最佳人選，故其提出的授權 前例與本案具有高度關連性⁷⁹。

Davis 法官在判決後裁定表示：原告 Ericsson 提出之授權前例是否具可 比較性，較諸由法院為 JMOL 判決，更適合付諸交互詰問，被告 D-Link 有 機會就權利金費率如何分配的疑問，對原告 Ericsson 之專家證人提出反詰 問，被告D-Link 也可以提出自己的損害賠償專家來反駁原告 Ericsson 之專家 證人，哪一邊的專家證人所提出之權利金分配較為可信，是陪審團要決定的

75 Ericsson, Inc., 773 F.3d at 1232.

76 美國聯邦證據規則第 403 條規定，證據雖有關連性，但其證明力明顯不及於其所包 含之不公平偏頗之結果，或有混淆爭點、誤導陪審團之危險時，均得予以排除。

77 Ericsson, Inc., 773 F.3d at 1227.

78 Id. at 1235.

79 Ericsson, Inc., 2013 WL 4046225 at *16-18.

事實問題。此外，原告 Ericsson 負有 RAND 義務是眾所周知的，原告 Ericsson 給 802.11 產業標準設定組織即國際電機電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）的保證函（letter of assurance⁸⁰）是 公開資訊，第三人可以知悉原告Ericsson 是否負有 RAND 義務，況且授權前 例的授權對象都是有經驗的同業，例如：Buffalo、HP、RIM 等公司，他們在 協商期間已知原告Ericsson 負有 RAND 義務，故原告 Ericsson 提出之授權前 例是在其RAND 義務下的協商⁸¹。

聯邦巡迴上訴法院同意授權前例是否可資比較，並非「證據能力」而為

「證據力」問題，但特別提到授權前例通常是在整體市場價值法則下的協 商，本案亦是如此，但因為原告 Ericsson 之專家證人已向陪審團解釋多元件 產品的價值要參照做此分析，故地方法院未排除其證詞即非可廢棄的錯誤。

然而，如被控侵權者要求法院給予陪審團特別的警告性指示，法院就應該向 陪審團解釋合理權利金應該是專利特徵對產品的增量價值，本案被告 D-Link 就整體市場價值法則未要求法院對陪審團為特別性指示，且地方法院確實已 指示陪審團有關 Georgia-Pacific 之參酌因素，在某種程度上已要求陪審團考 量分配法則，故聯邦巡迴上訴法院並未以地方法院沒有特別指示陪審團分配 法則的重要性為由，廢棄發回⁸²。

3.1.2.3 關於公平合理無歧視之授權承諾

關於原告Ericsson 提出實施 802.11 標準之每片晶片權利金 0.5 美元的授 權要約，是否違反其 RAND 義務？Davis 法官表示：沒有方法可以決定 SEP 的精確數量，IEEE 並沒有去認定保證函中的專利就是 SEP，兩造的專家證人 也沒有嘗試確定 802.11 標準中 SEP 的數量，RAND 義務要求 SEP 專利權人 提供合理的授權要約，但何謂合理也沒有任何的指導原則，因此，創造了一 個以司法途徑來解決的情況。SEP 專利權人並不因為要求一個被授權人認為

80 保證函是專利權人給予標準設定組織之書面，其內容乃承諾將來會對第三人以公

平、合理、無歧視之條件為授權。

81 Ericsson, Inc., 2013 WL 4046225 at *17-18.

82 Ericsson, Inc., 773 F.3d at 1228.

不合理的金額，就違反其RAND 義務，相同地，被授權人也不會因拒絕 SEP 專利權人認為合理的權利金，就被認為是違反其RAND 義務，最初的要約應 該是被視為協商的起點。RAND 包括以善意來協商的義務，這個義務是一個 相互義務，潛在被授權人也有善意協商的義務⁸³，從而認為原告 Ericsson 提 出實施 802.11 標準之每片晶片權利金 0.5 美元的授權要約，雖與陪審團判決 之0.15 美元有所差距，但並未違反 RAND 義務。

聯邦巡迴上訴法院則從不同角度觀察而認為：計算涉及 RAND 義務之 SEP 合理權利金，很多是與 Georgia-Pacific 參酌因素無關或牴觸，或者需要 因 RAND 義務而加以調整，例如，第 4、5、8、9、10 個參酌因素，地方法 院法官應該斟酌個案之 RAND 承諾內容具體指示陪審團，例如本案，地方法 院法官應該指示「原告 Ericsson 承諾將以合理費率、無數量限制、合理條 件、全世界性、免於不公平歧視之條件為授權」，而非僅指示陪審團「原告 Ericsson 授權技術負有 RAND 義務」。法官必須指示陪審團原告 Ericsson 有 義務而非可選擇履行或不履行 RAND 承諾⁸⁴，從而以地方法院未能適當指示 陪審團「Ericsson 的 RAND 承諾」為由廢棄發回⁸⁵。值得一提者乃被告

聯邦巡迴上訴法院則從不同角度觀察而認為：計算涉及 RAND 義務之 SEP 合理權利金，很多是與 Georgia-Pacific 參酌因素無關或牴觸，或者需要 因 RAND 義務而加以調整，例如，第 4、5、8、9、10 個參酌因素，地方法 院法官應該斟酌個案之 RAND 承諾內容具體指示陪審團，例如本案，地方法 院法官應該指示「原告 Ericsson 承諾將以合理費率、無數量限制、合理條 件、全世界性、免於不公平歧視之條件為授權」，而非僅指示陪審團「原告 Ericsson 授權技術負有 RAND 義務」。法官必須指示陪審團原告 Ericsson 有 義務而非可選擇履行或不履行 RAND 承諾⁸⁴，從而以地方法院未能適當指示 陪審團「Ericsson 的 RAND 承諾」為由廢棄發回⁸⁵。值得一提者乃被告