本文意見

聯邦巡迴上訴法院並未明示持續性權利金之計算方式，在沒有可資適用 的框架下，各地方法院多先選擇以過去侵權的合理權利金作為計算未來的持 續性權利金之起點；再應用 Georgia-Pacific 參酌因素上下調整判決後的持續 性權利金（論者稱之為「modified Georgia-Pacific factors」 approach¹²³）；

最後，很多法院認為判決後繼續侵權是故意侵權，而慣例性地提高判決後的 持續性權利金費率¹²⁴（論者稱之為「willful infringer」 approach¹²⁵），但也

122 Mondis Tech. Ltd., 822 F. Supp. 2d at 653-57.

123 Joseph Lavelle, Ongoing Royalties: A New Development in Patent Damage Awards, DLA PIPER (Sept. 5, 2012), https://www.dlapiper.com/en/asiapacific/insights/publications/

2012/09/ongoing-royalties-a-new-development-in-patent-da__/.

124 See, e.g., Affinity Labs of Texas, LLC, 783 F. Supp. 2d 891, at 899 (Following a jury verdict and entry of judgment of infringement and no invalidity, a defendant’s continued infringe-ment will be willful absent very unusual circumstances.); I/P Engine, Inc. v. AOL Inc., No.

2:111cv512, 2014 WL 309245, at *3 (E.D. Va. Jan. 28, 2014) (finding post-judgment

in-有些法院對此並不認同，而認為陪審團判決只是確認「專利有效」及「被告 侵權」，然此二者於陪審團決定過去侵權之合理權利金時，已經考量在 內¹²⁶。

雖然聯邦巡迴上訴法院在Amado v. Microsoft Corp. 案中建議一旦當事人 知悉專利有效及被告侵權後，持續性權利金就會有所不同¹²⁷，並且在判決註 腳中建議以陪審團判決之合理權利金為底限，以原告之請求為上限，來酌定 持續性權利金¹²⁸。但美國學者 Lemley 教授不表贊同，其認為陪審團在判決 合理權利金時已經假設「專利有效」及「被告侵權」，沒有理由在決定持續 性權利金時再問相同的問題並衍生出不同的答案；且過去的合理權利金與未 來持續性權利金均是在決定相同事實，亦即「兩造在自由意願下均會同意的 權利金」，依美國憲法第七修正案的禁止複審條款，亦禁止法官或第二個陪 審團重複審判，否則有違憲之虞¹²⁹，因此，認為持續性權利金應該等同於合

fringement willful and increasing the ongoing royalty rate compared to the jury’s verdict).

125 Countryman, supra note 110.

126 See, e.g., Carnegie Mellon Univ. v. Marvell Tech. Grp., Ltd., 906 F. Supp. 2d 399 (W.D. Pa.

2012) (finding that a hypothetical negotiation that the patentee would be “largely satisfied with the exceptional returns on its minimal financial investments in the patents” and deny-ing patentee’s claim for enhanced damages); Univ. of Pittsburgh of Com. Sys. of Higher Educ. v. VarianMed. Sys., Inc., No. 08CV1307, 2012 WL 1436569, at *11 (W.D. Pa. Apr.

25, 2012), vacated and remanded on other grounds, 561 F. Appx 934 (Fed. Cir. 2014) (ex-plaining that the jury was “instructed to assume … that patent-in-suit was valid and was be-ing infrbe-inged” and findbe-ing that “no changed circumstances exist which would warrant a higher ongoing royalty rate than that set by the jury”); see also Ariba, Inc. v. Emptoris, Inc., 567 F. Supp. 2d 914, 918 (E.D. Tex. 2008) (reasoning that “it is logically inconsistent to ar-gue that a royalty calculation based upon assumptions of infringement and validity would change when those assumptions are replaced by jury findings of the same facts”).

127 Amado v. Microsoft Corp., 517 F.3d 1353, 1362 (Fed. Cir. 2008).

128 Id.

129 Mark A. Lemley, The Ongoing Confusion over Ongoing Royalties, 76 M^O.L.R^EV. 695, 704-05 (2011).

理權利金。本文認為此爭議之關鍵點在於陪審團判決是否會改變兩造協商之 地位？Amado 案認為判決確認「專利有效」及「被告侵權」改變了兩造協商 之地位，但本文認為這樣的看法稍嫌速斷，如同Ward 法官在 Mondis 案中所 述，陪審團在決定合理權利金時，已經假設「專利有效」及「被告侵權」，

尤其參考授權前例決定合理權利金時，已經考慮授權前例係在上開假設並不 確定的情況而為協商，因此，以授權前例為基準酌情提高合理權利金，故陪 審團判決確認「專利有效」及「被告侵權」，並沒有改變兩造協商地位。然 而，本文並非認為兩造協商之地位在陪審團判決後全然不會改變，蓋過去與 未來之技術、市場條件、經濟環境仍然可能不同，尤其判決使兩造法律地位 改變，因為原告也可以選擇不請求持續性權利金，待被告繼續侵權後假以時 日，另行提起第二個專利侵權損害賠償訴訟，在此情況下，被告將面臨故意 侵權之懲罰性賠償或律師費賠償，甚至於禁制令之威脅，凡此種種均為提高 持續性權利金之可能因素；反之，市場上也有可能出現更好的非侵權替代品 取代專利產品，或者被告迴避設計成功不再需要授權，甚至消費者喜好變更 致專利產品市場萎縮，而可能降低持續性權利金，畢竟「合理權利金」與

「持續性權利金」之假設協商時點不同，前者為開始侵權時，後者為陪審團 判決後，故「modified Georgia-Pacific factors」 approach 仍非在決定持續性 權利金時，可以去除不論之步驟。

聯邦巡迴上訴法院2012 年在 Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore &

Associates, Inc. 一案中亦曾經表示「判決後兩造地位的改變可能支持較陪審 團判決費率更高的費率，尤其『故意侵權』及『判決後繼續侵權』可以導致 較高之持續性權利金費率¹³⁰」，德州東區地方法院法官亦多以此加倍持續性 權利金之費率。但 Lemley 教授認為：既然法院認為禁止銷售侵權產品有害 被告權益及公眾利益，因此決定不核發永久禁制令，以免扼止合法之商業行 為，而准許被告繼續銷售侵權產品，如果對於法院允准之行為再懲罰被告，

130 Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Associates, Inc., 682 F.3d 1003 (Fed. Cir.

2012).

就顯得很奇怪¹³¹，有學者亦贊同這樣的看法¹³²。美國曾有學者實證分析 2006 年至 2015 年 35 個關於持續性權利金的判決，發現 25 件約占 71%的案 子法官決定之持續性權利金超過陪審團決定的合理權利金，25 件中以故意侵 權加倍持續性權利金占8 件，剩下的 17 件中的 3 件，法院提到故意侵權是持 續性權利金超過合理權利金的原因之一，其餘14 件，法院則以其他理由判決 持續性權利金超過合理權利金。此外，沒有一件判決的持續性權利金是低於 合理權利金¹³³，足見陪審團判決後之繼續侵權，是否構成故意侵權而可加倍 提高持續性權利金，美國司法實務似乎尚無定見。本文認為應該就法院不核 發永久禁制令之理由，分別情況來看，如果法院是基於公共利益的考量而不 核發永久禁制令予專利權人，例如 SEP 之專利技術，就不應該對繼續實施 SEP 之侵權人以故意侵權為由提高持續性權利金，但如兩造為競爭關係，而 法院認為侵權並未造成專利權人無法彌補之損害，尚有其他救濟途徑足以彌 補其損害（例如金錢賠償），因此未核發永久禁制令，則以故意侵權為由酌 情加重持續性權利金，似無不當，蓋法官未核發永久禁制令之理由在於案件 不符合eBay 案之 4 要件，並非許可繼續侵權。

綜上，本文認為以陪審團判決之「合理權利金」作為評估「持續性權利 金」的起點，有其理論基礎，蓋二者就專利技術本質、當事人及侵權產品等 有賴於相同證據之評價。但法院在決定持續性權利金時，應該再考量實際或 預期將會改變的技術、市場條件、經濟環境，乃至於兩造協商地位之變遷，

據以上下調整持續性權利金，但不可以陪審團判決確認「專利有效」及「被 告侵權」為由，即逕認兩造協商地位有所改變而提高持續性權利金。最後應 再斟酌駁回永久禁制令之理由，決定是否以故意侵權為由加倍提高持續性權 利金。

131 Lemley, supra note 129, at 702-03.

132 Seaman, supra note 111, at 244.

133 Sidak, supra note 109, at 175.

4. 結論

美國專利侵權損害賠償之判決總額及中位數自 2008 年以來不斷攀升，

法官與陪審團判決之損害賠償中位數差距甚遠，此現象引發各界對判賠金額 是否過度之熱議，爭論焦點在於「以 Georgia-Pacific 參酌因素計算合理權利 金之規則過於模糊」，另一被關注焦點則是「陪審團錯誤計算合理權利 金」。此外，「整體市場價值法則」之濫用則是導致過度賠償的另一個問 題。判賠金額過度之疑慮，引發修法之契機，2011 年 9 月 8 日美國參議院投 票通過接受眾議院版專利改革法（Leahy-Smith America Invents Act），該次 修法並未採取在實體法上限制賠償範圍之立法模式，而採行證據守門員之程 序方式，要求法官在審判前排除兩造提出有問題的方法論和證據，以免誤導 陪審團。

其實在 2011 年美國專利改革法通過前，聯邦巡迴上訴法院早已開始在 數個專利侵權損害賠償案件中¹³⁴，以美國聯邦證據規則第 702 條規定廢棄陪 審團之判決，要求地方法院法官擔任證據守門員之角色。其理由無非在於

「以 Georgia-Pacific 參酌因素計算合理權利金之規則過於模糊」，憂心「陪 審團錯誤計算合理權利金」，該法院甚至在前述 Ericsson 案中直言「依賴整 體市場價值法則可能誤導陪審團，因為陪審團可能沒有足夠能力瞭解需要分 配權利金費率到什麼樣的程度」。儘管美國學術及實務界均認知到「以 Georgia-Pacific 參酌因素計算合理權利金之規則過於模糊」，惟至今仍將之 奉為規臬，對於 Georgia-Pacific 各項參酌因素未給予陪審團具體指導原則之 批評，目前以立法及司法實踐的方式，除要求地方法院法官擔任證據守門員 外，更賦予其教練身分，要求法官針對個案事實具體指示陪審團有關之 Georgia-Pacific 參酌因素，至於和個案無關之參酌因素，則不必予以指示以 免誤導。此外，受到 RAND 承諾拘束之 SEP 的合理權利金估算更為複雜，

134 如本文「2.2.3 可比較的授權」、「2.2.4 分配法則、整體市場價值法則」提及之相關 案件。

聯邦巡迴上訴法院要求地方法院法官應該依個案專利權人實際所為之 RAND 承諾內容具體指示陪審團，而非僅空泛指示「原告之專利技術負有 RAND 義 務」一語，或者僅指示「決定合理權利金應考量Georgia-Pacific 之 15 個參酌 因素」，此外，無證據證明專利箝制或權利金堆疊之案件，更不必對指示陪 審團該等概念，以免誤導陪審團做出錯誤判斷。

聯邦巡迴上訴法院不斷重申專利技術必須是消費者購買產品的動機、構 成消費者需求之基礎時，始可適用整體市場價值法則於「最後成品」之售 價，否則權利金之基礎應該侷限於「最小可銷售元件」之價值。然而，如果 專利並非驅動消費者需求之基礎，但專利權人能提出之「授權前例」均以最 後成品售價作為權利金基礎時¹³⁵，則面臨兩難之處境，堅持以「最小可銷售 元件」作為權利金基礎，勢必得放棄「授權前例」之有力證據；採用整體市

聯邦巡迴上訴法院不斷重申專利技術必須是消費者購買產品的動機、構 成消費者需求之基礎時，始可適用整體市場價值法則於「最後成品」之售 價，否則權利金之基礎應該侷限於「最小可銷售元件」之價值。然而，如果 專利並非驅動消費者需求之基礎，但專利權人能提出之「授權前例」均以最 後成品售價作為權利金基礎時¹³⁵，則面臨兩難之處境，堅持以「最小可銷售 元件」作為權利金基礎，勢必得放棄「授權前例」之有力證據；採用整體市