4. AIA 複審程序兩階段審理結構功能分析與 司法、行政程序元素之組合與交錯
4.2 本案審判階段 .1 審判時程
4.2.6 最終書面決定
PTAB 針對經立案之案件,除當事人和解或因其他因素駁回者外,均會 作成書面決定以終結案件。即使經當事人和解,PTAB 亦有權限仍就管轄 權、可專利性與美國專利商標局相關實務等有關事項作成書面決定。PTAB 此一不受當事人拘束的權限,當事人之程序參與並非程序進行之要件,較具 行政程序的色彩,因此,也可以得知複審程序亦非純粹的審判程序181。即使
179 Office Patent Trial Practice Guide, supra note 113, at 48,764; SAP Am., Inc. v. Versata Dev.
Grp., Inc., No. CBM 2012-00001, at 7-8, 11-12 (June 11, 2013), aff’d, Versata Dev. Grp., Inc. v. SAP Am., Inc., 793 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2015).
180 Dreyfuss, supra note 8, at 269.
181 Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131, 2144 (2016).
當事人和解,PTAB 仍有權限繼續程序之進行182。此點於案件上訴至 CAFC 後亦同,專利商標局仍得以繼續參與程序183。此點與訴訟程序完全不同,而 保留清楚的行政程序特徵,確保專利商標局得以針對無效之專利盡其審查之 能。
複審案件之最終書面決定產生兩個主要效果:1.最終書面決定類似判決 之既判力與產生失權效等一事不再理之效果184。2.當事人得以向 CAFC 對之 提起上訴以尋求救濟185。
4.2.6.1 禁反言與一事不再理
為了確保爭端的徹底解決,複審程序之最終書面決定產生類似既判力的 效果。首先,專利權人受到該最終書面決定之拘束,自不待言。其次,複審 程序之申請人或與申請人具備利益關係之實質當事人或申請人之關係人不得 再於專利商標局之其他相關程序中,就本案系爭專利請求項之可專利性,提 出在本複審程序中已經提出或合理可得提出而未提出之主張186。針對已經提 出之主張不得再行提出,係屬類似判決既判力之效果,蓋此處雙方當事人已 經於本程序中盡其攻防之能事,自應受相關判斷之拘束。而合理可得提出而 未提出之主張,申請人日後亦不得提出,則屬於失權之效力,對於申請人未 來救濟權利之影響非常大,當事人必須特別注意。此處受到限制的範圍,僅 限於特定複審程序所得提出主張範圍之內,因此,IPR 程序禁反言與一事不 再理之範圍,較PGR 程序為狹窄187。
除此之外,此處類似既判力與失權之效果,擴張及於複審程序以外。對 於 PGR 與 IPR 程序,就本複審程序中已經提出或合理可得提出而未提出之 主張,其限制效果擴張至聯邦地方法院以及國際貿易委員會之爭訟程序。至
182 Id.at 2144;35 U.S.C. § 317(a).
183 Cuozzo Speed Techs., 136 S. Ct. at 2144.
184 請參見後述 4.2.6.1 之說明。
185 請參見後述 4.2.6.2 之說明。
186 37 C.F.R. § 42.73(d)(1).
187 蔡佳穎,前揭註 9,頁 40。
於 CBMR 程序,其於聯邦地方法院程序與國際貿易委員會程序之限制效果較 為限縮,僅限於實際已於CBMR 程序中已經提出之主張,始受到禁反言效力 拘束,而不及於未提出之主張188。
從專利權人之角度言之,一事不再理之制度是保障專利權人安定性的重 要制度,以避免其不斷受到特定申請人以及其可控制之關係企業一再挑戰該 專利之情形。從申請人之角度,則有必要於開啟程序之前,慎選其專利無效 之主張。主張一旦失敗,日後即不得再行提出。除已經提出之主張之外,其 他未提出之主張,如被認定屬於應屬合理可得提出者,於未來之複審程序以 及聯邦法院與國際貿易委員會程序(如前程序為 IPR 或 PGR 複審程序),
產生失權之效果,申請人亦將喪失提出之機會。由於複審程序之申請有嚴格 字數限制,因此,也無法窮盡所有可能主張,勢必嚴加選擇,以求一次解決 專利效力之爭議。
4.2.6.2 上訴
如前所述,上訴原則上不得針對立案決定為之。但 PTAB 作成最終書面 決定後,當事人得以對之上訴以尋求救濟,而上訴應向 CAFC 提起之189。因 此,專利權人雖然不得針對立案決定上訴,但仍有機會針對本案最終決定上 訴,CAFC 因此仍得以就系爭專利相關效力問題加以審查。畢竟立案決定最 重要的門檻問題是專利是否有特定程度之無效可能,而該項認定在立案階段 固屬重要,但於本案決定專利有效性之後,已經失去重要性。CAFC 針對專 利是否有效直接加以審理,足以保護專利權人最終的權益。
4.3 小結
兩階段審理結構,將審判的重心區分為立案與審判階段,在實質上將立 案階段的重要性加以提升,是美國專利複審程序的設計重點。在立案階段確
188 AIA § 18(a)(1)(D).
189 35 U.S.C. §§ 319, 329.
定審判爭點,是 PTAB 對於審判期程能夠充分掌握的重要因素之一190。更重 要者,為立案門檻之設計,具備實質審理的性質,屬於特殊的過濾門檻,其 設計非常特殊,為專利訴訟所無,其運作影響複審程序的效果至鉅。除此之 外,複審程序上嚴格的時間要求與限縮的證據開示程序,亦為其簡速程序的 要素。而其在程序上,就證明程度之要求以及解釋專利範圍方法之採取,則 與訴訟程序有重大不同。複審程序以不同之申請主體與審查客體設計三層次 之審查架構,並以兩階段審理結構作為程序進行之主幹,目的在於創設出有 效的專利再審查機制。
就行政程序與司法程序重要程序元素的交錯適用所顯示的特殊功能而 言,複審程序屬於一個具備司法程序特徵的審判程序191,提供快速且費用較 低的專利效力審判程序192,進而在某種程度上取代聯邦地方法院之司法審判 程序。於 AIA 立法過程中,立法者明確表達此一目的,程序之設計上,也具 備強烈的司法審判之性格,並表現在複審程序中申請人的程序參與權利、證 據開示程序與證據之提出、舉證責任與最終書面決定之效果等幾個面向。然 而,複審程序雖引進適用司法審判程序要素,但仍保留行政程序的重要程序 特徵,表現於欠缺當事人適格之要求、當事人之程序參與並非程序進行之要 件、舉證責任之差異、就立案決定不得上訴、允許專利範圍修正之申請、即 使經當事人和解仍得作成最終書面決定、複審程序採取 BRI 解釋標準等幾個 面向之上,而表現出程序元素的交錯適用的情形。因此,複審程序雖具備前 述審判程序要素的特點,但藉由程序元素的重組,進行相對應之調整,例如 針對申請人雖具備程序參與權利,但程序之進行有嚴格的時間限制,當事人
190 朱浩筠,前揭註 9,頁 24。
191 Google Inc. v. Jongerius Panoramic Techs., LLC, No. IPR2013-00191, at 4 (P.T.A.B. Feb.
13, 2014) (describing the procedure as a “trial, adjudicatory in nature and constitutes litiga-tion”) (Decision on petitioner’s motion for Pro Hac Vice admission of James R. Batchelder).
192 See H.R. REP. No. 112-98, pt. 1, at 48 (2011) (noting that IPR is a “quick and cost effective alternativ[e] to litigation”); S. REP. No. 110-259, at 20 (2008) (noting that IPR is “a quick, inexpensive, and reliable alternative to district court litigation”) .
原則上只有一次機會提出攻防主張,非如同訴訟程序得以較無限制的盡其攻 防之能事。針對證據開示程序與證據之提出而言,當事人所能進行之證據開 示程序之形式與範圍均較聯邦地方法院相關程序更為限縮。針對 IPR 程序而 言,其所能提出之先前技術更限於專利以及印刷出版物。類此限制對於當事 人提出攻防方法產生限制,係基於行政程序的簡速目的,以求儘速確認系爭 專利之效力。而如當事人針對 PTAB 最終書面決定加以上訴,CAFC 針對 PTAB 決定之審查基準係適用行政程序法之相關規定,屬於法院對行政機關 決定所為之司法審查,更是行政程序性格的重要體現193。依據同樣理由,針 對美國專利商標局對於 IPR 程序部分條文之解釋,美國最高法院亦認定應給 予高度之尊重194。
美國最高法院指出,複審程序之所以與訴訟程序有重大不同,主要係基 於不同之程序目的。聯邦法院專利訴訟程序中,雖就專利有效性加以審查,
其目的係解決當事人間之權利義務之具體爭端。複審程序雖然也具備此一作 用,但複審程序之主要目的與 AIA 之前之再審程序相同,係針對行政機關對 於專利之授與此一行政決定(agency decision)所進行的重新審查195。此一 目的係為了確保公眾利益不受無效專利所生不當限制而存在196。由於複審程 序具備保護公眾利益之目的,其設計之重點在於重新審視核發專利此一行政 行為之合法性,相關程序之規範超越當事人間的權利義務關係,因此,與訴 訟程序有重大之差異存在,因而複審程序必須保留相當之行政程序要素。由 此可知,以較為便宜與快速之程序以取代聯邦地方法院審判專利有效性,並 非複審程序之唯一設計目的197,而更包括得以更有效的方式,進行行政決定 之正確審查。實則,由複審程序採取優勢證據之證明程度,以及 BRI 解釋標
193 5 U.S.C. § 706.
194 Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131, 2144 (2016) (citing Chevron U.S.A. Inc.
v. NRDC, 467 U.S. 837); Sipe, supra note 170, at 430 n.72.
195 Id. at 2145.
196 See id.
197 Dreyfuss, supra note 8, at 260 n.159.
準,PTAB 所作決定,係專利商標局審查官原本應做出之正確決定198,與聯 邦法院訴訟程序則未必相同。綜上所述,複審程序同時兼具審判程序與行政 程序的性格,係以訴訟的方式保護私人利益做為手段,以求公眾利益的確 保,實屬在專利領域上,交錯適用司法與行政程序的重要程序要素的重要體 現。本文以下將進一步就複審程序至今的實踐結果,以數據加以驗證,瞭解 其設計的重心是否達到其規範之目的。