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4. AIA 複審程序兩階段審理結構功能分析與 司法、行政程序元素之組合與交錯

4.1 立案申請階段

4.1.3 立案決定

PTAB 於審酌申請書與如經提出之專利權人初步答辯書後,依據個別程 序立案門檻規定,做出是否立案之決定。換言之,PTAB 只有在認定針對個 別專利請求項申請人已盡其舉證責任,滿足相關立案門檻的規定時,始會立 案。於專利權人提出初步答辯書之前,PTAB 即可能做出拒絕立案之決定。

除此之外,如 PTAB 認定其無法在法定期限內完成本案認定,亦可能拒絕立 案。僅有經由立案決定之專利請求項,始會進入審判程序131

如前所述,立案門檻於 PGR 程序為系爭專利至少一請求項之無效可能 性較其有效可能性為高者而言 132,於例外狀況下,如本申請提出一新而未 決之法律上議題,而對於其他專利權人或其他專利申請有其重要性者,PTAB 亦得立案之133。IPR 程序之立案門檻則為針對系爭專利之各請求項,申請人 對其效力的質疑具有合理可能性存在者 134。該等門檻,均係針對本案事項 進行實質審查。立案採取實質審理是專利複審制度上的重要設計,藉由實質 審理,以確保主張充分之案件始得立案,發生重要的過濾功能,使 PTAB 得 以將審理資源集中,以滿足程序迅速與經濟的要求。值得注意者為,當事人 不得針對關於立案與否之決定本身上訴135。就此而言,立案決定不受司法審

129 蔡佳穎,前揭註 9,頁 35。

130 37 C.F.R. §§ 42.107(d), 42.207(d).

131 Office Patent Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. at 48,757.

132 35 U.S.C. § 324(a); 37 C.F.R. § 42.208(c) (2012).

133 35 U.S.C. § 324(b).

134 37 C.F.R. § 42.108(c).

135 35 U.S.C. § 314(d); 37 C.F.R. § 42.71(c).

查,此係AIA 將立案重要權限賦予美國專利商標局的重要設計。

4.1.3.1 立案決定之審查

PTAB 立案之認定,原則上為書面審查,其審查資料包括雙方提出之書 面陳述與相關證據附件,包括專家證人的證言證據(testimonial evidence)在 內。如有正當事由,PTAB 亦允許申請人針對專利權人初步答辯書內容提出 回應136。雖然目前規範放寬允許專利權人提出證言證據,但畢竟立案申請階 段仍屬於書面審查形式,無法確實進行事實之認定,因此,如專利權人所提 出的證言證據,在雙方主張間,產生重要事實上真正的爭議(a genuine issue of material fact),則 PTAB 在此一階段就此一爭議會以對於申請人最為有利 的角度認定事實,以決定是否立案137。此點與聯邦地方法院訴訟程序上的即 決判決(summary judgment)有其類似之處,但亦有所不同。即決判決之認 定,係以法律問題與事實問題之分野為核心,讓法官得以在訴訟之前階段就 純粹法律問題加以處理。而此處立案決定之審查,重心在於申請人之立案申 請是否滿足立案門檻此事,其審查無法排除事實問題之審酌,亦即 PTAB 就 申請人所提出事實主張,於其立案決定並非一概接受,但如專利權人與申請 人所提出之事實主張有矛盾之處,則以申請人所提事實主張為準。

4.1.3.2 立案決定與救濟

如 PTAB 決定立案,可能針對申請人主張之全部或一部為之。如有必 要,PTAB 可能會於立案決定中,針對系爭專利提供初步的申請專利範圍解 釋138。如 PTAB 駁回申請而拒絕立案,申請人得於 30 日內申覆之(request for rehearing),而如 PTAB 僅就申請人部分主張立案,申請人亦得於 14 日 內申覆之。申覆申請之提出不影響相關期間之進行139,申覆審查之審查基準

136 37 C.F.R. §§ 42.108(c), 42.208(c).

137 Id.

138 Rules for Practice for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board and Judicial Review of Patent Trial and Appeal Board Decisions, 77 Fed. Reg. 48,612, 48,627 (Aug. 14, 2012) (Response to Comment 17).

139 37 C.F.R. § 42.71(d).

係濫用裁量權(abuse of discretion)140。應注意者為,申覆乃美國專利商標 局內部救濟流程,此係關於立案決定的唯一救濟管道。就立案決定不得上訴 此點而言,排除司法救濟機會,是立法者提供給行政機關之重大判斷餘地,

突顯複審程序重要的行政程序特徵。

針 對 立 案 之 相 關 決 定 , 包 括 立 案 或 不 立 案 之 決 定 , 均 不 得 上 訴 於 CAFC141。美國最高法院亦已經就此確認,指出美國專利法第 314 條第(d)項 就本條下關於 IPR 程序立案與否的決定(whether to institute an inter partes review)係屬終局且不得上訴(final and non-appealable)之規定,除應解釋 為專利權人不能在複審進行中針對立案決定上訴以外,也不能在針對本案最 終書面決定上訴時一併針對該立案決定上訴。換言之,如果專利權人針對 IPR 最終書面決定提出上訴,並不得針對 PTAB 當初之立案決定加以挑戰。

此除係上述法律文字規定最直接的解釋以外,也是 AIA 立法者賦予美國專利 商標局強大審查專利權限的立法目的所要求。蓋如果 PTAB 最終決定會因為 當初立案時初步決定的一些技術問題而被推翻,將難以達成AIA 的立法目 的142

美國最高法院並非將 PTAB 之立案決定完全排除於司法審查之外。最高 法院指出,所謂不得上訴者,限於針對特定的法律規範所提出之主張而言。

詳言之,如上訴人所指摘之法律規定,與 IPR 最終立案決定之適用與解釋有 密切關連,則屬不得上訴之列143。例如 Cuozzo Trading Technologies 一案 中,專利權人就該案申請人違反美國專利法第 312 條所訂申請主張應「具 體」(with particularity)之要求,因而 PTAB 立案之決定係屬違法之主張,

並非合法之上訴理由。蓋第 312 條係屬與第 314 條立案決定有密切關連之規 範,因為申請主張是否具體,實與第 314 條第(a)項授權 PTAB 認定申請書中

140 37 C.F.R. § 42.71(c).

141 35 U.S.C. § 314(d); 37 C.F.R. § 42.71(c).

142 Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131, 2139-40 (2016).

143 Id. at 2141.

所提供資訊是否足夠開啟複審程序之規定相差無幾之故144

反之,如針對該等法規以外提出上訴,則非本案最高法院判決所涵蓋的 對象。換言之,如此處針對立案決定提出上訴,係以違反憲法規定為上訴理 由,或其所主張違反之法規,與 IPR 立案決定本身非屬密切關連者,抑或該 上訴理由產生解釋上的問題,就其範圍或影響均遠超過美國專利法第 314 條 者,則非屬本案判決所規範之對象,是否得以上訴,仍應個案判斷之145。最 高法院舉例,就憲法規定而言,例如針對程序進行,主張有通知上的欠缺,

導致正當法律程序之違反(due process of law)之憲法上爭議者,仍得允許上 訴。又或者如果 PTAB 逾越其法律上權限,如在 IPR 程序中依據非該程序所 允許的法律上依據(如明確性要求之違反)判決專利無效者,則亦屬可以上 訴者146

最高法院在此所提出之標準,有其模糊之處,蓋上訴條文究竟是否與第 314 條「有密切關連」仍有相當模糊空間,因此,仍待司法實務後續的發 展,以確知其允許上訴的確實空間。然而,就實務運作而言,最高法院目前 見解應可維持立案後程序的穩定性,如果專利在複審之最終決定被認定為無 效者,專利權人將無法以程序開啟的瑕疵挑戰該最終決定。

4.2 本案審判階段

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