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4. AIA 複審程序兩階段審理結構功能分析與 司法、行政程序元素之組合與交錯

4.1 立案申請階段

4.1.1 立案申請

複審程序係由申請人提出立案之請求而開啟。PTAB 複審程序之相關規

105 37 C.F.R. §§ 42.107(b), 42.207(b) (2013).

106 AIA §§ 6(a)(314)(b)(1), 6(a)(324)(b)(1).

107 AIA §§ 6(a)(314)(c), 6(a)(324)(c)(2).

108 AIA §§ 6(a)(316)(a)(11), 6(a)(326)(a)(11).

109 以下關於 AIA 複審程序之兩階段審理結構之論述,部分內容係改寫自陳在方,前揭

註 10,頁 114-125,並經新增與調整重要分析論點與實質評論,增加程序元素交錯適 用的觀察與分析而成。

則對於文件之提出均有嚴格的格式限制、字數或頁數規定與其他要求,當事 人必須嚴格遵守。目前針對 PGR 或 CBMR 程序申請書字數限制為 18,700 字,而IPR 程序之申請書則為 14,000 字110。如提出任何文件於PTAB,依規 定原則上應隨同全部附件以電子方式提出(electronic filing),並送達給 對造當事人111,此規定亦包括此處之申請。

申請人應於申請書表明與本案具利益關係之實質當事人(real party-in-interest, RPI)112。所謂RPI 係指形式上雖非申請人,但複審申請之提出,對 其有實質之利益,可說此申請之提出,係為其人所提出者而言113。RPI 之認 定並無明確具體規定,而應依據個案事實認定之,原則上包括關係企業或其 他對於申請人之複審程序行為有控制能力者而言114。RPI 的認定極具重要 性,因RPI 與申請人同受類似既判力與失權效等一事不再理規範之拘束115。 申請書中亦應表明複審申請所挑戰之專利符合各該程序申請之規範,並 具體表明其所主張之專利請求項係屬無效之法律上依據與理由116。申請書中 應提出系爭專利請求項之申請專利範圍應如何加以解釋。如係基於特定先前 技術而提出專利無效之主張時,須指出該等先前技術含有系爭專利請求項各 元件之處。如未具體指出,PTAB 即會駁回申請而拒絕立案117。由於申請書 有嚴格的字數限制,並考量可能發生之失權效力,申請人必須嚴格檢視與挑 選其所欲提出的主張與論點,並應謹慎選擇較為有說服力之論點。

為了確保複審程序的時效性,相關時程的規定非常緊湊與嚴格。而複審 程 序 的 時 程 規 定 , 其 起 始 點 即 為 經 PTAB 所指定 之本 案申請 日( filing

110 37 C.F.R. §§ 42.24(a)(1)(i)-(ii).

111 37 C.F.R. § 42.6(e).

112 35 U.S.C. § 312(a)(2) (2012).

113 Office Patent Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. 48,756, 48,759 (Aug. 14, 2012).

114 蔡佳穎,前揭註 9,頁 39。

115 Office Patent Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. at 48,759.

116 37 C.F.R. §§ 42.104, 42.204.

117 Synopsis, Inc. v. Mentor Graphics Corp., No. IPR2012-00041, at 17-18 (P.T.A.B. Feb. 22, 2013) (Decision on institution of Inter Partes Review).

date)。應注意者為,申請日並非送出申請即開始起算,而係 PTAB 認定申 請人完成相關規定提出文件、送達對造程序完成、繳交相關費用後,由 PTAB 指定之。不完全的申請書有 1 個月的期間得以補正,如逾期間 PTAB 將駁回該次申請118

複審程序另外設有立案申請之限制規定,排除申請人之申請權限。1.申 請人(包括 RPI 在內)如已經針對系爭專利於聯邦地方法院提起確認專利無 效之訴,則不得提起 PGR 或 IPR 之申請119。複審制度在於提供聯邦地方法 院專利訴訟以外的有效替代方案,如申請人已經針對系爭專利先行提出確認 專利無效之訴訟,則無疊床架屋允許複審程序之必要。但如申請人係於聯邦 地方法院先遭專利權人控訴專利侵權,並於該訴訟提出專利無效之抗辯,則 不受此處限制,而仍得提出相關申請120。此係因為如果申請人並非主動提出 專利無效之確認之訴,只是被動的在聯邦地方法院應訴者,複審程序正可發 揮其訴訟替代之作用。2.申請人、RPI 或申請人之關係人(privy of the peti-tioner)如已經收受系爭專利民事侵權訴訟之訴狀超過 1 年,則不得再行提起 IPR 程序之申請121,此係因為如果聯邦地方法院程序已進行之時間過久,則 無另行進行 IPR 程序之實益,反而造成程序上之浪費,而被不當利用為拖延 訴訟或逼迫和解之手段122

複審程序之申請人得自由提出立案之請求,以開啟複審之審判程序,申 請人具備重要的程序參與權利,此點與當事人得於聯邦地方法院自由提起確 認專利無效之訴相似123,申請人擁有程序參與權利,係典型司法程序的重要 程序元素。實則,如後所述,申請人得充分參與整個複審程序之進行,就系

118 37 C.F.R. § 42.106(b).

119 35 U.S.C. §§ 325(a)(1), 315(a)(1).

120 35 U.S.C. §§ 325(a)(3), 315(a)(3).

121 35 U.S.C. § 315(b).

122 蔡佳穎,前揭註 9,頁 36。

123 惟此點應注意聯邦地方法院訴訟程序有嚴格的當事人適格(standing)要求,而複審

程序並無此一要求。

爭專利之效力得以充分盡其攻防之權利,此點亦與訴訟程序相近。與此相 對,在程序之開啟階段,複審程序仍具備重要的行政程序要素,例如並無當 事人適格的要求已如前述。美國訴訟程序具備嚴格的當事人適格要求,以確 保當事人對於訴訟程序的結果有具體的利益存在。但複審程序並無此一要 求124,以儘量開啟專利審查之程序,對於當事人間具體爭端之存在與否,則 非程序上審酌之重點。因此,在複審程序之開啟階段,即顯現程序元素交錯 適用的情形。

4.1.2 專利權人初步答辯書(Patent Owner Preliminary

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